Uno sguardo alla prassi dell’Ufficio Europeo

Una presa di posizione contraria a quanto appena esposto sarebbe in primo luogo contrastante con quanto disposto dalla norma, ma ancor prima si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto europeo e con la prassi seguita dall’EPO relativamente alla procedura di limitazione centralizzata, le cui condizioni di esperibilità sono dati unicamente dall’esigenza di rimanere entro i margini del contenuto della domanda di brevetto senza aggiunta di materia nuova, e dal fatto che la protezione conferita originariamente non venga estesa.

5.7.1. Il limite del contenuto della domanda: il “gold standard” e il “novelty test”.

Osservando in primo luogo come opera l’Ufficio Europeo in relazione al contenuto della domanda, occorre evidenziare come lo stesso abbia più volte autorizzato la possibilità di integrare le rivendicazioni con l’aggiunta di elementi provenienti dalla descrizione e dai disegni adottando il criterio del novelty test, per cui tale operazione risulterebbe ammissibile a condizione che l’oggetto della rivendicazione così come riformulata possa esser desunto in modo diretto e non ambiguo dalla descrizione stessa, e deve inoltre essere chiaro all’esperto del ramo che tale elemento concorra a risolvere il problema tecnico già individuato; in tal modo sarà inoltre rispettato quel

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“gold standard” che l’EPO richiede per tutte le modifiche concernenti il brevetto

europeo264. In caso contrario oltre a non essere rispettato il requisito di cui all’art. 123,2 CBE, sarà integrata quell’ipotesi di nullità consistente nel fatto che «l’oggetto

del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda nel testo depositato in principio» come previsto dall’art. 138,1,c CBE.

È stato così affermato dalla Board of Appeal265 che «An amendment of a claim by the

introduction of a technical feature taken in isolation from the description of a specific embodiment is not allowable under Article 123(2) EPC if it is not clear beyond any doubt for a skilled reader from the application documents as filed that the subject-matter of the claim thus amended provides a complete solution to a technical problem unambiguously recognizable from the application».

5.7.2. Descrizione come “serbatoio” di informazioni? L’intermediate generalisation e i limiti al “ripescaggio” di materia.

Ammessa in linea di principio la possibilità di riformulare in via limitativa le rivendicazioni tramite materia tratta dalla descrizione, la Divisione di esame si preoccupa inoltre di valutare che tale operazione non si tramuti in un indebita

“intermediate generalisation”.

Questo fenomeno è stato così definito dalla Board of Appeal266: «Subject-matter as

amended is a generalisation of a particular embodiment (originally disclosed), which is at an intermediate point between that particular embodiment and the definition in general terms of the invention as originally disclosed».

264 Tale standard prevede che «any amendment to the parts of a European patent application or

of a European patent relating to the disclosure (the description, claims and drawings) is subject to the mandatory prohibition on extension laid down in Article 123(2) EPC and can therefore, irrespective of the context of the amendment made, only be made within the limits of what a skilled person would derive directly and unambiguously, using common general knowledge, and seen objectively and relative to the date of filing, from the whole of these documents as filed…». In questo

senso depone la decisione della Board of Appeal T 248/12 in www.epo.org; nello stesso senso si vedano T 1206/01, T 731/03, T 1407/06 e T 1772/06, in www.epo.org.

265

Si veda la decisione T 284/94 in www.epo.org; nello stesso senso, riguardanti la presentazione di una domanda divisionale, depongono le decisioni T 402/00 in www.epo.org e T 423/03, in www.epo.org per cui «the subject-matter claimed in the divisional application has to be

compared with the content of the earlier (parent) application as filed, whereby the content of an application comprises the whole disclosure, express or implied, that is directly and unambiguously derivable from the application including information which is implicit and immediately and unambiguously apparent to a person skilled in the art reading the application».

266

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Affinché sia rispettato il requisito di cui all’art. 123,2 CBE per cui l’oggetto del brevetto modificato non deve andare oltre il contenuto della domanda iniziale, le linee guida dell’EPO267, premettendo che «the content of the application as filed must

not be considered to be a reservoir from which individual features pertaining to separate embodiments can be combined in order to artificially create a particular combination»,

prevedono che, qualora una caratteristica venga presa da una forma di realizzazione solo descritta e aggiunta ad una rivendicazione, deve essere accertato che:

« – the feature is not related or inextricably linked to the other features of that embodiment. and

– the removal of the omitted features from the embodiment passes the three-point or essentiality test described in H-V, 3.1268

above, and

– the overall disclosure justifies the generalising isolation of the feature and its introduction into the claim».

Applicando tali regole si vuole evitare che qualsiasi elemento compreso nella descrizione possa essere trasferito isolatamente nelle rivendicazioni. Passando in rassegna varie decisioni relative a brevetti europei è stato possibile constatare casi in cui l’intermediate generalisation è stata ammessa e casi in cui quest’operazione è stata respinta in quanto contrastante con quanto disposto dall’art. 123,2 CBE.

Partendo da un semplice esempio è possibile illustrare entrambi i casi.

Ipotizziamo che la rivendicazione originaria richieda la protezione di «A+B», mentre la descrizione illustri il trovato tramite gli elementi «A+B+C+D+E». Essendo la rivendicazione molto generale, per ovviare ad una possibile mancanza di novità o attività inventiva il titolare richiede di modificare in via limitativa la rivendicazione

267 Guidelines EPO ed. 2012 (Parte H, V – 3.2.1) in www.epo.org

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L’”essentially test” consiste nel verificare che l’aggiunta o la rimozione di una caratteristica dalle rivendicazioni non violi l’art. 123,2 CBE, e ciò accade se la persona esperta del ramo è capace di riconoscere in modo diretto e non ambiguo che:

«(i)the feature was not explained as essential in the disclosure;

(ii)the feature is not, as such, indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem the invention serves to solve; and

(iii)the replacement or removal requires no real modification of other features to compensate for the change».

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inserendo l’elemento «C» di modo che la nuova protezione ricada in modo più specifico su «A+B+C».

Dato l’esempio di base è possibile rilevare che l’ammissibilità o meno della

intermediate generalisation o intermediate restriction dipenda nella maggior parte dei

casi dal rapporto che intercorre tra l’elemento inserito nella rivendicazione emendata e gli altri elementi presenti nella descrizione, non trasposti nell’ambito di protezione: nei casi in cui si è osservato che gli elementi descritti «A+B+C+D+E» fossero tra loro collegati inscindibilmente sia dal punto di vista funzionale che strutturale, di modo che una persona esperta del ramo non avrebbe saputo trovare un significato inventivo di un singolo elemento fuori dal contesto in cui era stato descritto, l’aggiunta isolata dell’elemento «C» nella rivendicazione è stata giudicata inammissibile; nei casi invece in cui ognuno degli elementi ricompresi nella descrizione risultasse capace di produrre autonomamente un effetto tecnico senza necessariamente essere combinato con gli altri, la trasposizione di uno di essi nella rivendicazione è stata ritenuta ammissibile qualora per l’esperto del ramo fosse senza dubbio riconoscibile che ad esempio la combinazione «A+B+C» potesse esplicare funzionalità tecniche a prescindere dall’unione con «D+E»269.

5.7.3. Il limite dell’oggetto della protezione originaria.

Un ulteriore limite all’introduzione nelle rivendicazioni di elementi tecnici estratti dalla domanda lo si trova sempre espresso nelle linee guida dell’EPO270, le quali dichiarano inaccoglibili quelle istanze di limitazione in cui l’aggiunta di materia tenda a trasformare l’oggetto del brevetto in un aliud differente rispetto quello risultante dal deposito effettuato in origine. È comprensibile dunque che,

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Per le decisioni in cui la Board of Appeal ha ritenuto non ammissibile una “intermediate

generalisation” si vedano in www.epo.org: T 1164/04, T 200/04, T 166/04, T 264/03,T 25/03; per le

decisioni in cui invece tale operazione è stata ritenuta valida si vedano T 300/06, T 461/05, T188/05, T70/99, T 425/06, T 879/09 sempre in www.epo.org.

270 In particolare la Rule 95 (2) prevede che la Divisione d’esame, nel corso della procedura centralizzata di limitazione, «shall examine whether the amended claims constitute a limitation

vis-à-vis the claims as granted or amended in opposition or limitation proocedings», mentre le

Guidelines EPO ed. 2012 (Parte D, X – 4.3) in www.epo.org esplicitano che «The term "limitation" is

to be interpreted as meaning a reduction in the extent of protection conferred by the claims. Mere clarifications or changes made to protect a different subject ("aliud") are not to be considered as limitations»

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prendendo in considerazione l’esempio della bicicletta, se in una rivendicazione viene aggiunta al veicolo la caratteristica di un «motore elettrico», l’oggetto “bicicletta” verrebbe trasformato nell’oggetto “motocicletta”. In questo caso oltre a mutare l’oggetto del brevetto, il rischio è quello di incorrere nella causa di nullità prevista nell’ipotesi in cui la protezione del brevetto è stata estesa, disciplinata sia dall’art. 138,1,c).

Sulla base di quanto appena descritto, per cui in sede di emendamento delle rivendicazioni l’Ufficio Europeo permette, seppur con alcuni limiti, il “ripescaggio” di elementi contenuti dalla descrizione, non sembrano porsi particolari problemi nell’accettare che tale pratica possa affermarsi oggi nel nostro ordinamento, dal momento che i limiti cui è sottoposta l’istanza di limitazione italiana sono gli stessi previsti in sede di modifica e di limitazione centralizzata dalla Convenzione sul brevetto europeo. Occorre dunque fare tesoro degli insegnamenti, criteri e test elaborati dall’EPO, poiché questi non possono che giovare alla corretta applicazione dell’istituto in questione nel nostro sistema.