Il ruolo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione delle rivendicazioni

Fermo restando che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, la seconda parte dell’art. 52,2 CPI prosegue offrendo un’ulteriore indicazione, prevedendo che «tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le

rivendicazioni».

Non è più possibile fare riferimento a tutto il testo brevettuale per individuare ciò che è oggetto di privativa, trattando gli allegati della domanda come un tutt’uno, integrando gli elementi di una dichiarazione con quelli mancanti di un'altra. Solo dunque su quanto specificamente indicato nelle rivendicazioni potrà essere richiesta la tutela, e quel «tuttavia» di cui all’art. 52,2 CPI, in linea con il «nevertheless» dell’art. 69,1 CBE, rende ancora più evidente lo scarto che vi è oggi tra le rivendicazioni e la descrizione e disegni nella definizione dell’ambito di esclusiva. Mentre alle prime, che costituiscono una dichiarazione di volontà, spetta il ruolo principe di identificare l’oggetto della protezione richiesta e quindi di configurare, delimitandolo, l’ambito di esclusiva, ai secondi, considerati come dichiarazioni di scienza e verità, è invece attribuita la funzione di consentire la piena disclosure dell’invenzione. Non solo, in quanto descrizione e disegni vengono in considerazione anche sotto il profilo della delimitazione della protezione, sul versante sussidiario della interpretazione del contenuto delle rivendicazioni.

Da un primo punto di vista formale occorre notare come spesso l’inventore, creando qualcosa di nuovo, per indicare lo scopo dell’invenzione si avvalga di un glossario proprio, autonomo anche dal linguaggio tecnico corrente80. In questa prospettiva il significato letterale delle rivendicazioni andrebbe determinato alla luce del significato dei termini assunti nella documentazione, ed in particolare nella descrizione81.

80

La specialità del linguaggio degli atti brevettuali è stata affermata da Trib. Roma, 9 febbraio 2006, in Foroitaliano.it.

81 Cfr. C.GALLI, op. cit., p. 632, ove da una parte l’autore si accorge del problema di garanzia per i terzi che si potrebbe verificare qualora la lettura delle rivendicazioni raggiunta in questo modo non coincida, o si discosti significativamente, con quella derivante dall’utilizzazione del linguaggio tecnico del settore; dall’altra rileva tuttavia come il problema si attenui dal momento in cui il glossario

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4.5.1. Descrizione interpretativa o descrizione integrativa?

Dal punto di vista sostanziale occorre chiarire quale sia il ruolo della descrizione in relazione alle rivendicazioni, se le prime debbano solamente interpretare, aiutando a confermare quanto previsto nelle seconde, o abbiano anche una funzione integrativa, potendo sopperire a quanto mancante nei claims.

Sul punto autorevole dottrina afferma come l’esigenza di certezza dei sistemi moderni, la quale ha portato ad assegnare un ruolo centrale alle rivendicazioni come elemento di garanzia dell’interesse collettivo, non sia ancora giunta del tutto all’accettazione radicale di tale principio, conservando un certo ruolo alla restante parte della documentazione brevettuale, nel senso che «l’estensione del brevetto è

determinata dalle rivendicazioni, ma le rivendicazioni devono, a loro volta, essere interpretate alla luce dell’intero fascicolo brevettuale, e in particolare, dalla descrizione e dei disegni»82.

Nello stesso senso depone anche la giurisprudenza, affermando il ruolo primario delle rivendicazioni nella definizione dell’esclusiva e quello prettamente interpretativo della descrizione, come strumento per delineare con maggiore chiarezza i più ristretti limiti della tutela e consentire una miglior interpretazione del brevetto83. Lo stesso discorso viene fatto in relazione agli esempi.84

Limitando la descrizione e i disegni a tale ruolo interpretativo, di conseguenza i giudici negano che questi documenti possano avere una qualche funzione integrativa rispetto delle rivendicazioni, si afferma infatti che «non possono

brevettuale sia disponibile nel medesimo documento che contiene le rivendicazioni, cosi che ne sarebbe possibile un immediato riscontro, senza la necessità di effettuare ulteriori indagini e ricerche.

82

Così A.VANZETTI-V.DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, GIUFFRÈ, 2009, p. 400.

83

Trib. Roma 12 febbraio 2003, in Foroitaliano.it, ove si evidenzia «il ruolo centrale delle

rivendicazioni ai fini dell’individuazione del nucleo tutelabile ed il ruolo di mero strumento interpretativo della descrizione e dei disegni»; nello stesso senso Trib. Milano, 29 marzo 2007, in Foroitaliano.it; Trib. Torino, 30 maggio 2006, Foroitaliano.it; Trib. Varese, 10 ottobre 2002, in Foroitaliano.it..

84

Trib. Milano, 1 marzo 1984, in Foroitaliano.it, per cui «Al fine di intendere la portata di un

brevetto occorre tener conto di tutte le rivendicazioni in esso contenute nonché degli esempi fatti allo scopo di illustrarle».

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aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono» né «consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato», ma solo « interpretarne e chiarirne adeguatamente il contenuto».85

4.5.2. Divergenza tra rivendicazioni e descrizione: il principio per cui è tutelato solo quanto contemporaneamente descritto e rivendicato.

Tuttavia questo non significa affatto che descrizione e rivendicazioni debbano contenere gli stessi elementi, un autore86 afferma infatti che queste dichiarazioni sono atti giuridici distinti ed autonomi e possono perciò avere un diverso contenuto. Come spesso accade interpretando i singoli atti del brevetto, non sempre il contenuto di descrizione e rivendicazioni appare del tutto identico, e l’invenzione che risulta dalla descrizione non coincide in toto con ciò che il titolare rivendica. Questo avviene sia perché la descrizione risulta più ampia, sia perché al contrario si rivendica un qualche aspetto che non risulta descritto.

In queste ipotesi di divergenza tra le dichiarazioni è stato affermato sia in dottrina che in giurisprudenza un principio fondamentale, in virtù del quale è possibile tutelare solo quegli elementi che siano contemporaneamente descritti e rivendicati87.

85 Trib. Venezia, 30 settembre 2009, in Foroitaliano.it; nello stesso senso Trib .Milano, 27 marzo 2004, in Foroitaliano.it; App. Bologna 19 febbraio 2003, in Foroitaliano.it; Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in Foroitaliano.it; Trib. Milano 19 gennaio 2001, in Foroitaliano.it; App. Milano, 25 giugno 2002, in Riv.dir.ind., 2002, II, p.334, con nota di M.FRANZOSI, Ancora sul rapporto tra rivendicazioni e

descrizione, il quale critica fortemente la possibilità di integrare le rivendicazioni tramite la

descrizione, osservando come negli altri paesi «nessuno ritiene che sia possibile andare a ripescare

soluzioni descritte ma non rivendicate. Una tale operazione di ripescaggio, oltre che giuridicamente fondata (…), ha effetti molto negativi sulla certezza della protezione brevettuale. Affida la materia alla pura sorte. L’abilità del consulente o dell’avvocato decidono sulla portata del diritto».

86

G.Sena, I diritti, cit., p. 264.

87 Cass. 1 settembre 1997, n. 8324, in Foroitaliano.it., ove si afferma che «descrizione e

rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato», «consegue che non possa essere brevettato quanto non sia contestualmente descritto e rivendicato».

Nello stesso senso Cass. 8 febbraio 1999, n.1072, in Foroitaliano.it; App. Bologna, 8 marzo 2001, in

GADI, 2001, p. 684; Trib. Roma, 12 febbraio 2003, in GADI, 2005, p. 146, ove si osservava, che «una interpretazione ampia della protezione brevettuale, che copra tutti gli aspetti dell’idea inventiva nel suo complesso, purché «descritti» anche se non rivendicati, appare oggi in contrasto sia con la convenzione di Monaco, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 260/1978, in materia di brevetto europeo»; in tema di brevetto chimico si veda Trib. Milano, 11 novembre 1999, in Foroitaliano.it, per

cui «La protezione di un brevetto avente ad oggetto tra l’altro i polipeptidi di una proteina (…)si

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Da un lato infatti tutto ciò è rivendicato deve essere rinvenibile in modo sufficientemente chiaro e completo nella descrizione affinché il tecnico medio del settore possa attuare l’invenzione, dall’altro lato, una volta negata la funzione integrativa di descrizione e disegni, non sarà possibile tutelare quanto, seppur descritto in modo sufficientemente chiaro e completo, non sia specificamente indicato nelle rivendicazioni.

Per cui, applicando nel concreto tale principio, nel caso in cui sia la descrizione ad avere un ampiezza maggiore rispetto a quanto rivendicato, l’esclusiva dovrà essere circoscritta a ciò che risulta espressamente dalle rivendicazioni; nel caso in cui invece siano le rivendicazioni a prevedere elementi che non sono allo stesso tempo sufficientemente descritti, l’esclusiva verrà ridotta nell’ambito della descrizione, poiché la parte restante sarebbe da dichiararsi nulla ai sensi dell’art. 76,1,b CPI.88

4.5.3. Necessarietà o eventualità di ricorrere alla descrizione come strumento di intepretazione?

Chiariti questi passaggi occorre comprendere se, ai fini della interpretazione delle rivendicazioni, occorra fare sempre riferimento alla descrizione e ai disegni, oppure si possa omettere questo passaggio.

Sul punto un autore89 sostiene che qualora il significato delle rivendicazioni risulti chiaro ad un primo esame, non sia necessario ricorrere alla sua interpretazione, e dunque alla descrizione. Infatti «se il significato è chiaro, descrizione e disegni nulla di

nuovo o di ulteriore potranno apportare sul piano interpretativo delle rivendicazioni e sulla individuazione dell’ambito della protezione».

porzioni sequenziate successivamente»; posizione contraria assumevano alcune pronunce isolate,

restando ancorate alla vecchia impostazione per cui l’oggetto del brevetto è determinato da tutti gli allegati alla domanda, si veda ad esempio Trib. Milano, 12 giugno 1995, in GADI, 1996, p.348, ove si afferma che «Il contenuto del brevetto, e quindi la sua validità, va valutato con riferimento alla

descrizione, alle rivendicazioni ed ai disegni, elementi tutti concorrenti alla individuazione delle caratteristiche del trovato e delle sue eventuali peculiarità» e Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in GADI,

1996, p.161.

88

Così G.SENA, I diritti, p. 263; M.BARBUTO, Il ruolo centrale delle rivendicazioni nel sistema

brevettuale europeo e nazionale, in Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, I, p.94.

89