Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC 2000

Dopo aver dato un primo sguardo generale a questo nuovo terzo comma dell’art. 79, occorre chiarire quali siano i motivi che abbiano spinto il nostro legislatore ad introdurlo con il decreto correttivo, e per fare ciò bisogna fare riferimento sul piano interno alla giurisprudenza e alla dottrina italiana precedente a tale riforma, sul piano convenzionale alle modifiche in tema di limitazione del brevetto apportate alla Convenzione sul brevetto europeo.

Guardando la disciplina prevista dalla CBE, revisionata nel 2000 al fine di allinearsi ad alcuni importanti trattati internazionali quali l’accordo TRIPS e il Patent Law Treaty, si nota come siano state introdotte novità volte a semplificare l’accesso alla protezione brevettuale e a rendere le procedure dinanzi all’EPO più agevoli per i richiedenti e i titolari. Una di queste, che merita il nostro interesse, è la previsione di una procedura di limitazione centralizzata dinanzi all’EPO, disciplinata dagli artt. 105a, 105b e 105c CBE con l’intento di ridurre se non evitare una pluralità di controversie nazionali in materia di validità di brevetti europei, nonché per rimediarne l’eventuale nullità a seguito della loro concessione, e di concorrere ad una maggior certezza del diritto grazie ad una misura centralizzata. Prima di EPC 2000 infatti non era prevista la possibilità di limitare il brevetto a livello europeo

243 Per alcuni in cui casi in cui è stata pronunciata nullità integrale nonostante la sottoposizione di una riformulazione delle rivendicazione si vedano Trib. Milano, 23 giugno 2011 in app.darts-ip.com, Trib. Milano, 14 luglio 2011, in app.darts-ip.com, Trib. Milano, 13 ottobre 2011 in app.darts-ip.com, Trib. Brescia, 24 luglio 2013, in app.darts-ip.com.

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dopo la sua concessione, cosi che il titolare doveva rivolgersi ai singoli Uffici Brevetti degli stati nazionali in cui aveva depositato il titolo brevettuale244.

Oggi invece l’art. 105a,1 CBE prevede espressamente che «Il brevetto europeo può

essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto», offrendo al titolare oltre che un sicuro vantaggio in termini economici nel

sostenere un’unica procedura, anche la possibilità di limitare il brevetto concesso in quei paesi della CBE che non prevedono la possibilità di limitarlo245. Come è stato affermato tale procedura «may be useful where relevant prior art is discovered after grant

of the patent, the patent contains unclarities, or the patent is granted with too broad a scope»246.

Altre modifiche degne di rilievo sono quelle apportate all’art. 138 CBE, di cui il secondo comma in tema di nullità parziale ha subito un emendamento solo formale, disponendo oggi «se i motivi di nullità si riferiscono solo a parte del brevetto europeo,

questo viene limitato modificando in corrispondenza le rivendicazioni e viene dichiarato parzialmente nullo», mentre è stato introdotto un terzo comma, il quale prevede che

«nelle procedure concernenti la validità del brevetto europeo dinanzi al tribunale o

all’autorità competente, il titolare del brevetto è autorizzato a limitare il brevetto modificando le rivendicazioni. Il brevetto in tale testo limitato funge da base per la procedura». Tale norma impone agli stati contraenti di consentire al titolare di un

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L’impossibilità della c.d. “self opposition” era stata affermata dalla Enlarged Board of Appeal, nella decisione G 9/93 in www.epo.org, per cui «a European patent cannot be opposed by its own

proprietor».

245 Si tratta di una procedura che può essere attivata per tutta la durata del brevetto e, non essendo previste preclusioni di alcun genere, può essere reiterata sia nel caso l’istanza non venga accolta, sia qualora venga accolta ma si voglia ridurre nuovamente il perimetro di protezione. Unico limite previsto per la proposizione della domanda è quello esplicitato dal secondo comma dell’art. 105a, per cui «La richiesta non può essere presentata fintanto che è in corso una procedura di

opposizione relativa al brevetto europeo». L’istanza deve essere proposta dal titolare, il quale deve

depositare una richiesta scritta unitamente all’elenco dei Paesi designati in cui il brevetto è entrato in vigore, allegando inoltre le correzioni e, qualora queste non risultassero così evidenti, ha facoltà di inserire una dichiarazione in cui spiega i motivi della richiesta di limitazione. La procedura si svolge in contraddittorio tra la Divisione d’Esame dell’EPO e il titolare del brevetto che presenta l’istanza, ai terzi è comunque permesso depositare eventuali osservazioni.

La Divisione d’Esame ha il compito di verificare in via preliminare che la correzione presentata sia effettivamente limitativa dell’ambito di protezione del brevetto, le nuove rivendicazioni dovranno perciò rispettare il requisito previsto dall’art. 84 CBE, ai sensi del quali devono essere «chiare e

concise e fondarsi sulla descrizione», nonché i requisiti ex art. 123, commi 2 e 3 CBE, per cui il

brevetto europeo non può essere modificato «in modo tale che il suo oggetto si estenda oltre il

contenuto della domanda nel testo depositato in principio», né «in modo tale da estendere la protezione che conferisce».

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brevetto europeo di procedere ad una “self-opposition”, nel corso di un procedimento di fronte ad un’autorità nazionale avente per oggetto la validità del brevetto stesso, limitandolo mediante un emendamento delle rivendicazioni. Conseguenza dell’introduzione della procedura di limitazione centralizzata ai sensi degli artt. 105a e ss. è l’inserimento di una nuova causa di nullità alla lettera d) del primo comma dello stesso articolo 138, per cui il titolo può essere dichiarato nullo se, una volta effettuata la l’apparente limitazione, in realtà «la protezione conferita dal brevetto

è stata estesa».

A detta di un autore247 l’inserimento di questa disposizione consente di accrescere l’armonizzazione fra le disposizioni nazionali degli Stati contraenti in materia di azioni di nullità e infatti, così come già si auspicava in dottrina248, tale norma era destinata ad incidere anche sul nostro ordinamento, che ammetteva all’art. 79,1 CPI la possibilità della limitazione del brevetto ad istanza del titolare solo in via amministrativa avanti all’Ufficio. Proprio per conformarsi a tale normativa il legislatore è intervenuto nel 2010 andando a sostituire il terzo comma dell’art. 79 CPI, prevendo la possibilità di modificare le rivendicazioni in senso limitativo nel corso di un giudizio relativo alla nullità del brevetto. È stata in tal modo colmata una lacuna che metteva il nostro sistema in posizione di netto sfavore rispetto al panorama europeo, inoltre l’ipotetica continuata negazione di tale possibilità a livello di prassi giudiziale nazionale sarebbe stata in ogni caso esposta da un lato ad un facile aggiramento tramite il ricorso, per il titolare del brevetto europeo per l’Italia, alla procedura di limitazione centralizzata di cui agli articoli 105a ss. che può essere attuata indipendentemente dalla pendenza di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali aventi ad oggetto lo stesso brevetto; mentre dall’altro lato il titolare del brevetto nazionale italiano si sarebbe trovato in una situazione di evidente discriminazione, essendo a questi preclusa la stessa ipotesi di aggiramento tramite la procedura centralizzata dinanzi all’EPO249. Nessuna ragione

247

D.VISSER, op. cit., p. 344.

248

Così P.FRASSI-S.GIUDICI, EPC 2000: una prima lettura, in Riv.dir.ind.,2007, I, p. 210 e M.CARTELLA,

Il brevetto perfettibile, In Riv. dir. ind 2010, I, p.103.

249

Cfr. C.GALLI, Codice della proprietà industriale: la riforma 2010. Assago, IPSOA, 2010, p. 96; nello stesso senso N.BOTTERO, La riforma del codice della proprietà' industriale, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p.154.

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sussisteva infatti per prevedere due distinte discipline di coordinamento tra giudizio civile e procedura amministrativa di limitazione, a seconda che oggetto del giudizio fosse un brevetto nazionale o un brevetto europeo.

3.3. Portata realmente innovativa dell’art. 79,3 CPI? I precedenti