Rapporto tra nullità parziale e limitazione del brevetto in corso di causa

4.1. Effetti delle pronunce giudiziali.

Innanzitutto occorre chiarire quali rapporti, affinità e divergenze intercorrano tra due istituti, ovvero quello della limitazione in corso di causa, di nuova

pervenga ad una formulazione più limitata delle rivendicazioni brevettuali, ottenuta per esempio dalla rivendicazione principale con una o più delle rivendicazioni secondarie, così da realizzare un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello originario».

253

Così App. Milano, 6 dicembre 1996, in GADI, 1997, p.450 e in Il.dir.ind.,1997,I,p. 379, con nota critica di M.LAMANDINI, Le rivendicazioni brevettuali come formule sacramentali; nello stesso senso App. Milano, 19 gennaio 2001, in Riv.dir.ind., 2002, p.273; contro ogni tipo di riformulazione si veda App. Milano, 18 gennaio 2000, in Riv.dir.ind 2000, II, p.227, con nota di M.FRANZOSI, Accorpare,

integrare, riscrivere le rivendicazioni, per cui «La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare, accorpare, riscrivere le rivendicazioni»; nello stesso senso App. Milano, 11 luglio 2000, in

Riv.dir.ind, 2000, II, p. 455.

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Così Trib. Torino, 9 giugno 1999, in GADI, 1999, p. 1191; la stessa preoccupazione è condivisa in dottrina da M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, Il codice della proprietà industriale. Padova, CEDAM, 2005, p. 399.

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codificazione, e quello della nullità parziale, già consolidatosi da tempo nel nostro ordinamento.

La fattispecie della nullità parziale è stata trattata nella sua interezza nel precedente capitolo255, tuttavia si vuole in questa sede ricordare che si tratta di quell’ipotesi in cui il giudice, chiamato a decidere sulla nullità di un brevetto, rilevi in giudizio che il titolo non risulti invalido nella sua totalità ma solo per una parte, mentre la parte residua possieda i requisiti di validità; dati questi presupposti la sentenza che ne segue concerne una declaratoria di nullità parziale, volta a escludere la privativa sulla parte del brevetto non sana e mantenere valida quella restante, limitando in tal modo l’ambito di protezione del brevetto rispetto a come era stato concesso. Si è visto sempre in precedenza come, per fare sì che una parte del titolo rimanga valida, il giudice spesso proceda ad un accorpamento delle rivendicazioni sane o talvolta alla loro riscrittura. Per quanto riguarda dunque l’effetto della decisione di nullità parziale, è possibile affermare che quello che ne risulta è un brevetto emendato in senso limitativo, così come previsto dall’art. 76, per cui «Se le cause di nullità

colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso…». Quel che interessa per la nostra analisi

di comparazione è il fatto che lo stesso risultato è quello che consegue una volta sottoposta al giudice la riformulazione delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto, ai sensi dell’art 79,3 CPI, infatti qualora il testo brevettuale così come limitato venga accolto dal giudice, coadiuvato eventualmente dal consulente tecnico d’ufficio, è pacifico che la sentenza che ne consegue sarà sempre una declaratoria di nullità parziale256 che farà salve le rivendicazioni come modificate, dichiarando invalide quelle restanti o comunque la parte non emendata che non possiede i requisiti di validità. Così dispone anche la stessa norma di cui all’art. 76,2 in tema di nullità parziale, per cui «nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove

rivendicazioni conseguenti alla limitazione».

255

Si veda capitolo II, parte II, par. 3.

256

Così G.SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Milano, GIUFFRÈ, 2011, p.295; N.BOTTERO,op. cit., p. 158; R.FRUSCALZO,op. cit., p. 325; C.GALLI,op. cit., p. 98.

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Avendo appurato che sul piano degli effetti i due istituti in questione portano al medesimo risultato consistente nella modifica limitativa del testo originario del brevetto ed anzi uno, cioè la riformulazione, non può che confluire nell’altro, cioè la nullità parziale, occorre prendere in considerazione la base su cui questi due fenomeni operano, evidenziandone i soggetti coinvolti e le motivazioni sottostanti. La sede in cui esperire i due rimedi è sempre quella del giudizio di nullità, ma è evidente come nel caso della riformulazione ex art. 79,3 CPI, questa possa provenire solo ed esclusivamente da parte del titolare del brevetto, e anche la norma non lascia dubbi interpretativi a riguardo nel momento in cui esplica che «il titolare del brevetto

ha facoltà di sottoporre…». Sarà dunque nell’interesse di tale soggetto l’adoperarsi per

presentare in giudizio delle rivendicazioni modificate, si tratta infatti di una limitazione puramente volontaria, a piena discrezione del titolare sul proporla o meno e su quale modifiche apportare al proprio brevetto nell’intento di salvarne una parte limitata. È una scelta che l’inventore o il suo avente causa deve ponderare adeguatamente: sarà infatti mossa inevitabile nel momento in cui, viste le anteriorità allegate dalla controparte, ci si rende conto che sono molto alte le possibilità di una pronuncia di invalidità da parte del giudice, e non resta che rischiare il tutto per tutto nella speranza che la parte riformulata non confligga con i documenti d’arte anteriore inducendo il giudice ad una declaratoria di nullità parziale; nel caso invece in cui le anteriorità non sembrano confliggere con gli insegnamenti del proprio titolo o comunque ci sono validi motivi per escludere l’accoglimento della domanda proposta dalla controparte, la sottoposizione al giudice di una riformulazione limitativa delle rivendicazioni potrebbe risultare una manovra alquanto controproducente, portando il titolare ad autolimitare la propria protezione in modo irreversibile, tanto è vero che ai sensi dell’art. 76,2 CPI il giudice, se accoglie la riformulazione, non potrà far altro che statuire le nuove rivendicazioni così come limitate dal proponente. Il rischio in questo caso è che la limitazione proposta volontariamente possa comportare inoltre una restrizione dell’ambito di privativa maggiore di quello che sarebbe derivato da una pronuncia di nullità parziale su discrezione del giudice in mancanza della riformulazione.

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Come si evince da questi casi ipotetici si tratta di trovare volta per volta la strategia adeguata, valutando i rischi che potrebbero conseguire nel prendere la decisione di modificare il testo brevettuale, e quali se si decidesse di lasciare tutto com’è. Nel dubbio, una scelta ragionata dovrebbe far propendere per la soluzione più prudente, senza fare troppo affidamento su quello che il giudice si pensa possa giungere a statuire, nel caso infatti tale affidamento risultasse deluso, irrimediabili ne sarebbero le conseguenze e i relativi danni soprattutto sul piano economico.

4.3. Confronto con l’ipotesi di limitazione amministrativa ex art. 79,1 CPI.

È bene sottolineare come la limitazione volontaria di cui si è appena parlato non sia completamente sovrapponibile alla procedura di limitazione esperibile in via amministrativa dinanzi all’UIBM, nonostante sia lo stesso soggetto a poterle proporre. Pur essendo il risultato il medesimo, ovvero l’emendamento di un brevetto limitato rispetto a quello originario per mano in un caso dell’Ufficio e nell’altro del giudice, completamente differente è la libertà del titolare nel decidere l’ampiezza e modalità della limitazione: mentre nel caso previsto dall’art. 79,3 CPI la domanda del titolare ha un contenuto molto circoscritto, se non obbligato, volto solo a contestare la domanda dell’attore facendo in modo che il brevetto non interferisca con le anteriorità allegate, nel caso di limitazione amministrativa la presentazione di un certo testo modificato sarà espressione di interessi diversi da quelli coinvolti nel giudizio di nullità257, è il titolare infatti ad adire l’Ufficio ed anche se la finalità è quella proprio di evitare in futuro giudizi sulla validità del proprio brevetto, diverso è il contesto e la sua libertà di scelta, che potrà propendere per una limitazione fatta su sua misura, magari anche non troppo restrittiva, a maggior ragione oggi sapendo che anche in giudizio potrà essere proposta una versione del testo ancor più limitata.

257 Quest’osservazione viene fatta, seppur in un diverso contesto e prima dell’emanazione del d.lgs. 131/2010, da A.VANZETTI, Considerazioni marginali sulla limitazione del brevetto, in Notiziario

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Mentre questi due tipi di limitazione si profilano come strumento di ulteriore perfezionamento della dichiarazione di volontà espressa dall’inventore all’atto del deposito del brevetto, l’istituto della nullità parziale oltre a provenire dall’iniziativa di un altro soggetto quale il giudicante una volta promosso un giudizio sulla validità del brevetto, sottostà a quelli che sono interessi che in parte differiscono da quelli del titolare del brevetto. Qualora infatti non sia proposta una riformulazione in giudizio e il giudice rilevasse che solo una parte del brevetto presenti autonomi requisiti di validità mentre la restante risultasse invalida, al fine di statuire una sentenza di nullità parziale egli dovrà provvedere, se necessario, ad accorpare le rivendicazioni, a integrarle con elementi della descrizione, o a riscriverle, e nel fare queste operazioni non potrà sapere, e non gli è richiesto, quali siano gli interessi del titolare nel ridefinire in un modo piuttosto che in un altro l’ambito di protezione del proprio brevetto. Il giudice avrà il solo ed unico scopo di fare in modo che quella parte ancora sana possa sopravvivere, e che le eventuali nuove rivendicazioni come da lui modificate rispettino tutti i requisiti di validità e siano inoltre atte ad esprimere con chiarezza ai terzi quali siano i nuovi confini dell’ambito di protezione del brevetto.