Conseguenze dell’efficacia erga omnes

4.5.1. Necessità del contraddittorio.

Il riconoscimento dell’efficacia erga omnes per le sentenze di nullità parziale comporta in primo luogo che, pur nel silenzio della legge, la domanda di nullità parziale sia avanzata nel contraddittorio pieno di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto, applicando in tal modo il quarto comma dell’art. 122 CPI233.

4.5.2. Annotazione della sentenza nel Registro: formalità sufficiente a tutelare i terzi?

Il quinto comma dello stesso articolo prevede che le sentenze che dichiarano la nullità vengano annotate nel registro da parte dell’UIBM. Sorge spontaneo chiedersi se sia sufficiente provvedere a questa formalità per assicurare un’adeguata tutela ai terzi, o sia invece più opportuno che si proceda con un adeguamento del fascicolo brevettuale alle nuove rivendicazioni.

Questo problema si era immediatamente posto a seguito dell’introduzione della nullità parziale con la riforma del 1979, l’art. 79 della l.i. prevedeva infatti al secondo comma che le sentenze di nullità parziale fossero soggette ad annotazione sul registro da parte dell’Ufficio centrale brevetti, una volta ricevuta copia di esse ai sensi dell’art. 80,3 l.i.. Veniva sottolineato234 il fatto che questa annotazione comportasse una pubblicità non costitutiva, e per questa via si sarebbe realizzata un informazione del pubblico alquanto imprecisa, poiché sarebbe stato onere dei terzi

232

Cfr. C.GALLI-M.GAMBINO, Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, cit p. 785; Cfr. V.DI CATALDO, I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli. Milano, GIUFFRÈ, 2012, p. 38; già V.DICATALDO, Revisione, p. 811.

233

Cfr. V.DI CATALDO, I brevetti per invenzione, p. 38; già . V.DI CATALDO, Revisione, p. 825.

234

Cfr. V.DI CATALDO, Revisione, p. 811; lo stesso autore ripropone la necessità di un

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interessati confrontare l’estensione originaria del brevetto con le risultanze della pronuncia di nullità parziale. Il rischio era che ciascuno si sarebbe potuto fare una propria idea di ciò che fosse rimasto dell’altrui privativa.

Eppure il legislatore aveva in mente i pericoli che questa soluzione poteva comportare: li aveva avvertiti ed evitati nell’ipotesi della limitazione, anch’essa di nuova introduzione e prevista, come già trattato in precedenza, all’art. 59 quater. Il primo comma di questo articolo235 imponeva infatti a chi avviava una procedura di limitazione, di presentare una documentazione modificata, che sarebbe stata soggetta a pubblicazione.

I primi commentatori ravvisavano una sorta di assimilazione tra l’istituto della limitazione e quello della nullità parziale, partendo dalla lettera della norma laddove all’art. 59, 2 l.i. prevedeva che la sentenza di nullità parziale «comporta una

corrispondente limitazione del brevetto». Inoltre non sembrava che la sentenza di nullità

parziale giustificasse una regola meno garantista per i terzi, di quella disposta per la procedura di cui all’art. 59 quater. Del resto anche il sistema convenzionale dettava regole analoghe per le due ipotesi, imponendo al titolare del brevetto la pubblicazione di un nuovo fascicolo sia dopo una decisione di annullamento parziale all’art. 103 CBE, sia dopo una decisione di limitazione agli artt. 54 e 55 CBC. Da queste premesse si giustificava la possibilità, nel sistema italiano, di estendere in via analogica le norme dettate espressamente in tema di limitazione alla disciplina della nullità parziale. Chi 236proponeva questo passaggio interpretativo concludeva che sarebbe dovuto imporsi al titolare, anche nell’ipotesi di nullità parziale, l’obbligo di provvedere ad una modifica della documentazione a suo tempo depositata e pubblicata; sarebbe spettato poi all’Ufficio Brevetti controllare la coincidenza tra il nuovo testo del brevetto e il disposto della sentenza di nullità parziale. Lo stesso commentatore proponeva che in caso di mancata presentazione della nuova documentazione, il titolare sarebbe stato sanzionato con la decadenza, totale, del brevetto.

235

Cosi disponeva l’art. 59 quater, 1: «il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla

quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati».

236

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Pervenendo alla stessa conclusione sulla necessità dell’adeguamento del fascicolo brevettuale alle risultanze delle nuove rivendicazioni vi è chi237 propone di applicare in via analogica, per la nullità parziale, quanto previsto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 76 CPI , in tema di conversione del brevetto nullo238, per cui «Il

titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

237

Cfr. A.VANZETTI, Codice della proprietà industriale, Milano, GIUFFRÉ, 2013, p.918; viene evidenziata la chiara analogia tra l’istituto della conversione ex art. 76,3 CPI e l’ipotesi di limitazione per nullità parziale del brevetto ex art.76, 2 in G.SENA, Prime note al Codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind., 2005, I, p. 303.

238

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CAPITOLO TERZO

LA POSSIBILITÀ DI RIFORMULARE LE RIVENDICAZIONI IN UN

GIUDIZIO DI NULLITÀ

SOMMARIO.

1. Premessa. – 2. Introduzione al tema: il decreto correttivo e la nuova formulazione dell’art. 79,3 CPI. – 3. La ratio e le ragioni della nuova norma. – 3.1. Confronto con la recente normativa. – 3.2. Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC2000. – 3.3. Portata realmente innovativa dell’art. 79,3 CPI? I precedenti giurisprudenziali. – 4.Rapporto tra nullità parziale e limitazione del brevetto in corso di causa. – 4.1. Effetti delle pronunce giudiziali. – 4.2. Ambito di applicazione. – 4.3. Confronto con l’ipotesi di limitazione amministrativa ex art. 79,1 CPI. – 5. Questioni di ordine sostanziale: l’operazione di riformulazione. – 5.1. Premessa. – 5.2. L’accorpamento di rivendicazioni finalizzato alla pronuncia di nullità parziale. – 5.3. L’individuazione dell’oggetto dell’istanza di limitazione. – 5.4. Riformulazione delle rivendicazioni in senso limitativo dell’area di privativa: rimozione o inserimento di caratteristiche? – 5.5. Il doppio limite sostanziale. – 5.6. Il ruolo della descrizione. – 5.6.1. Scopo dell’analisi. – 5.6.2. Il limitato ruolo della descrizione nella fase di interpretazione del brevetto. – 5.6.3. Differenza tra interpretazione e riformulazione: il “ripescaggio” dalla descrizione. 5.7. Uno sguardo alla prassi dell’Ufficio Europeo. – 5.7.1. Il limite del contenuto della domanda: il “gold standard” e il “novelty test”. – 5.7.2. Descrizione come “serbatoio” di informazioni? L’intermediate generalisation e i limiti al “ripescaggio” di materia. – 5.7.3. Il limite dell’oggetto della protezione originaria. – 6. Riformulazione e tutela dell’affidamento. – 6.1. Prime critiche all’art. 79,3 CPI: alterazione del bilanciamento di interessi tra titolare e terzi. – 6.2. Ma è veramente così? Un ulteriore riflessione. – 6.3. Spunti per un corretto bilanciamento. – 7. Questioni di ordine processuale. – 7.1. Premessa: un corretto inquadramento. – 7.2. Applicabilità della norma alle cause pendenti. – 7.2.1. Il quesito. – 7.2.2. La prima presa di posizione. – 7.2.3. Il successivo cambio di rotta. – 7.3. La sottoposizione della riformulazione «in un giudizio di nullità». – 7.4. «In ogni stato e grado»: rilettura della norma all’interno della disciplina del processo civile. – 7.4.1. La proponibilità in ogni grado di giudizio. – 7.4.2. In ogni stato di giudizio: allegazioni e preclusioni. – 7.4.3. La CTU come sede preferibile per la presentazione del set di rivendicazioni riformulate. – 7.4.4. Altre soluzioni: uno sguardo al di là delle Alpi. – 7.5. La sorte del contraffattore in seguito alla limitazione. – 7.5.1. L’orientamento prevalente. – 7.5.2. Critica. – 7.5.3. Proposta per una corretta lettura sistematica.

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1. Premessa.

Nei capitoli precedenti si è voluto esporre uno studio sulle rivendicazioni, focalizzando in particolare l’attenzione sul ruolo che queste rivestono all’interno della domanda di brevetto e sull’evoluzione storica che le ha portate ad essere elemento principe nella definizione dell’ambito di protezione; dal punto di vista dinamico si è trattato della loro interpretazione e del rapporto con gli altri elementi della domanda, passando poi ad analizzare tutti gli strumenti con cui il nostro ordinamento permette al titolare o al giudice di modificarle, sia nella fase di domanda sia dopo la concessione del brevetto da parte dell’Ufficio.

Quanto esposto fino ad ora permette di avere uno sguardo integrale su tale elemento del brevetto, poiché si è andati in primo luogo ad analizzare la disciplina nazionale e convenzionale a riguardo, e in via più approfondita e critica si è andati ad illustrare le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sia recente che risalente nel tempo, cercando di far emergere quelle che sono le problematiche di maggior rilievo su cui sia gli autori che i giudici hanno posto la loro attenzione. Ma questo studio di carattere illustrativo non vuole essere fine a sé stesso, aspira anzi ad essere propedeutico rispetto a quanto verrà trattato in quest’ultimo capitolo: tutto quanto studiato ed esposto fino ad ora sarà infatti allo stesso tempo strumento di analisi e di critica. Di seguito verrà infatti affrontato un argomento nuovo nel sistema brevettuale, e data la sua recente introduzione poco si è detto finora tra gli autori e quasi nulla tra i giudici. Sarà dunque inevitabile scontrarsi con questioni ancora non ben definite, con cautela e senza pretese, con la voglia di imparare a ragionare e senza paura di sbagliare.

2. Introduzione al tema: il decreto correttivo e la nuova formulazione dell’art.