Il giudizio di nullità parziale

4.3.1. Oggetto della nullità.

Sembra pacifico ritenere che oggetto della nullità parziale possano essere solo le rivendicazioni, infatti si può parlare di nullità solo a proposito di ciò che è oggetto del brevetto, e non pure di quanto, pur facendo parte del contenuto, non ne costituisce oggetto, sicché «non può essere dichiarata la nullità, neppure parziale…, in

relazione ad elementi descritti ma non rivendicati»220. Quella parte della descrizione che

non descrive in modo corretto l’invenzione andrà semplicemente eliminata, salvo il caso in cui il vizio colpisca il brevetto nella sua interezza, integrando l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 76,1,b) per insufficienza della descrizione221.

4.3.2. Eliminare o riformulare le rivendicazioni?

Preso atto che una volta riscontrata la parziale nullità del brevetto l’intervento del giudice verterà perlopiù sulle rivendicazioni, occorre individuare con quali tecniche egli può agire su di esse, andando a ridefinire la portata dell’esclusiva brevettuale, delimitandola, sulla base di quelle rivendicazioni ancora valide.

Secondo alcuna parte della dottrina e della giurisprudenza dalla pronuncia di nullità parziale può derivare solo la semplice eliminazione di una o più rivendicazioni invalide222. Seguendo questa linea di pensiero sarebbe opportuno che

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in questo secondo senso, Trib. Modena, 5 marzo, 1990, in GADI, 1990, p. 426 per cui «la

nullità parziale del brevetto relativo alla prima rivendicazione, comporta la limitazione del brevetto alle altre rivendicazioni».

220

Trib. Milano, 20 dicembre 1993, cit.; V.FRANCESCHELLI, Brevetti, marchio, ditta, insegna, Torino, UTET, 2003, p. 347.

221

Cfr. M.SCUFFI-M.FRANZOSI-A.FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005, p. 389; L.UBERTAZZI,op. cit., p. 365.

222 In questo senso in dottrina A.SIROTTI GAUDENZI, Codice della proprietà industriale, Santarcangelo di Romagna, MAGGIOLI, 2005, p.210; G.DRAGOTTI, Le invenzioni, in Trattato di diritto

privato (diretto da P.Rescigno), 18, p. 268 ; in giurisprudenza si veda Trib. Modena, 5 marzo 1990, cit., e Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in DeJure.

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il titolare formulasse le rivendicazioni secondo una struttura c.d. ad albero, ovvero a cerchi concentrici secondo un criterio di dipendenza, di modo che sia possibile per l’interprete individuare un ambito di esclusiva che vada progressivamente a restringersi senza dover invalidare tutto il brevetto223.

Secondo un altro orientamento oltre alla mera eliminazione delle rivendicazioni sarebbe possibile, qualora nella rivendicazione siano contenute delle proposizioni viziate da nullità, procedere con una riformulazione delle stesse, incidendo così sul testo brevettuale224.

Nella prassi è possibile riscontrare due diverse modalità di intervento, entrambe volte ad estrarre dalle rivendicazioni la parte non sana per lasciar sopravvivere la parte sana.

In un primo caso non sembrano esserci obiezioni a quell’operazione con cui il giudice provvede a rimuovere dalla rivendicazione le soluzioni addizionali, ossia quelle aggiunte dal titolare come possibilità oltre alla soluzione base: ad esempio una rivendicazione così formulata: «procedimento caratterizzato dalla combinazione A e B, con la possibile aggiunta di C». In sostanza tale rivendicazione avrebbe dovuto essere divisa in due formulazioni distinte, una principale senza le soluzioni aggiunte: «procedimento caratterizzato dalle rivendicazioni A e B», ed una dipendente con le aggiunte: «procedimento come dalla rivendicazione precedente, ulteriormente caratterizzato dall’aggiunta di C». In pratica così facendo l’eliminazione delle aggiunte si risolve nella eliminazione della rivendicazione dipendente.

Più problematica risulta un altro tipo di operazione, ovvero quella consistente nel togliere dalla rivendicazione un elemento che si presenta come essenziale per ottenere il risultato. Non sembrerebbe ammissibile un intervento di tale portata, in

223

G.DRAGOTTI, op. cit., p. 250.

224 Cfr. GIA.GUGLIELMETTI , Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma del 1979, p. 123, già citato in precedenza, riteneva che la pronuncia di nullità parziale «si manifesterà presumibilmente

attraverso un riferimento al testo brevettuale». Questo orientamento venne seguito di lì a poco da

Trib. Modena, 12 maggio 1984, in GADI, 1984, p.475, il quale dichiara, inserendola testualmente nel dispositivo della sentenza, la parte nulla del brevetto e allo stesso tempo riprecisa l’ambito di protezione del brevetto; in dottrina si veda N.ABRIANI-G.COTTINO, in N.ABRIANI-G.COTTINO-M.RICOLFI,

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quanto l’eliminazione dell’elemento si risolverebbe in un indebito allargamento della protezione, inaccettabile nei confronti dei terzi nonché nei confronti del titolare, che rischierebbe di vedersi invalidato tutto il brevetto per eccessiva ampiezza della rivendicazione225.

4.3.3. Uno sguardo alle novità del d.lgs. 131/2010.

A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 131/2010 il secondo comma dell’art. 76 CPI, oltre a prevedere che la sentenza di nullità parziale comporti una corrispondente limitazione del brevetto, aggiunge ora che la stessa sentenza, «nel

caso previsto dall’art. 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione». In virtù del nuovo testo dell’art. 79,3 CPI infatti il titolare del brevetto

può sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una riformulazione delle rivendicazioni nei limiti del contenuto della domanda iniziale e che non estenda la protezione conferita dal brevetto stesso.

Di questa recente novità in tema di limitazione nonché dei dubbi interpretativi a riguardo si tratterà in modo più approfondito nel prossimo capitolo, tuttavia sono qui opportune alcune considerazioni in merito.

Si tratta infatti di una facoltà a dir poco vantaggiosa per il titolare del brevetto, il quale nel corso di un giudizio di nullità in cui rischierebbe di vedersi invalidato l’intero titolo, può provvedere a riformulare il testo delle proprie rivendicazioni in modo da limitare egli stesso l’ambito di protezione. Tale limitazione, ancorché derivante dalla volontà del titolare, non potrà che tradursi in una decisione di nullità parziale da parte del giudice226, il quale recepirà nella relativa sentenza, se accolte, le nuove rivendicazioni così come formulate dal richiedente. Vi è chi interpreta estensivamente tale potere del giudice, ritenendo che questi possa sempre, oltre il caso dell’art. 79,3 e anche nell’inerzia del titolare del brevetto, procedere con la sentenza di nullità parziale alla ristesura delle rivendicazioni, eventualmente dopo aver sentito un consulente tecnico227

225

Esempi in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, op. cit., p. 389.

226

Cosi G.SENA, op. cit, p.295.

227

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