3.1. Genesi della norma, ambito di applicazione e caratteristiche dell’atto di rinuncia.
La rinuncia è quella manifestazione espressa di volontà con la quale il titolare di un brevetto dichiara di soprassedere all’esclusiva brevettuale190. In questo modo viene meno il regime di monopolio sullo sfruttamento del trovato, e ciò che il brevetto insegna può essere liberamente attuato da chiunque.
Tale istituto integra un ulteriore ipotesi di estinzione del brevetto ed è previsto dall’art. 78 CPI come atto unilaterale esercitabile dal titolare del brevetto, o dai titolari qualora più soggetti vantino diritti sullo stesso191. La formulazione attuale riprende pressoché testualmente l’art. 59 ter l.i. introdotto dal d.P.R. 338/1979. In virtù dei rinvii operati dagli artt. 81 e 116 CPI è pacifica l’applicabilità della norma anche ai brevetti per modelli di utilità e ai brevetti per nuove varietà vegetali. È stata discussa in dottrina192 la necessità di un’espressa previsione di questo istituto da parte del legislatore, infatti anche anteriormente all’introduzione di questa disposizione la rinuncia al brevetto era ipotizzabile sulla base dei principi generali193. Sarebbe inoltre conseguibile lo stesso effetto semplicemente omettendo di pagare i diritti, integrando in questo modo un’ipotesi di decadenza del brevetto, cosi come previsto dall’art. 75 CPI.
190
M.SCUFFI-M.FRANZOSI-A.FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005, p. 395.
191
Cfr. V.FREDIANI, Commentario al nuovo codice della proprietà industriale, HALLEY, 2006, p.112
192
Per un tentativo di risposta si veda V.DI CATALDO, commento all’art 54-ter, in P.MARCHETTI (a cura di), Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti per invenzioni industriali in
applicazione della legge delega di cui alla legge 26 maggio 1978, 260, in Nuove Leggi civ. comm.,
1981, p. 816, ove l’autore giustifica l’introduzione esplicita della possibilità di una rinuncia nelle legislazioni moderne come pendent della progressiva limitazione dell’ambito di azione dell’istituto della decadenza.
193
L.UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Assago, CEDAM, 2012, p.78.
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Con tale strumento il legislatore permette al titolare di un brevetto di ridurre o persino annullare eventuali oneri procedurali che potrebbero ricadere su di lui a seguito di una causa di nullità in cui egli stesso dovesse risultare soccombente. Altra ipotesi prefigurabile dell’esercizio della facoltà di rinuncia potrebbe riguardare un accordo transattivo raggiunto a seguito di un’azione rivendica. In questo caso la rinuncia al brevetto da parte del soggetto usurpatore anticiperebbe il giudicato dell’azione di nullità promossa dal soggetto usurpato, sostituendosi ad esso.194
È pacifico che la rinuncia da parte del titolare possa essere solo totale, con riguardo al brevetto nella sua interezza.195 L’ordinamento non consente infatti una rinuncia parziale e, qualora in concreto la si cercasse di porre in essere, dovrebbe esser qualificata come una limitazione del brevetto, di conseguenza soggetta alla diversa procedura dettata dall’art. 79 CPI.196 Del pari si prevede che l’atto di rinuncia sia definitivo, non potendosi pensare ad una possibile revoca della dichiarazione abdicativa una volta che questa sia pervenuta all’UIBM197, sarebbe infatti inammissibile ammettere che l’ormai ex titolare del brevetto possa riappropriarsi dell’esclusiva in un momento in cui il trovato è caduto in pubblico dominio.
3.2. Formalità ed effetti della rinuncia.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali la norma prevede un atto presumibilmente scritto198 del titolare del brevetto indirizzato all’UIBM, atto che dovrà essere annotato sul registro dei brevetti, cosi come specificato al primo comma dell’art 78. CPI. Tale annotazione è configurabile come atto dovuto da parte
194
Cfr. C.GALLI-M.GAMBINO, Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Torino, UTET, 2011, p.799, secondo cui altra ipotesi di possibile interesse alla rinuncia è il caso di un brevetto relativo ad un’applicazione tecnica considerata non etica, di cui il titolare potrebbe richiedere la revoca per evitare riflessi negativi sulla sua immagine.
195 A tal proposito l’art 50 CBC disponeva al primo comma « A Community patent may only be
surrendered in its entirety».
196
Cfr. M.CARTELLA, in V.FRANCESCHELLI, Brevetti, marchio, ditta, insegna, I, 381; V.DI CATALDO,
ibidem.
197
DI CATALDO, ibidem.
198
cfr. L.UBERTAZZI, ibidem, secondo il quale la rinuncia effettuata in modo diverso è da considerarsi inesistente.
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dell’Ufficio e costituisce la condizione di efficacia della rinuncia, soluzione che pare coerente con il sistema di pubblicità brevettuale 199. La giurisprudenza ha precisato che la rinuncia ha effetto ex nunc e dunque non retroattivo200. L’ex titolare potrà pertanto agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di contraffazioni precedenti, purché siano rispettati i termini di prescrizione.201 Non sembra vi siano ostacoli ad ammettere la rinuncia anche in pendenza di un giudizio di nullità: in questo caso la domanda tesa al conseguimento della pronuncia di invalidità dovrà essere rigettata per carenza di interesse 202.
Il secondo comma dell’art. 78 CPI prevede l’ipotesi in cui il registro menzioni atti privati, sentenze o domande giudiziali aventi ad oggetto diritti patrimoniali altrui sul brevetto. In questi casi è necessario contemperare la volontà del titolare con l’esigenza di tutela dei diritti costituiti a favore dei terzi: per questo motivo l’efficacia della rinuncia è subordinata al consenso scritto di alcune categorie di soggetti: si tratta esclusivamente di quei terzi titolari di diritti patrimoniali risultanti da atti trascritti presso l’UIBM. Non sarà pertanto necessario ottenere il consenso alla rinuncia da parte di eventuali titolari di diritti morali né dei titolari di diritti patrimoniali derivanti da atti non trascritti203.
La facoltà di rinuncia è prevista anche in relazione al brevetto europeo, a seguito dell’introduzione dell’art. 105 bis CBE, nella versione riveduta a Monaco il 29 novembre 2000204. Il primo comma prevede la possibilità per il titolare di chiederne
199
Cosi il secondo comma dell’art. 50 CBC: « The surrender must be declared in writing to the
European Patent Office by the proprietor entered in the Register of Community Patents. It shall not have effect until it is entered in the Register »; in senso conforme si veda V.DI CATALDO, Ibidem.
200
App. Milano, 10 maggio 1957, in Riv. prop. Int. Ind., 1957, p. 85.
201
L.UBERTAZZI, op. cit., p. 478; nello stesso senso M.CARTELLA, ibidem.
202 App. Milano, 10 maggio 1957, cit.; in senso parzialmente diverso si veda Trib. Bologna, 12 settembre 2008, in Dejure, la cui massima recita: «La rinuncia al brevetto depositata dal titolare della
privativa nel corso del giudizio di nullità non esaurisce l'originario interesse ad agire della parte che chiede l'accertamento della nullità di esso(…) ».
203
L.UBERTAZZI, ibidem; nello stesso senso si veda V.DI CATALDO, op. cit., 816, il quale estende la portata della regola a qualunque tipo di diritto patrimoniale, che abbia o meno natura reale, cosi da ricomprendere anche il contratti di licenza.
204
Nelle Guidelines (D, X, 3, in www.epo.org) viene specificato: «If the request is for revocation,
and is admissible, the Examining Division will revoke the patent and communicate this to the requester (Art. 105b(2) and Rule 95(1)). The decision takes effect on the date on which it is published
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la revoca, e dunque rinunciare al brevetto con effetto in tutti gli stati protetti dal brevetto stesso tramite un atto cui l’EPO da immediata pubblicità205. Cosi come per la limitazione il secondo comma dello stesso articolo prevede che la richiesta di revoca non possa essere presentata nel caso sia pendente una procedura di opposizione relativa al brevetto europeo.