Gli aspetti non sostanziali: l’apparente contraddizione

L’introduzione dell’inciso «negli aspetti non sostanziali» sembrerebbe, ad una prima lettura, limitare fortemente la portata delle modifiche consentite nel corso della procedura amministrativa di concessione del titolo125, apparendo fortemente in regresso con l’intervento del legislatore nel 1979, il quale aveva eliminato analoga frase dall’art. 26 reg. inv. Questa aggiunta sarebbe anche contraddittoria non solo con riferimento all’ipotesi di nullità introdotta nell’art. 76,1,c) , ma anche con riguardo all’art. 123 CBE, nella parte in cui prevede espressamente la possibilità di modificare la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni, con il solo limite costituito dal contenuto della domanda iniziale126.

Non è mancato chi ha preso atto della portata restrittiva della nuova norma, commentando: «con il nuovo testo si ritiene che non possa essere accettata la prassi, più o

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Legge 12 dicembre 2002 n.273.

125 Cfr. S.GIUDICI, op. cit., p. 334.

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Così osserva S.GIUDICI,op. cit., 335; difatti l’art. 123,1 CBE prevede che «The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulation».

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meno diffusa, che prevede che, dopo il deposito della domanda ad esempio di brevetto per invenzione o per modello di utilità e prima della concessione, possa essere depositato un testo nuovo completamente rifatto rispetto al testo originario»127.

Altri autori dopo un’attenta lettura della norma ne hanno invece riconsiderato la portata innovativa, trovando la soluzione proprio nel dato testuale.

In primo luogo bisogna considerare che il Codice del 2005 è stato emanato in attuazione della legge delega che prevedeva il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, per questo motivo l’art. 172 CPI si riferisce in generale a tutti i titoli di proprietà industriale, riunendo in un’unica disposizione diverse norme, e cioè le norme regolamentari in tema di invenzioni (art. 26 reg. inv), in tema di modelli di utilità (art. 29 reg. mod.) e in tema di marchi (art. 30 reg. marchi). Le norme previgenti in tema di marchi e modelli limitavano espressamente le modifiche ai soli aspetti formali, diversamente da quanto novellato dal legislatore nel 1979 per le invenzioni.

La portata dell’art. 172 deve dunque essere riconsiderata alla luce di queste premesse, tenendo conto altresì del contenuto della legge di delega, in particolare all’art. 15,b) il quale prevedeva l’«adeguamento della normativa alla disciplina

internazionale e comunitaria intervenuta», imponendo a contrario al legislatore di non

introdurre nuove norme che si ponessero in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale.

Una corretta lettura della norma fa si che siano predisposte due differenti ipotesi. In relazione a tutti i titoli di proprietà industriale la disposizione ammette la mera correzione della domanda originariamente depositata, ma solo negli aspetti non sostanziali; nel caso poi di domanda concernente invenzioni e modelli di utilità ammette la facoltà di integrare e limitare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni già depositati. Questi tipi di interventi non sono soggetti al limite degli aspetti

127 E. BONINI, art. 172, in M.SCUFFI-M.FRANZOSI-M.FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, Padova, CEDAM, 2005, p.762, secondo lo stesso autore ciò accadeva, ad esempio quando un richiedente effettuava un deposito senza chiedere l’assistenza di un consulente, assistenza che poi veniva chiesta in fase successiva e che generalmente implicava il rifacimento completo sia della descrizione sia delle rivendicazioni, pur nel rispetto dell’idea di soluzione che in qualche modo era stata sommariamente evidenziata nella domanda originaria.

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formali, incidendo per loro natura su aspetti sostanziali, infatti integrare significa «aggiungere ciò che manca»128.

Sembra possibile negare una omogeneizzabilità delle due parti descritte, in quanto la norma non solo menziona le due fattispecie espressamente, rendendo evidente che si riferisce a ipotesi differenti, ma altresì le contrappone, inserendo tra le due la locuzione «nonché» («la facoltà di correggere negli aspetti sostanziali la domanda…

nonché, nel caso di domanda di brevetto… di integrare129»).

Questa interpretazione del secondo comma dell’art. 172 riduce notevolmente l’impatto della modifica del 2005, che è dunque solo apparente, e consente di superare i contrasti con la lettera c) dell’art. 76,1 che dispone la nullità del brevetto qualora l’oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda iniziale, e soprattutto con le disposizioni della Convenzione di Monaco130.

In conclusione sembra di poter affermare che la lettura corretta delle due disposizioni contenute nell’art. 172,2 CPI porti ad individuare che: a) la domanda di qualunque titolo di proprietà industriale può essere sempre corretta negli aspetti non sostanziali; b) fuori dalla regola generale, la domanda può essere corretta in relazione e nei limiti da quanto previsto da disposizioni specifiche; c) disposizioni specifiche sono quelle previste dall’art 172,3 e dall’art 172,4131 d) altra disposizione specifica è quella dell’art 172,2 seconda parte, da «nonché» in poi132.

128 S.GIUDICI,op cit., 336; nello stesso senso App. Milano, 6 febbraio 1990, in GADI 1990, p. 200,

per cui «non par dubbio che l’integrazione postuli una situazione originariamente non integra, cioè

incompleta, lacunosa, monca; sicché in tanto potrà parlarsi d’integrazione, in quanto si abbia a che fare con il completamento di un qualcosa che, altrimenti, resterebbe in difetto».

129 M.CARTELLA,op cit,. p.90, corsivo dell’autore. Lo stesso commentatore, sempre lavorando sul

testo della norma, non ritiene possibile far reggere la seconda parte dal limite «aspetti non

sostanziali» della prima; se cosi si facesse tutta la parte della disposizione che si riferisce al «caso di domanda di brevetto…» diverrebbe superflua e costituirebbe un inutile ripetizione.

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S.GIUDICI,ibidem.

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L’art. 172,3 dispone: «Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprietà industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta»; mentre il comma 4 in tema di

varietà vegetali prevede: «Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo 170, comma 1,

lettera d), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici… ».

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