Riformulazione e tutela dell’affidamento

Un’altra problematica con cui deve scontrarsi la possibilità di riformulare le rivendicazioni in corso di causa riguarda la tutela dei terzi: si tratta di valutare se le modifiche apportate alle rivendicazioni anche tramite il recupero di elementi contenuti nella descrizione, pur consistendo in una limitazione dell’ambito di privativa, possano pregiudicare i diritti dei terzi concorrenti ed in particolare ledere il loro affidamento sull’oggetto del brevetto come delineato dalle rivendicazioni originarie.

6.1. Prime critiche all’art. 79,3 CPI: alterazione del bilanciamento di interessi tra titolare e terzi?

Sul punto i primi commentatori hanno mosso varie critiche alla facoltà concessa oggi dall’art. 79,3 CPI, sostenendo con varie argomentazioni che una siffatta operazione sposterebbe la linea del bilanciamento di interessi, che il brevetto

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dovrebbe contemperare, verso un indebito vantaggio per il titolare del brevetto, con conseguenti effetti altrettanto sfavorevoli per i terzi, a partire dal soggetto che in giudizio si vede “cambiate le carte in tavola”.

Una prima considerazione ha riguardato la qualità del dovere di astensione cui è sottoposto il terzo.

È stato infatti affermato che il requisito per cui la rivendicazione debba indicare specificamente ciò che si intende debba formare oggetto di tutela sarebbe funzionale all’esigenza di assicurare ai terzi una ragionevole sicurezza sulla misura del loro dovere di astensione. Perché sia perseguito tale scopo sarebbe necessario che la specificità dell’indicazione costituisca un requisito perdurante della pretesa di tutela, nel senso che l’esclusione originaria e volontaria di una caratteristica dall’ambito di protezione richiesta, seppur descritta, dovrebbe determinare il correlativo diritto del terzo di attuare ciò che il titolare non ha specificamente incluso nella sua ambizione di tutela.

Secondo un commentatore271 il fatto che la riformulazione vada a limitare la portata dell’ambito di tutela ha poca importanza: conta il fatto che si rinfacci al terzo un dovere di astensione riferito a qualcosa di “diverso” rispetto a ciò che originariamente emergeva dalle rivendicazioni. La circostanza che al terzo competerà un dovere di astensione più attenuato non sarebbe appagante, a suo dire, poiché il presupposto della rivendicazione risiederebbe nell’invalidità originaria della rivendicazione, integrata dall’assenza della caratteristica supplementare, solo descritta e non specificamente rivendicata.

Di conseguenza enorme sarebbe lo scarto tra il vantaggio del titolare e quello dei terzi concorrenti a seguito della riformulazione: i primi vedrebbero salvato e tutelato, seppur in via parziale, ciò che era illegittimamente rivendicato, e quindi invalido ab origine, mentre i secondi vedrebbero solamente ampliata la loro libertà di attuazione, nulla in confronto al fatto che quanto rivendicato originariamente

271 I.M.PRADO, La nuova disciplina delle rivendicazioni, in Il dir. ind., 2010, p. 533; ID.

Riformulazione, op. cit., p. 435; ID. Brevi note in tema di «interpretazione delle rivendicazioni», in Riv. dir. ind., 2009, I, p.132.

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avrebbe dovuto essere escluso dalla protezione brevettuale, e dunque lasciato ad intera disposizione della collettività, mentre la lacuna che causava l’invalidità è stata colmata grazie al recupero di una caratteristica inserita solamente nella descrizione.

6.2. Ma è veramente così? Un ulteriore riflessione.

La critica appena esposta si basa sul fatto che i terzi vedrebbero ancora tutelata un’invenzione che sin dall’inizio avrebbe dovuto non essere protetta in quanto invalida, e questa circostanza non sarebbe controbilanciata dall’attenuazione del dovere di astensione che ad essi compete, poiché quest’ultimo non sarebbe riferito a qualcosa di limitato, bensì a qualcosa di diverso da quanto specificamente rivendicato in origine.

A parere di chi scrive queste considerazioni non sono da condividere poiché fondate su un presupposto scorretto.

Occorre sottolineare una questione fondamentale: il fatto che una o più rivendicazioni siano prive dei requisiti di validità non significa che il brevetto sia nullo ipso facto272. Il titolo è infatti valido dal momento in cui è concesso dall’Ufficio

Italiano Brevetti, mentre diventa invalido solo nel momento in cui la nullità dello stesso sia stata dichiarata dal giudice con sentenza passata in giudicato. Di conseguenza il terzo che stimi le rivendicazioni di un certo brevetto essere prive dei requisiti di validità avrà modo di proporre un’azione di nullità affinché il giudice la dichiari, beneficiando poi della efficacia ex tunc dell’eventuale sentenza di nullità, ma fino a quel momento non potrà comportarsi come se il brevetto non esistesse. Chiarito questo punto si capisce che la critica di cui sopra non sussiste: il terzo non è svantaggiato dal fatto che un brevetto nullo diventi brevetto parzialmente valido in seguito alla riformulazione, perché il brevetto non è affatto nullo, ma potenzialmente invalidabile. La riformulazione non fa in alcun modo rivivere un brevetto nullo, ne ridefinisce solo l’ambito di esclusiva, con la rinuncia, da parte del titolare, all’ambito più ampio di protezione definito dalle rivendicazioni originarie.

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Questo non sta a significare che l’affidamento dei terzi non vada preso in considerazione, occorre infatti fare attenzione affinché sotto un’apparente limitazione si nasconda un’indebita estensione della protezione. Sul punto non dovrebbero esserci particolari problemi, si è visto sopra come già il codice preveda il doppio limite del contenuto della domanda e della protezione conferita originariamente, in aggiunta si potrebbero recepire i criteri di valutazione e i rigorosi test praticati dall’Ufficio Europeo ed esposti in precedenza. In questo modo non viene ad esistere il problema di una diversità del dovere di astensione, si è sottolineata infatti l’inammissibilità di una riformulazione che porti alla determinazione di un aliud rispetto all’oggetto del brevetto come definito in origine. Un semplice test per salvaguardare i diritti dei terzi consiste nel verificare che chi non era contraffattore del brevetto come inizialmente concesso non lo diventi per effetto di una modifica intervenuta dopo la concessione. Se dunque il titolare rivendicava «A+B+C» e il concorrente attuando «A+B» non integrava contraffazione, non la integrerà nemmeno quando la rivendicazione sarà limitata con l’aggiunta di un elemento che la renderà più specifica ad esempio «A+B+C+D», da quel momento in poi anzi il dovere di astensione del terzo vien ridotto, potendo egli attuare liberamente «A+B+C»273.

Ecco perché la limitazione, se è tale ovviamente, non incide sui diritti dei terzi se non estendendone la portata. Ancora una volta vengono contemperati gli interessi del titolare e dei concorrenti in ambito brevettuale: gli uni vedendo sopravvivere in parte la tutela sul proprio trovato, gli altri vedendo ampliato il proprio margine di

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Si tratta ovviamente di un caso molto semplice e non è detto che il risultato cui si pervenga sia sempre quello illustrato: basti pensare ad un complesso brevetto chimico sui cui il titolare rivendichi «A+B+C» mentre il concorrente successivamente attui «A+B+C+D» ove «D» sia elemento idoneo ad escludere qualsiasi rapporto di dipendenza, e dunque di contraffazione, con l’invenzione rivendicata in quanto idoneo a mutare radicalmente la soluzione inventiva. In questo caso cosa succede se il titolare del primo brevetto recupera l’elemento «D» dalla descrizione e lo trasla nelle rivendicazioni proteggendo «A+B+C+D»? Risulterebbe che il concorrente che prima non era contraffattore lo diventi dopo la riformulazione, si può ancora parlare di limitazione?

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libertà e vedendo consegnati alla collettività elementi che prima erano oggetto di monopolio.