Confronto con la recente normativa

Nella seconda parte del precedente capitolo sono stati analizzati due istituti che permettono la modifica in senso limitativo del brevetto anche dopo la concessione da parte dell’UIBM: uno di questi è la limitazione amministrativa prevista dall’art. 79,1 CPI proponibile dal titolare direttamente all’Ufficio, l’altro è quello della nullità parziale, con cui il giudice tramite sentenza mantiene valida quella parte del brevetto non affetta da invalidità, riducendo l’ambito di protezione conferito al titolare.

In particolare la procedura di limitazione dinanzi all’UIBM permette al titolare di autoridurre l’area della propria privativa, ed è uno strumento di fondamentale importanza quando questi venga a conoscenza di documenti di arte anteriore non conosciuti al momento del deposito del brevetto, anteriorità che limiterebbero la soluzione proteggibile solo ad alcuni aspetti dell’invenzione originaria, invalidando potenzialmente parte delle rivendicazioni. Procedendo in tal modo il titolare riduce, se non azzera, il rischio di incorrere in cause di nullità promosse in via diretta da concorrenti e in via di domanda riconvenzionale da parte di contraffattori, nelle quali rischierebbe di vedere invalidato il proprio brevetto o modificato parzialmente a discrezione del giudice adito.

101

Questi meccanismi, salvaguardando l’interesse del titolare a veder tutelato nel tempo il proprio brevetto, tutelano anche la promozione dell’innovazione attraverso l’esclusiva sull’invenzione, la quale sarebbe gravemente pregiudicata qualora l’inventore venisse sanzionato con la perdita della protezione ogniqualvolta per errore venissero ricomprese nella privativa specifiche realizzazioni della soluzione brevettata prive dei requisiti di validità, a causa di anteriorità invalidanti non conosciute al momento del deposito e non segnalate in fase di esame dall’Ufficio. Una sanzione che, oltre ad essere iniqua a causa della normale impossibilità per l’inventore di possedere una conoscenza completa dello stato dell’arte anteriore, porterebbe ad ingenerare nei titolari notevoli incertezze sulla resistenza della protezione240.

La stessa ratio sottostà alla nuova possibilità codificata nel 2010 per il titolare di procedere ad una limitazione del brevetto in sede di giudizio di nullità, mediante una riformulazione delle rivendicazioni. Si è in un’ ipotesi nella quale il titolare non ha promosso la procedura di limitazione centralizzata a causa della mancata conoscenza di anteriorità invalidanti, o magari la procedura è stata attivata e completata con successo, ma vi sono altre anteriorità potenzialmente invalidanti di cui il titolare era totalmente ignaro. Può dunque succedere che un terzo concorrente, avendo rinvenuto documenti di arte anteriore, agisca in giudizio chiedendo la nullità di quel brevetto, totale o parziale.

Prima del decreto correttivo in un’ipotesi del genere il titolare non aveva scampo, se le anteriorità erano verificate poteva al massimo sperare in una declaratoria di nullità parziale, che gli avrebbe consentito di mantenere in vita la privativa seppure per una parte residuale, mentre il resto sarebbe diventato di dominio pubblico. La stessa conclusione si verificava nel caso in cui ad agire fosse il titolare in via principale chiedendo di accertare la contraffazione da parte del convenuto, e questi in via riconvenzionale chiedesse di accertare che il brevetto fosse nullo e dunque che la domanda proposta dal titolare venisse rigettata.

Questa era la situazione, poiché il terzo comma non permetteva di attivare la procedura amministrativa di limitazione qualora fosse pendente un giudizio di

240

Cfr. R.FRUSCALZO, La limitazione del brevetto dopo il decreto correttivo, in Il dir.ind., 2011, p. 320.

102

nullità e fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Con tale disposizione il legislatore tentava di coordinare il procedimento amministrativo con quello giudiziale, disponendo l’improcedibilità del primo in pendenza del secondo. Sulla base del principio di economia processuale veniva data dunque prevalenza all’eventuale giudicato di nullità e, nel caso di dichiarazione di nullità parziale, considerando efficace la limitazione solo se relativa ad una parte del brevetto diversa da quella dichiarata nulla dal giudice241. Questo principio di prevalenza del procedimento giurisdizionale su quello amministrativo risultava pacifico tra gli autori e in giurisprudenza, ove si affermava che «una volta che la cognizione sulla

validità del brevetto sia devoluta al giudice ordinario, resta preclusa qualunque iniziativa tendente a modificare la portata della privativa in sede amministrativa.242

Se prima dunque il titolare che non avesse limitato in tempo il proprio brevetto rischiava fortemente di soccombere qualora fosse stata contestata in giudizio la validità del proprio titolo, oggi lo stesso soggetto ha qualche possibilità in più di salvare il salvabile, proponendo nel corso del giudizio una riformulazione in senso limitativo delle rivendicazioni originarie. Orbene, tale possibilità non va vista come mera alternativa giudiziale alla limitazione amministrativa, bensì come strumento utile in termini di qualità ed efficienza del giudizio, in funzione della pronuncia di nullità parziale. Sotto questa prospettiva è innegabile che l’esercizio della facoltà del titolare del brevetto di formulare nuove rivendicazioni più limitate rappresenta il presupposto indispensabile per consentire al giudice di valutare l’eventuale validità residua del brevetto sulla scorta di un supporto tecnico adeguato, senza dover per forza procedere in prima persona ad un intervento diretto sulla rivendicazione. Ma anche per il titolare questo è un grande vantaggio, poiché egli può mantenere il controllo sul testo della privativa, evitando che una ridefinizione da parte del CTU e la pronuncia di nullità parziale da parte del giudice possano determinare una

241

Cfr. D.BRAMBILLA, Riflessioni in materia di limitazione di brevetto, in Il dir.ind., 2009, p. 307.

242 Trib. Tortona, 29 agosto 1996, in GADI, 1997, p.301; tra gli autori V.DI CATALDO, I brevetti per

invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli, in P.SCHLESINGER, Il codice civile, Commentario, Artt. 2584-2594, Milano, GIUFFRÈ, 2000, p.35; L.UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà

intellettuale e concorrenza, Padova, CEDAM, 2007, p.479; M.CARTELLA in V.FRANCESCHELLI, Brevetti,

marchio, ditta, insegna. Torino, UTET, 2003, p.382 per cui la ragione della prevalenza della pronuncia

giudiziale sulla procedura amministrativa andava ravvisata nella diversa decorrenza temporale degli effetti della limitazione: ex tunc per la prima rispetto a quelli ex nunc per la seconda.

103

modificazione delle rivendicazioni che non corrisponde al suo interesse. Ovviamente la possibilità di riformulare le rivendicazioni non sarà sempre ancora di salvezza per il titolare, rimanendo nelle mani del giudice il potere di dichiarare la nullità anche integrale del brevetto come ridefinito nel caso in cui non sia provvisto dei requisiti di validità o oltrepassi i limiti di cui all’art. 76,1,c), limiti di cui si parlerà più avanti243.

3.2. Confronto con la normativa europea: la necessità di adeguamento a EPC