La coesistenza di segni confliggenti

Si è accennato al fatto che la disposizione sulla convalida prevede espressamente, in seguito alla riforma del 1992, che il titolare del marchio anteriore possa continuare a fare uso del proprio segno distintivo; questo fatto comporta la compresenza sul mercato di segni confliggenti.

pregiudicata se fosse consentito al titolare del segno anteriore di estendere l’ambito territoriale del proprio utilizzo a territori originariamente non coinvolti dal preuso”.

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La stessa legge delega per la riforma, la n. 142 del 19 febbraio 1992, all’art. 62 lett. p, in attuazione di quanto previsto dall’art. 9.3 DM², disponeva che il nuovo testo dell’art. 48 l.m. avrebbe dovuto precisare che la convalidazione “comporta

la coesistenza dei due marchi in conflitto”.

Tale risultato della convalida non costituisce l’unico caso in cui l’ordinamento consente la presenza di segni tra loro astrattamente confondibili sul mercato, nei capitoli precedenti si è avuto modo di vedere che il preuso in grado di togliere novità ad un successivo marchio registrato è solamente quello generale³, mentre quello di carattere puramente locale dà luogo alla cosiddetta “cristallizzazione” del marchio di fatto, disciplinata all’art. 12 lett. a e all’art. 2571 c.c.4.

La cristallizzazione del marchio di fatto, sprovvisto di qualsiasi tipo di notorietà o avente notorietà a livello solamente locale, dà luogo alla coesistenza di marchi confondibili nell’ambito territoriale in qui si era svolto il preuso; l’art. 12.1 lett.

a prevede che il preutente abbia il diritto di continuare nell’uso del marchio,

anche ai fini della pubblicità, “nei limiti della diffusione locale”, nonostante la successiva registrazione del marchio ad opera di un altro soggetto; l’art. 2571 c.c., in maniera simile, prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, “nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

In seguito alla riforma del 1992 si è generalmente affermata la tesi per cui la situazione che di fatto si crea con la cristallizzazione del marchio è quella di un duopolio, costituito dalla contemporanea presenza dei due segni sul territorio in cui si era diffuso localmente il primo marchio di fatto⁵; al preutente continua ad

2 “Nei casi di cui al paragrafo 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore”.

3 Sul punto si veda il § 2.1.7 Il marchio di fatto con notorietà generale e prima ancora, in questo lavoro, i § 1.4 e 1.5 sulla definizione di “nullità relativa”.

4 In dottrina evidenziano il parallelo tra convalida e cristallizzazione, in quanto fattispecie che comportano la coesistenza di segni confliggenti, M.RICOLFI, I segni distintivi di impresa, in AA. VV., Diritto industriale, cit., 101, e L.PECORARO, Nullità, convalidazione, decadenza, in N. Bottero, M. Travostino (a cura di), Il diritto dei marchi d’impresa, cit., 186.

5 Prima dell’entrata in vigore della novella del 1992 era controverso se, chi aveva fatto localmente uso di un marchio, avesse il potere di inibire negli stessi limiti l’uso di altrui posteriori marchi registrati confondibili o se invece non gli spettasse che la facoltà di continuare ad usarne, realizzandosi così l’uso contemporaneo di marchi confondibili da parte di imprese concorrenti.

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essere consentito l’uso per i prodotti ed i servizi per i quali il segno era precedentemente utilizzato, ed anche per i prodotti ed i servizi affini; non sono concessi ampliamenti sul piano territoriale, ma non sono previsti ulteriori limiti quantitativi o qualitativi⁶. In dottrina si è inoltre osservato che, nel caso in cui la coesistenza dei segni del preutente a livello locale e del registrante, nella zona del preuso, determini la possibilità di confusione tra i due segni, è possibile pensare all’esistenza di un onere di differenziazione, che in concreto rimuova tale pericolo; ad osservazioni analoghe si è pervenuti in tema di effetti della convalida7, per l’esame delle quali si rimanda al § 4.1.3.

La situazione di coesistenza di marchi confondibili, ora espressamente prevista anche in seguito a convalida, avrebbe delle caratteristiche analoghe a quella che si crea in seguito alla cristallizzazione, fatta eccezione per l’ambito del preuso, che nel caso della convalidazione ha un’estensione territoriale pari, o almeno molto simile, a quella della successiva registrazione. Un Autore ha evidenziato che la coesistenza di segni interferenti e confondibili, creata dalla convalida, a

In senso favorevole all’esclusiva nell’ambito locale erano la giurisprudenza prevalente (si vedano come esempio Trib. Roma, 11 maggio, 1982, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1982, 521 ss.; Trib. Torino, 15 giugno 1974, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1974, 830 ss.) ed una parte della dottrina (M. CASANOVA, Impresa e azienda, cit., 491 ss., il quale affermava che “La coesistenza – nello stesso territorio – di segni perfettamente identici facenti capo ad imprese diverse ed antagoniste, è, invero, incompatibile con l’essenza del marchio, lo paralizza e, praticamente, lo distrugge nelle sue funzioni vitali”. Si veda inoltre G.G.AULETTA,V.MANGINI, Del marchio, in Commentario

al cod. civ., cit., 102). Favorevole ad ammettere la coesistenza nell’ambito locale del preuso era

un’altra parte della dottrina, si veda come esempioM.AMMENDOLA, Considerazioni sulla tutela

concorrenziale del cd. “diritto” sul marchio non registrato, in Riv. Dir. Ind., 1977, 346 ss., per

il quale “Se è evidente che il preuso trova giustificazione nell’interesse dei consumatori a conservare la relazione marchio-prodotto già instaurata, tuttavia ciò non può essere addotto anche a giustificazione di un divieto di utilizzazione del marchio brevettato nel territorio del preutente”. L’affermazione per cui solo in caso di coesistenza territoriale vi sarebbe il pericolo di confusione appariva, secondo questo Autore, “frutto di una visione sorpassata ed assolutamente statica del comportamento del pubblico dei consumatori, ipotizzante una situazione irreale, caratterizzata dall’assoluta mancanza di mobilità dei consumatori stessi”. Per l’interpretazione attualmente accolta, favorevole alla coesistenza nell’ambito territoriale del preuso, si veda A.VANZETTI,V.DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 183, per i quali la soluzione favorevole all’esclusiva del preutente, nell’ambito locale del preuso, “penalizzerebbe in modo inaccettabile il registrante”.

6 L.PECORARO, Nullità, convalidazione e decadenza, cit., 186, rileva come la soluzione di segno opposto, per la quale risulterebbe limitato l’uso del primo marchio anche dal punto di vista qualitativo, oltre che territoriale, comporterebbe il risultato di mantenere in vita un marchio di fatto, per poi in realtà impedirne al titolare l’utilizzo effettivo.

7 A.VANZETTI,V.DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., 184 e 198; sull’onere di differenziazione in seguito alla convalida si veda § 4.1.3.

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differenza di quella conseguente all’anteriorità di un marchio di fatto sprovvisto di notorietà o noto su scala locale, non rimane circoscritta ad una porzione limitata di territorio⁸. In seguito a tale osservazione, considerato anche quanto si è precedentemente osservato al § 3.2.1, in tema di rapporto tra tolleranza e decettività, occorre identificare quali rimedi siano esperibili al fine di evitare che tale coesistenza generi un rischio di confusione nel pubblico; una parte di questo capitolo sarà riservata all’onere di differenziazione ed al coordinamento tra gli effetti della convalida ed il divieto di inganno al pubblico.

Prima di procedere a questo approfondimento è altresì opportuno tornare alla disciplina precedente alla riforma del 1992, per esaminare quali conseguenze avesse la mancata espressa previsione, nella versione originaria dell’art. 48 l.m., della continuazione dell’uso da parte del preutente.

4.1.2 L’art. 48 del R.D. 929/1942 e la mancata espressa previsione della