L’uso quantitativamente qualificato e l’estensione geografica

La tolleranza quinquennale, che inizia nel momento della conoscenza dell’esistenza del marchio successivo, consiste nella mancata reazione nei confronti dell’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile.

In primo luogo è da rilevare che la tolleranza è espressamente richiesta nei confronti dell’uso del segno posteriore, il mero deposito del marchio e la sua registrazione, anche se conosciuti dal titolare del diritto anteriore, non sono da soli sufficienti a far decorrere il quinquennio per la convalida³⁸.

È dunque opportuno domandarsi se la norma richieda delle modalità particolari che devono caratterizzare l’uso di questo secondo marchio. Sicuramente tale

36 M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale, cit., 154 ss. In commento all’art. 48, R.D. 929/1942, R.PENNISI, La convalida del marchio, 114 ss., osserva che “la ratio della convalida presuppone la permanenza del segno sul mercato. Solo così si realizza l’assetto di interessi che giustifica poi la coesistenza: le cause sospensive non trovano quindi qui giustificazione. Per le stesse ragioni, mi sembra di poter condividere l’opinione che ritiene che l’uso debba essere continuativo e che, in caso di sospensione di esso, il periodo di tempo già trascorso non potrà essere computato, dovendo quindi il processo di consolidazione del marchio ricominciare da capo”. Analogamente M.CASANOVA, Impresa e azienda, cit., 581.

37 Trib. Milano, 3 febbraio 2005, in Riv. dir. ind., 2005, II, 356.

38 G.E.SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, cit., 535, il quale in proposito cita la Corte di Giustizia C-482/09, 22 settembre 2011, punti 57 e 58.

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presupposto è da esaminare in relazione al fatto che la convalida si fonda sulla considerazione che, decorso un certo periodo di tempo, il pubblico si sia ormai abituato a distinguere i due marchi.

Se si intende la convalida come istituto a tutela dell’interesse dei consumatori, per un Autore³⁹ non avrebbero alcuna rilevanza quelli che sono meramente degli atti preparatori interni all’utilizzo del marchio registrato, poiché questi non sono affatto percepiti dal pubblico, mentre invece possono costituire l’uso richiesto dalla norma gli atti preparatori esterni, ma solamente in quanto comportino la “spendita del marchio”. Inoltre il legislatore non sembra far riferimento ad una particolare intensità dell’uso, cosicché l’aspetto maggiormente rilevante è che quest’uso non si interrompa per un periodo tanto lungo da far decorrere nuovamente il termine dal suo inizio.

Si noti che il fatto di non richiedere una certa intensità dell’uso è sicuramente coerente con una disciplina favorevole ad i marchi registrati: il marchio successivo è registrato, ed è quindi sufficiente un uso di quest’ultimo anche in un ambito locale ristretto per far decorrere il termine quinquennale, che può comportare una convalida su tutto il territorio nazionale.

Un Autore ha rilevato che non vi sarebbe rimedio, se non la dimostrazione della malafede nella registrazione del secondo marchio, nel caso in cui l’utilizzo successivo alla convalida avvenga su tutto il territorio dove ha valore la registrazione, ed il titolare del marchio anteriore avesse omesso di reagire nel quinquennio perché l’uso del successivo marchio registrato avveniva precedentemente su scala locale ed in ambito territorialmente non interferente con quello, non puramente locale, del marchio di fatto⁴⁰.

L’argomento secondo cui un semplice impiego del marchio, senza una particolare intensità, è sufficiente a determinare la preclusione per tolleranza, è anche implicitamente stato sostenuto dalla Corte di Giustizia, dove, per quanto

39 M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale, cit., 155 ss. 40 M.CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 156.

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riguarda l’utilizzazione del secondo marchio, è semplicemente previsto che questa avvenga nello Stato in cui il segno è stato registrato⁴¹.

Sebbene né l’art. 28 c.p.i. né l’art. 54 r.m.c. richiedano una certa intensità di uso, limitandosi a prevedere implicitamente che l’uso avvenga nello Stato dove è stata domandata la registrazione, occorre comunque osservare che l’utilizzazione del secondo marchio ha sicuramente un valore determinante nel giudizio di conoscenza o non conoscenza da parte del primo titolare circa l’esistenza del segno confliggente: è infatti l’uso, ben più della registrazione, a giustificare e circoscrivere l’istituto della convalidazione, e la prova di un uso effettivo è essenziale per integrare la fattispecie42. Inoltre, per la convalida del marchio comunitario, è necessario che l’uso del segno avvenga nello Stato in cui il marchio anteriore è protetto, non essendo rilevante l’uso in un altro Stato membro, che non sarebbe interferente con il primo marchio⁴³; in giurisprudenza si è infatti ritenuto che il regolamento comunitario espressamente preveda, per la convalidazione del marchio, che il marchio posteriore sia usato nel medesimo Stato in cui è utilizzato il marchio anteriore “cosicché, il titolare di detto segno anteriore, venendo a conoscenza del segno posteriore, dovrà premunirsi di verificare se detto uso sia effettuato sulla base di un segno non registrato, di un marchio registrato in sede nazionale, ovvero di un marchio registrato in sede comunitaria”44.

Si vedrà inoltre, in tema di effetti della convalida, che la preclusione dell’esercizio dell’azione di nullità implica la continuazione dell’uso del segno posteriore, destinato a convivere con quello anteriore. Il sistema europeo assume

41 Corte di Giustizia, C-482/09,22 settembre 2011, http://curia.europea.eu, punti 57 e 62, dove nell’enumerazione delle condizioni per far decorrere il termine quinquennale si fa riferimento semplicemente a “l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato”.

42 G.SENA, Il diritto dei marchi, cit., 186.

43 T-417/12, cit., punto 19, “The later trade mark must be used in the Member State where the earlier trade mark is protected”.

44 Trib. Venezia, 27 giugno 2008, in Foro It., 2009, 1282. Il Tribunale ha ritenuto che solo l’uso del secondo marchio, che avvenga nello stesso Stato in cui si verifica il preuso, possa comportare la “scelta di campo” del titolare del diritto anteriore: o accettare la presenza del secondo segno o reagire al suo utilizzo.

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evidentemente che il secondo marchio debba essere stato utilizzato in modo da acquisire un autonomo accreditamento presso il pubblico⁴⁵.

Inoltre l’uso del secondo marchio, per poter dare luogo a tolleranza in capo al primo titolare, deve presentarsi come interferente col diritto di quest’ultimo e quindi ha rilievo solamente se effettuato nello stesso mercato per cui esiste il diritto del titolare del primo marchio46.

In conformità con la configurazione della convalida come istituto che semplicemente consolida delle situazioni di fatto, l’uso del marchio da convalidare, benché non siano richiesti particolari requisiti d’intensità dell’utilizzazione, deve avvenire sempre per la medesima tipologia di prodotto, eventuali modifiche su questo punto farebbero nuovamente decorrere un quinquennio47.

Una soluzione analoga dovrebbe essere accolta anche per quanto riguarda eventuali modifiche dell’identità del marchio, soprattutto se si considera il fatto che la tolleranza del primo titolare potrebbe essere causata dalla convinzione che i cambiamenti intervenuti, rispetto al segno registrato, rendano il marchio “meno confondibile” con il proprio. Tuttavia dal momento che il marchio che si convalida è quello registrato, l’ammettere che vi possa essere convalidazione, pur in presenza di questo genere di mutamenti, nel corso del quinquennio, non escluderebbe che il titolare del marchio convalidato possa in seguito utilizzare il marchio come originariamente registrato e quindi con una maggiore interferenza rispetto al marchio precedente⁴⁸.

45 D. SARTI, Segni distintivi e denominazioni di origine, in L.C. Ubertazzi (a cura di), La

proprietà Intellettuale, Giappichelli, Torino, 2011, 120.

46 App. Milano, 2 giugno 1998, Giur. ann. dir. ind., 1999, 471 ss.

47 Per App. Roma, 10 marzo 2006, Giur. ann. dir. ind., 2006, 679 ss. non può essere attribuito nessun rilievo all’uso fatto in un settore diverso ed estraneo a quello per cui è registrato il marchio anteriore.

48 M.CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 154 ss., in tema di definizione dell’uso del marchio successivo, si veda Trib. Milano, 13 marzo 2007, Giur. ann.

dir. ind, 2007, 765 ss., il quale ha sostenuto che, ai fini della convalida del marchio Torionate,

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In giurisprudenza si è inoltre sostenuto che il titolare del marchio da convalidare possa valersi, per la determinazione del quinquennio di uso continuativo, anche dell’utilizzazione ad opera del licenziatario49.

3.2 La conoscenza dell’uso. La tolleranza richiesta a partire dalla riforma del