Il dies a quo del termine quinquennale

Sulla durata del termine richiesto per la convalida non vi possono essere dubbi, occorre dunque individuare il momento da cui questo periodo inizia a decorrere e per procedere a tale individuazione è necessario comprendere a quale altro elemento di fattispecie si riferisca tale termine quinquennale.

La versione originaria dell’art. 48 l.m. prevedeva che la preclusione dell’azione di nullità si verificasse quando il secondo marchio fosse stato “pubblicamente

usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all’art. 35”. Il termine quinquennale era chiaramente riferito all’uso

pubblico ed in buona fede dopo la registrazione ed era espressamente previsto che il quinquennio iniziasse a decorrere dopo la pubblicazione disciplinata dall’art. 35 della stessa legge, il quale prevedeva: “L’Ufficio pubblica la notizia

dei brevetti concessi e l’esemplare dei marchi nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all’art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali”.

2 R.PENNISI, La convalida del marchio, cit., 31, ha in proposito osservato che l’esigenza di tutelare l’avviamento del marchio successivo registrato, che diverrà fondamentale nella disciplina della convalida a partire dall’art. 99 R.D. 1602/1934, era totalmente estranea all’art. 40 del 1906, che mirava semplicemente alla realizzazione di un sistema intermedio di acquisto del diritto. “In quell’ottica il termine di decadenza dell’azione aveva lo scopo di assicurare la certezza della situazione del registrante. Congruo con tale esigenza era un termine quanto più possibile breve, in modo da evitare che il marchio cominciasse a caricarsi di valori di avviamento, ma non troppo breve, tale cioè da rendere eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto”.

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A tale pubblicazione, prevista per i marchi aventi efficacia soltanto in Italia, doveva essere considerata equivalente la pubblicazione nel Bollettino internazionale delle registrazioni ottenute presso l’Ufficio di Berna, prevista dalla Convenzione di Parigi³.

La norma richiedeva espressamente che il marchio fosse usato dopo la pubblicazione e tale specificazione implicava che questa data e l’inizio dell’effettivo uso potessero non coincidere; questo poteva verificarsi nell’ipotesi in cui il marchio, al momento della registrazione, non fosse ancora realmente utilizzato; in questo caso il termine avrebbe iniziato la sua decorrenza dal momento dell’uso effettivo4.

Una parte della dottrina aveva inoltre rilevato che l’originaria versione della disposizione, facendo decorrere il quinquennio dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino, aveva creato alcuni problemi di ordine pratico, dapprima per i gravi ritardi nella pubblicazione e successivamente per la cessazione della stessa⁵.

In seguito alla riforma del d.lgs. 480/1992, la norma sulla convalida prevede che incorrano nella preclusione dell’esercizio dell’azione di nullità i titolari dei diritti anteriori che abbiano “durante cinque anni consecutivi tollerato, essendone a

conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile”. È

evidente che sia stato eliminato qualsiasi riferimento alla pubblicazione della registrazione del marchio da convalidare e che il termine quinquennale non sia più riferito all’uso del secondo marchio, ma alla tolleranza da parte del preutente. In dottrina si è osservato che in questo modo è stata introdotta la regola, conforme alla configurazione della convalida come preclusione per tolleranza secondo il diritto comunitario, per la quale il termine quinquennale decorre dalla

3 App. Firenze, 4 dicembre 1975, in Riv. Dir. Ind., 1975, 179 ss.; Trib. Milano, 28 giugno 1979, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1979, 592 ss.

4 M.CASANOVA, Impresa e azienda, cit., 581; così sottolinea anche R.PENNISI, La convalida del

marchio, cit., 114, il quale specifica altresì che il non uso non poteva superare la durata di tre

anni, altrimenti si sarebbe verificata l’ipotesi di decadenza prevista dall’art. 42.1 l.m., per il quale “Il brevetto decade altresì se il marchio non è utilizzato entro tre anni dalla concessione del

brevetto o se, dopo tale triennio, l’utilizzazione è stata sospesa per tre anni”.

5 F.LEONELLI,P.PEDERZINI,P.L.COSTA,S.CORONA, La nuova legge sui marchi d’impresa, Pirola Editore, Milano, 1993, 135.

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conoscenza, da parte del primo titolare, dell’esistenza e soprattutto dell’uso del marchio successivo e non della sua registrazione⁶.

Secondo questa lettura della disposizione, si esclude che il legislatore abbia voluto attribuire alla conoscibilità legale, derivante dalla registrazione del marchio successivo, il ruolo di conoscenza effettiva, che invece è espressamente richiesta dalla norma. Inoltre l’attuale formulazione della disposizione comporta che il presupposto della conoscenza, da parte del primo titolare, dell’uso effettuato dal successivo registrante, debba essere provato da chi invoca la convalidazione7.

In seguito all’eliminazione, a partire dal d.lgs. 480/1992, di qualsiasi riferimento alla pubblicazione e quindi alla concessione del marchio, in dottrina e giurisprudenza, partendo dalla considerazione che “la nuova norma non precisa neppure se l’uso debba essere posteriore alla registrazione”8 non risulta una soluzione univoca che stabilisca se, agli effetti del decorso del termine, possa rilevare la tolleranza cosciente del titolare del diritto anteriore, che sia precedente al perfezionamento della registrazione, ma successiva al deposito della domanda.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza il quinquennio inizierebbe a decorrere dall’intervenuta conoscenza dell’uso altrui, sia essa contestuale oppure successiva, ma non precedente, alla registrazione⁹. In alcune pronunce giurisprudenziali si è sostenuto che la norma richiede la conoscenza della

6 In seguito alla riforma del 1992 per la fattispecie prevista per la convalida è richiesto un vero e proprio elemento costitutivo in più, che consiste nella vera e propria tolleranza dell’uso, data da una effettiva conoscenza dell’uso e dalla sua sopportazione, come ha evidenziato Cass., 4 dicembre 1999, n. 13592, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2000, 13, si veda infra, nota 21. Si vedano anche a proposito, nella giurisprudenza comunitaria, T-417/12 punto 19 “The proprietor of the earlier trade mark must be aware of the use of that trade mark after its registration” e C-381/12 punti 54 e 55 ed ancora C-482/09 punti 54 e da 56 a 58.

7 Trib. Torino, 25 gennaio 2010, Riv. Dir. Ind., 2010, 94; G. SENA, Il diritto dei marchi: marchio

nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, 2007, 186; A. VANZETTI,V.DI CATALDO,

Diritto industriale, cit., 153; M. RICOLFI, I segni distintivi dell’impresa, cit., 100; M. CARTELLA,

Il marchio di fatto nel Codice della proprietà Industriale, cit., 154. Sulla prova degli elementi di

fattispecie si veda il paragrafo 3.6.

8 A.VANZETTI,C.GALLI, La nuova legge marchi, cit., 247.

9 Così ad esempio F.LEONELLI,P.PEDERZINI,P.L.COSTA,S.CORONA, La nuova legge sui

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“utilizzazione di un marchio già registrato, del quale, cioè, sia stata concessa, e non meramente richiesta, la registrazione”10.

Un Autore ha ritenuto possibile argomentare che il momento in cui inizia a rilevare la tolleranza, per la decorrenza del quinquennio, possa essere individuato solo contestualmente o successivamente alla registrazione e non in seguito al solo deposito, basandosi anzitutto su un argomento letterale, dal momento che l’art. 28 c.p.i. fa espresso riferimento ad un marchio registrato; in secondo luogo ha osservato che comunemente si ritiene che il marchio in corso di registrazione sia, per la tutela, da equiparare al marchio di fatto11. Inoltre lo stesso Autore ha ricordato che, in seguito ad osservazioni ed opposizioni di terzi nel procedimento di registrazione, ex artt. 175 e 176 c.p.i., la domanda di marchio potrebbe in definitiva non portare alla registrazione, così l’interesse ad impedire la convalidazione non potrebbe sorgere in capo al preutente prima dell’avvenuta registrazione12.

In linea con tale interpretazione si è espressa recentemente anche la Corte di Giustizia, con ordinanza del 6 giugno 2013, nel procedimento C-381/12, in sede di giudizio di impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’UE, di una pronuncia del Tribunale, seguita a un ricorso contro un provvedimento dell’UAMI. In questa ordinanza la Corte ha confermato l’interpretazione scelta dal Tribunale, per la quale la data di riferimento per calcolare il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza è quella in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell’uso del marchio

10 Trib Firenze 16 giugno 2002, Giur. Ann. Dir. Ind., 2002, 986. Si veda inoltre Trib. Brindisi, 8 febbraio 2009, Giur. Ann. Dir. Ind., 2010, 100 ss., che ha sostenuto che, per la decorrenza del termine, si deve fare riferimento al momento in cui il marchio posteriore ha ottenuto la registrazione. In questa sentenza il Tribunale di Brindisi ha specificato che in quel caso non ricorrevano i presupposti per la convalida, dal momento che l’azione di nullità era stata proposta a meno di tre anni di distanza dalla registrazione del marchio successivo, essendo irrilevante che il titolare del marchio anteriore avesse tollerato l’uso del marchio posteriore anche per un periodo precedente alla registrazione, per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

11 M.CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit., 155, richiama in proposito Trib. Roma, 11 maggio 1982, Giur. ann. dir. ind. n. 1552 e Trib. Napoli 25 luglio 1981, Giur. ann. dir. ind. n. 1428, e sostiene che, ove si ammettesse una rilevanza dell’uso in seguito alla domanda, ma prima del perfezionamento della registrazione, si introdurrebbe una differenza di trattamento tra questa ipotesi e quella del marchio di fatto registrato in un momento successivo, per il quale si ritiene che l’uso di fatto precedente sia irrilevante.

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comunitario posteriore e questa data non può che essere posteriore a quella della registrazione di tale marchio, momento a partire dal quale è acquisito il diritto su quest’ultimo13.

Un’interpretazione conforme a tale orientamento è ancora recentemente stata seguita dal Tribunale UE (Settima Sezione) nella sentenza del 23 ottobre 2013, relativa alla causa T-417/1214. Si aggiunga che precedentemente la Corte di Giustizia aveva già affermato che una delle condizioni necessarie per il decorso del termine quinquennale è “la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato”15.

D’altra parte vi è anche chi sostiene che, essendo stato soppresso, a partire dalla riforma del 1992, ogni riferimento alla pubblicazione, e quindi alla concessione del marchio, il quinquennio possa decorrere dalla data di deposito della domanda del secondo marchio, oltre che dall’uso, dalla conoscenza e dalla tolleranza16. Le

13 Corte di Giustizia, C-381/12, 6 giugno 2013, http://eur.lex.europa.eu; la conclusione della Corte riportata nel paragrafo (punto 54 dell’ordinanza) era stata introdotta dalla seguente considerazione (punto 53): “Per confutare l’argomento dedotto dalla Marchi Italiani, secondo il quale il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza è la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, il Tribunale ha richiamato, al punto 32 della sentenza impugnata, la finalità dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, che è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio comunitario posteriore per cinque anni consecutivi, pur essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione di cui disponevano nei confronti di detto marchio. A tale riguardo, il Tribunale ha aggiunto, al medesimo punto 32, che non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l’uso del marchio comunitario posteriore una volta venuto a conoscenza del suo utilizzo, se egli non era in condizione né di opporsi al suo uso né di domandarne la nullità (v., per analogia, sentenza Budějovický Budvar, cit., punti da 44 a 50)”. Sulla sentenza del caso Budweiser (C-482/09) si veda infra.

14 T-417/12, 23 ottobre 2013 in http://curia.europa.eu. Punto 21: “It’s from the time when the proprietor of the earlier trade mark is made aware of the use of the later Community trade mark, after its registration, and not the date on which the application for the Community trade mark is filed, that the period of limitation in consequence of acquiescence starts running”.

15 Corte di Giustizia, C-482/09, 22 settembre 2011, punto 62. In merito a questa sentenza G.E. SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, in Codice della Proprietà Industriale, a cura di A. Vanzetti, 535, ha osservato che la motivazione del provvedimento sembra indicare che la Corte si riferisse alla effettiva registrazione/concessione del marchio successivo, si veda anche il punto 54 dove si afferma che il termine “non può cominciare a decorrere a partire dal mero uso di un marchio posteriore, anche qualora il suo titolare in seguito abbia provveduto alla registrazione”.

16 G.SENA, Il diritto dei marchi, cit. 185; A.VANZETTI,C.GALLI, La nuova legge marchi, 247, rilevano che la norma odierna non precisa neppure che l’uso debba essere posteriore alla registrazione; sul punto si veda anche C.GALLI, Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE.

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opinioni orientate in tal senso tendono tuttavia ad escludere che, ai fini della convalida, possa addirittura rilevare il preuso anteriore al deposito¹⁷.

Un Autore ha in particolare sostenuto, nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria in senso opposto, che, considerato l’assetto attribuito alla convalida dalla riforma del 1992, incentrato sulla tolleranza del titolare del diritto anteriore piuttosto che sulla registrazione, la tesi per cui il quinquennio può decorrere già da epoca anteriore alla concessione della registrazione, ma successiva al deposito della domanda, dovrebbe essere ritenuta preferibile18. È invece difficilmente configurabile il rilievo dell’uso, e della conoscenza dell’uso, anteriori al deposito del marchio ed altrettanto complesso sarebbe ipotizzare di cumulare, ai fini della convalida, il periodo d’uso anteriore al deposito e quello posteriore. La registrazione conferisce infatti al titolare un diritto più ampio di quello derivante dall’uso di un marchio non registrato ed inoltre la tolleranza di un uso di fatto, magari circoscritto territorialmente, non implica la tolleranza di una registrazione e degli effetti che essa comporta; in conclusione sembra possibile ritenere che, per la convalida di un marchio registrato, occorrono cinque anni consecutivi di tolleranza dell’uso del marchio a partire dal momento del deposito, che non possono essere ridotti tenendo conto di un uso meramente di fatto anteriore¹⁹.