La possibile estensione analogica al conflitto con un marchio di

Nei paragrafi precedenti si è affrontato il tema dell’estensione dell’applicazione della convalida per quanto riguarda il segno anteriore, che è in grado di escludere il requisito della novità del marchio posteriormente registrato, e si è visto come un progressivo ampliamento della fattispecie è stato operato direttamente a livello del formante legislativo; tuttavia alcune ipotesi di applicazione estensiva hanno riguardato anche il tipo di segno successivo, quello suscettibile di convalida, nonostante la norma sembri ancora chiaramente identificarlo in via esclusiva con un marchio per il quale sia stata domandata ed ottenuta la registrazione.

L’estensione analogica al caso in cui il secondo marchio non fosse registrato era già stata sostenuta da parte della dottrina in relazione alla prima versione dell’art. 48 l.m.. Secondo questa disposizione era “la validità del brevetto” a convalidarsi per effetto dell’uso in buona fede non contestato per cinque anni a partire dalla “pubblicazione di cui all’art. 35, 1° comma” dell’avvenuta concessione della registrazione. La legge prevedeva in maniera esplicita che il marchio convalidabile fosse solo quello registrato, tuttavia un Autore⁸² in particolare sosteneva che la norma sarebbe stata estensibile in via analogica fino a comprendere la convalida del marchio di fatto. Questa estensione era reputata ammissibile in base all’identità di ratio ravvisabile nelle due fattispecie ed inoltre in virtù della considerazione che la convalida non può essere configurata come una sorta di privilegio per il marchio registrato. Il termine quinquennale, richiesto dall’art. 48, non decorreva semplicemente dalla registrazione, ma era previsto altresì che in quel quinquennio avvenisse un’utilizzazione in pubblico; il legislatore avrebbe così inteso porre l’accento sull’uso e non sulla sola registrazione. Il termine quinquennale, nel caso del marchio successivo non registrato, sarebbe potuto decorrere dalla raggiunta notorietà dell’uso del segno.

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La successiva versione dell’art. 48 l.m., in seguito al d.lgs. 480/1992, non risolse espressamente la questione, né ammettendo, né escludendo la convalida del marchio di fatto, ma la lettera della norma continuava a fare riferimento al “marchio posteriore registrato”, che doveva essere stato “domandato” in buona fede.

In realtà, dai verbali dei lavori della Commissione per il progetto di riforma è documentato che la questione dell’estensione all’ipotesi qui in esame fu presa in considerazione. Nella seduta del 16 aprile 1991⁸³ venne proposta l’estensione della preclusione per tolleranza anche ad un marchio successivo non registrato. Questa proposta fu successivamente ritirata in quanto si evidenziò come l’estensione avrebbe comportato dei problemi circa l’individuazione dell’esatto termine di inizio della decorrenza del quinquennio ed inoltre sarebbe stata contrastante con la tendenza a favorire la registrazione dei marchi.

Il nuovo articolo 48 avrebbe ancora disciplinato esclusivamente la convalida del marchio registrato,⁸⁴ anche se argomenti di ordine sostanziale si sarebbero potuti sostenere, come per l’estensione al conflitto con una precedente ditta o altro segno dell’impresa, anche per l’estensione della convalida al non marchio registrato; in questo caso però non si sarebbe trovato conforto in nessuna norma comunitaria ed inoltre questo genere di estensione avrebbe comportato un contrasto con il tendenziale ridimensionamento dei marchi di fatto⁸⁵. Un argomento letterale a favore di tale estensione sarebbe solamente stato ravvisabile nella soppressione di qualsiasi riferimento alla pubblicazione del secondo marchio come termine a quo per il decorso del quinquennio di tolleranza, per alcuni Autori questa modifica avrebbe reso più difficile sostenere l’inapplicabilità della convalida ai segni distintivi di fatto86.

83 Come riporta G. FLORIDIA, Marchi invenzioni modelli, Giuffrè, Milano, 1993, 129 ss. 84 T.DI MARCO, Rassegna giurisprudenziale, art.48, in La nuova legge marchi, a cura di G. Ghidini, cit., 271.

85 M. RICOLFI, I segni distintivi, cit., 92.

86 A.VANZETTI,C.GALLI, La nuova legge marchi, cit., 249; C.GALLI, Il diritto transitorio dei

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La versione più recente della fattispecie della convalida, disciplinata all’art. 28 c.p.i., continua a riferirsi all’uso “di un marchio posteriore registrato” e sembra perciò non lasciare spazio a che il secondo segno possa anche essere costituito da un marchio di fatto, richiedendo espressamente che il secondo segno sia registrato⁸⁷.

Una parte della dottrina recente continua invece a ravvisare delle possibilità per un’estensione analogica della convalida al marchio di fatto, anche nell’art. 28 c.p.i., ritenendo che probabilmente in questo caso sarebbe più opportuno parlare di “inopponibilità del marchio anteriore” e non di convalida. Secondo questa lettura delle disposizioni, il favor che la legge riconosce per il marchio registrato non sarebbe ostativo a questa estensione, ma comporterebbe solo che la prova del quinquennio dell’uso effettivo da parte del secondo soggetto sia più esigente. Il marchio registrato ha infatti una naturale sfera d’uso, rappresentata dal territorio nazionale, che non è riferibile invece al marchio di fatto. La tolleranza dell’uso, da parte del titolare del marchio anteriore, del marchio registrato successivo equivale ad una tolleranza sull’intero territorio nazionale, invece la tolleranza nei confronti di un successivo marchio di fatto non varrebbe necessariamente nell’ambito di tutto il territorio nazionale, ma solo nell’area in cui effettivamente il segno è stato utilizzato. La stessa considerazione sarebbe da ripetersi per quanto riguarda le modalità e la quantità d’uso. La convalida del marchio registrato sarebbe quindi totale, quella del marchio di fatto sarebbe nei limiti dell’uso effettivamente operato nel quinquennio. Lo schema sarebbe quindi analogo a quello previsto per il caso del conflitto tra anteriore marchio di fatto ed un posteriore marchio registrato. Come la sfera di utilizzazione dell’anteriore marchio di fatto è cristallizzata all’ambito raggiunto al momento della registrazione del segno successivo, così potrebbe avvenire per la sfera di utilizzazione del marchio di fatto convalidato88.

87 L. PECORARO, Nullità, convalidazione, decadenza, in Il diritto dei marchi d’impresa, a cura di N. Bottero e M. Travostino, UTET, Torino, 2009, 509.

88 M. FRANZOSI, in M. SCUFFI,M.FRANZOSI,A.FITTANTE, Il codice della proprietà industriale, cit., 178

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Se è pur vero che il fondamento dell’istituto è cambiato, passando dall’essere costituito sulla base della pubblicità ad una preclusione per tolleranza, ponendo quindi l’accento sulla conoscenza dell’uso e sulla consapevole tolleranza di esso, residuano comunque delle perplessità sul fatto che un marchio di fatto possa convalidarsi. Il sistema ha mantenuto un forte riferimento della convalida alla registrazione del secondo segno; il fondamento della convalida è la tolleranza cosciente dell’uso, ma la conoscenza dell’uso può essere “promossa” dalla possibilità di verificare se un dato segno è stato registrato: l’accertamento dell’avvenuta registrazione attiva l’attenzione del titolare del marchio anteriore e promuove un controllo sulla situazione di mercato che, senza quel fattore, sarebbe magari mancato⁸⁹. La conoscenza è provata per presunzioni e l’utilizzabilità di meccanismi presuntivi costituirebbe un fattore di rischio nel caso in cui l’uso da provare sia quello di un marchio sprovvisto di registrazione e dotato solamente di una notorietà non puramente locale.

Si aggiunga anche che la Corte di Giustizia ha affermato, in sede di elencazione dei presupposti richiesti per l’operare della convalida, che la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato costituisce una condizione necessaria per il meccanismo della preclusione per tolleranza⁹⁰.

2.1.13 Il principio di unitarietà dei segni distintivi: l’estensione dell’istituto