Occorre a questo punto esaminare gli affetti della convalidazione sul marchio posteriore registrato, che beneficia della convalidazione. L’art. 28 c.p.i. e l’art. 54.1 r.m.c. prevedono che, in seguito al perfezionamento della convalida, il titolare del marchio anteriore non possa più domandare la dichiarazione di nullità
44 G.SENA, Il diritto dei marchi, cit., 185; A.VANZETTI,V.DI CATALDO, Manuale di diritto
industriale, 197.
45 G.E.SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, cit., 541, richiama M.FAZZINI, Prime impressioni
sulla riforma della disciplina della legge marchi, in Riv. Dir. Ind., 1993, 193, il quale specifica
che “l’impossibilità di agire contro il titolare del marchio posteriore è limitata ai settori merceologici per i quali l’uso si sia verificato, cosicché se successivamente, o anche durante il decorso del quinquennio, l’uso del marchio posteriore si sia esteso a diversi settori, per questi settori la convalidazione del marchio avverrà solo dopo la maturazione di un autonomo termine quinquennale”.
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o comunque opporsi all’uso di questo marchio successivo. Il marchio posteriore diviene quindi inattaccabile dal titolare dei diritti anteriori.
In particolare la precisazione secondo la quale, al titolare dell’anteriorità, resta preclusa non solo l’azione di nullità, ma anche la possibilità di opporsi all’uso, è volta ad escludere che il primo titolare agisca con un’azione di contraffazione o una richiesta di inibitoria contro il titolare del marchio posteriore. In conformità con tali osservazioni è opportuno ritenere che la sanatoria mediante convalida produca i suoi effetti ex tunc, precludendo al titolare del segno anteriore di ottenere una declaratoria di illiceità dell’uso e un conseguente risarcimento dei danni per il periodo anteriore al perfezionamento della fattispecie della convalida46.
Si è inoltre osservato che la norma non precisa se, per effetto della convalida, al titolare del segno anteriore debba considerarsi preclusa anche l’azione di rivendica, disciplinata dall’art. 118 c.p.i.47. Un’isolata pronuncia giurisprudenziale aveva ritenuto che “il verificarsi dei presupposti per la convalidazione ex art. 48 l.m. non è di ostacolo all’accoglimento della domanda di rivendicazione del marchio”48. In dottrina si ritiene invece che dall’operare dell’istituto della convalida risulti preclusa al preutente anche l’azione di rivendica; si è infatti osservato che l’azione di rivendicazione, esercitabile in alcune ipotesi nelle quali opera l’attuale art. 28 c.p.i., è prevista come alternativa all’esercizio dell’azione di nullità. Si consideri inoltre che la norma sulla convalida prevede che il titolare dell’anteriorità non possa, in seguito alla consolidazione del marchio successivo, oltre che domandare la dichiarazione di nullità, anche, genericamente, opporsi all’uso da parte del post-adottante. Inoltre la ratio della preclusione per tolleranza sembra ricorrere sia nel caso dell’azione
46 G.E.SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, cit., 540; G.SENA, Il diritto dei marchi, cit., 183; R. PENNISI, La convalida del marchio, cit., 143.
47 Si riporta il testo dell’art. 118 c.p.i., comma 3: “Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall’avente diritto, questi può in alternativa: a. ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a far data dal momento del deposito; b. far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto”.
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di nullità che in quella di rivendica, che infatti sono previste come alternative dallo stesso articolo 118 c.p.i.49. Sarebbe infatti palesemente illogico e contrario alle finalità della convalida, che finora abbiamo genericamente identificato con la consolidazione di una situazione di fatto, a cui i consumatori sono ormai abituati, ammettere che il titolare del diritto anteriore possa, senza limiti di tempo, continuare ad attaccare con un’azione di rivendica il titolare del marchio posteriore convalidato e appropriarsi del marchio medesimo ottenendone il trasferimento a suo nome50.
La convalida comporta l’incontestabilità assoluta del marchio convalidato, è in grado cioè di produrre un effetto sostanziale, erga omnes, mentre le altre ipotesi di sanatoria, che si sono ricordate nel Capitolo I, si risolverebbero in mere preclusioni relative dell’azione di nullità51.
Si è già osservato che, in occasione della riforma del 1992, si era resa necessaria l’introduzione di un secondo comma nell’art. 48 l.m.; il primo comma di tale articolo faceva infatti riferimento alla sola preclusione nei confronti del titolare del marchio d’impresa anteriore e del titolare del diritto di preuso di carattere non puramente locale, sull’esempio dell’art. 9 DM. Nel contesto italiano, dove non si era ancora espressamente introdotta la nullità relativa, si era ritenuto opportuno aggiungere, al secondo comma, che la preclusione all'azione di nullità di cui al primo comma si estendeva anche ai terzi.
Si è inoltre già ricordato che l’aggiunta di questa disposizione divenne superflua in seguito all’adozione del regime di nullità relativa per quanto riguarda il difetto di novità ed i vizi riguardanti il contrasto con altri diritti anteriori di terzi. Il paragrafo seguente è dedicato ad un esame più approfondito della convalida nei confronti dei terzi, in particolare a partire dalle soluzioni prospettate in relazione all’originario art. 48 della Legge marchi.
49 A.VANZETTI,C.GALLI, La nuova legge marchi, cit., 252. 50 G.E.SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, cit., 540.
51 Ci si riferisce alla “riabilitazione” di cui all’art. 13.3 c.p.i. e alla sanatoria di cui all’art. 12.2 c.p.i. In dottrina, per tale osservazione si veda P.SPADA, La nullità del marchio, in Riv. Dir. Ind., 1994, 634; la medesima soluzione era stata sostenuta in giurisprudenza, prima della novella del 1992, in Trib. Milano, 11 marzo 1976, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1976, 303 ss.
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4.4.1 L’incontestabilità assoluta del marchio convalidato e l’azione risarcitoria.
Una precisazione pare opportuna su un aspetto dell’incontestabilità del marchio, che si è solo brevemente richiamato nel paragrafo precedente. Si è detto che l’effetto dell’incontestabilità assoluta è la preclusione dell’esercizio dell’azione di nullità relativa nei confronti del marchio successivamente registrato, e che la generica espressione, impiegata dalla norma, circa l’impossibilità di opporsi all’uso dello stesso segno, per i prodotti per i quali si è convalidato, comporta che sia preclusa al titolare dell’anteriorità anche l’azione di rivendica ex art. 118 c.p.i.. Occorre dunque affrontare la questione dell’ammissibilità dell’esercizio, da parte del titolare del segno anteriore, in seguito alla convalida, dell’azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio, che il suo anteriore marchio abbia subito ad opera del marchio successivo nel corso del quinquennio. Si consideri che, in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17927/2008, la convalida può essere evitata solamente dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, e l’azione risarcitoria potrebbe essere un valido mezzo di tutela per quel soggetto che si sia limitato a contestare, nel quinquennio, l’uso del segno altrui confondibile solamente in via stragiudiziale. La possibilità dell’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del titolare dell’anteriorità, per il danno provocato dall’uso del marchio confondibile, nel corso del quinquennio anteriore al perfezionamento della fattispecie convalidativa, potrebbe in primo luogo essere esclusa sulla base della considerazione che sarebbe la stessa convalida a provare uno scarso livello di interferenza fra i segni, non idoneo a fondare una pretesa risarcitoria del titolare del diritto anteriore.
Inoltre, secondo alcuni Autori, pur in assenza di un’espressa indicazione normativa, l’istituto della convalida avrebbe efficacia ex tunc, che comporterebbe quindi la preclusione dell’esercizio di qualsiasi azione a tutela del diritto anteriore, compresa quella ad ottenere il risarcimento per il danno
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patito a causa della coesistenza dei segni nel periodo anteriore alla convalida52; tale soluzione era stata sostenuta anche prima delle riforme iniziate con il d.lgs. 480/1992, in base all’osservazione che, fino a quando non vi è una contestazione, il marchio registrato, nonostante sia viziato, può essere regolarmente utilizzato e gli eventuali atti dispositivi, di cui è oggetto, spiegano la loro normale efficacia; in seguito “intervenuta la convalida, non possono formare oggetto di azione giudiziaria […] gli atti posti in essere nel corso del termine quinquennale fissato dall’art. 48”53.
Si consideri in aggiunta che, se da un lato la definitiva classificazione della convalida come ipotesi di decadenza, elaborata dalle Sezioni Unite del 2008, pare fondare la possibilità di un’azione risarcitoria a vantaggio del titolare del primo marchio, che abbia contestato il segno successivo solo in sede stragiudiziale, occorre comunque rilevare che tale soluzione non sarebbe coerente con l’assetto attribuito alla fattispecie dalle riforme intervenute per armonizzare il sistema interno con quello comunitario. Dal momento che la convalida è ormai definita “preclusione per tolleranza”, l’invio di un’eventuale lettera di diffida nell’arco del quinquennio non costituirebbe che un’ulteriore prova del fatto che il titolare dell’anteriorità è a conoscenza dell’uso del marchio successivo. In proposito la Corte d’Appello di Milano, nella sentenza confermata dalla Corte di Cassazione con il provvedimento a cui si è già fatto riferimento, aveva ritenuto che una diffida, a cui, ricevuta dalla controparte una risposta in termini negativi, non fosse seguito l’esercizio dell’azione giudiziale, non poteva costituire una reazione efficace rispetto all’altrui utilizzo, “ma semmai un’ulteriore conferma che, malgrado la piena conoscenza da molto tempo delle registrazioni e dell’uso del marchio da parte della concorrente, si fosse disposti ad ulteriormente tollerare la situazione instauratasi”54. In seguito a tale osservazione pare opportuno concludere che la convalida, perfezionatasi in
52 Così ritiene espressamente G.E.SIRONI, Art. 28 – Convalidazione, cit., 540. Sulla efficacia ex
tunc della convalida si veda anche G. SENA, Il diritto dei marchi, cit., 183, per il quale la fattispecie convalidativa “può condurre alla definitiva sanatoria del vizio, nel senso della validità del marchio ex tunc”.
53 V.SGROI, Profilo della convalidazione del marchio, in Riv. Dir. Ind., 1958, 273 ss. 54 App. Milano, 10 luglio 2002, in Riv. Dir. Ind., 2009, 282.
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assenza di una contestazione in sede giudiziale, faccia decorrere i propri effetti
ex tunc, dal momento in cui è avvenuto il deposito del marchio successivo, e
perciò precluda al titolare del diritto anteriore, rimasto coscientemente inattivo, non solo l’esercizio delle azioni di nullità, contraffazione e rivendica, ma anche la domanda di risarcimento del danno derivante dalla coesistenza dei segni nell’arco del quinquennio.
Da ultimo, in una prospettiva totalmente diversa, si deve trattare anche la questione riguardante la configurabilità dell’esercizio dell’azione risarcitoria da parte del titolare del marchio che beneficia della convalida, per il danno cagionato da un marchio confliggente di un terzo, anche per il periodo anteriore alla convalida; la risposta positiva parrebbe attendibile, dato che, in regime di legittimazione relativa all’azione di nullità, il vizio causato dalla mancanza di novità può essere fatto valere soltanto dal titolare del marchio anteriore e non dai terzi. Tuttavia occorre anche considerare che il titolare del marchio convalidato acquista, tramite la registrazione e l’uso del proprio segno distintivo, un diritto pieno sul tale marchio ben prima del perfezionamento della fattispecie ex art. 28 c.p.i.55 e quindi avrebbe potuto agire, anche prima della convalida, contro l’uso di un segno altrui di carattere confusorio, in grado di danneggiare non solo quello del primo titolare ma anche il proprio, ex art. 2598 comma 1 c.c.56 ed eventualmente ottenere il risarcimento ex art. 2600 c.c.57.