La direttiva agli artt. 3 e 4 disciplina unitariamente le ipotesi di impedimenti alla registrazione e di nullità, stabilendo quindi, in maniera cogente anche per gli Stati membri, una configurazione di identità tra le cause che potrebbero rendere improcedibile la registrazione ed i motivi di impugnazione per nullità di una registrazione che è comunque avvenuta. Gli impedimenti alla registrazione previsti in via facoltativa per gli Stati membri costituiscono altrettante ipotesi di nullità che gli Stati membri sono stati liberi di decidere se introdurre.
La direttiva non impone invece agli Stati membri di distinguere gli impedimenti in assoluti e relativi: gli Stati membri sono stati liberi di prevedere che tutte le cause di nullità fossero azionabili da qualsiasi terzo.
Nel sistema italiano, infatti, la nozione di “nullità relativa” è rimasta sconosciuta, dal punto di vista legislativo, fino all’adozione del d.lgs. 447/1999. Il principio per cui gli Stati membri potevano permettere che, in determinate circostanze, non si dovesse necessariamente escludere dalla registrazione un marchio o, se registrato, esso non dovesse essere dichiarato nullo, se il titolare del diritto
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anteriore avesse consentito alla registrazione del marchio successivo, non era stato recepito dal d.lgs. 480/1992. Occorre però osservare che, almeno per parte della dottrina, il dato normativo rendeva altresì possibile sostenere un’erosione, più o meno estesa, del regime di nullità assoluta32. Costituiva infatti un’ipotesi di nullità relativa l’art. 25.3 lett. b l.m., che statuiva la possibilità per “l’avente diritto” alla registrazione di far valere la nullità di quella ottenuta da chi non ne aveva diritto. Il problema maggiore consisteva nell’identificazione dell’avente diritto. In questa figura rientrava sicuramente l’ipotesi di colui che poteva far valere la nullità della registrazione, effettuata dall’agente o dal rappresentante, senza la propria autorizzazione (art. 6 septies CUP); di legittimazione relativa dell’avente diritto si poteva inoltre parlare nei casi in cui la registrazione fosse subordinata al consenso di soggetti aventi un diritto sul segno (art. 21 l.m. sui segni contenenti nomi o ritratti di persona); infine un’altra ipotesi era individuabile nell’art. 18.1 lett. f, con riferimento ai segni il cui uso poteva costituire violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi33.
Estremizzando le conseguenze delle osservazioni fino a qui ripercorse era possibile giungere a ritenere che il difetto di novità potesse essere sempre considerato come un difetto di appartenenza. Visto l’art. 25.3 l.m., per coerenza assiologica, se la legittimazione dell’avente diritto era esclusiva per l’azione
32 G.SENA, Nullità assoluta o relativa per difetto di novità del marchio, in Riv. Dir. Ind., 1994, 639 ss., questo Autore rilevava che, apparentemente, restava “ferma la contrapposizione fra il nostro ordinamento e quello comunitario e di altri Paesi: legittimazione assoluta per difetto di novità, presso di noi; legittimazione del solo titolare del diritto anteriore, nel caso del marchio comunitario e di altri ordinamenti”, mentre, in realtà, anche nel sistema italiano “il principio della legittimazione assoluta nelle azioni di nullità e decadenza del marchio è escluso in alcuni casi, nei quali può ritenersi che la legittimazione sia relativa”. Sena richiama l’articolo, di poco precedente, di P.SPADA, La nullità del marchio, in Riv. Dir. Ind., 1994, 615 ss.
33 Ad ulteriore sostegno di questo argomento G.SENA, cit., 641, osserva che l’art. 48 l.m. disciplinava, al comma 1, la convalida del marchio privo di novità, precisando, al comma 2, che la preclusione di cui al comma 1 si estendeva anche ai terzi. Da ciò era possibile desumere a contrario che i terzi erano legittimati a far valere il difetto di novità. Il comma 3 richiamava il caso della violazione degli artt. 18.1 lett. f e 21 l.m.; visto il mancato riferimento nel comma 2 anche alle ipotesi contemplate nel comma 3, era possibile ritenere che in quei casi la legittimazione fosse relativa.
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volta ad ottenere il trasferimento della registrazione, doveva esserlo anche per l’azione esercitata al fine di far valere la nullità della stessa34.
Anche non volendo fondare un’obiezione, alla tesi appena ricordata, esclusivamente sulla base della lettera dell’art. 48 l.m. (in proposito si veda la nota 33), se è vero che l’interpretazione favorevole alla configurazione della nullità relativa per le ipotesi di carenza di novità avrebbe avuto il vantaggio di armonizzare il nostro sistema con quello europeo, non era possibile tralasciare il fatto che il difetto di novità del segno non poteva semplicemente essere considerato un problema di “difetto di appartenenza”, ma costituiva altresì un ipotesi di rischio di confusione tra segni, oggetto di un interesse collettivo, la cui protezione non sembrava, nel nostro ordinamento, essere affidata all’iniziativa del titolare del diritto anteriore; la previsione dell’azione di nullità promossa dal P.M. ex art. 59 l.m. era indicativa in tal senso35.
Oggi l’introduzione della nullità relativa è resa evidente, sia per i casi di carenza di novità, sia per quelli riguardanti un marchio contenente un nome o ritratto o registrato in violazione di un altro diritto esclusivo altrui, da quanto previsto all’art. 122.2 c.p.i. (Legittimazione all’azione di nullità e decadenza). Le ipotesi di nullità sono invece previste, senza espresse distinzioni da questo punto di
34 P.SPADA, La nullità del marchio, cit., 615 ss., successivamente lo stesso Autore, (P.SPADA,
Il giudizio di nullità e decadenza, in AA. VV., Commento tematico alla legge marchi,
Giappichelli, Torino, 1998, 348 ss.), quando la relativizzazione della nullità della registrazione per difetto di novità era in procinto di essere introdotta testualmente, aveva osservato che i casi di mancanza di novità non si lasciavano più assoggettare al regime dell’art. 25.3 l.m., non essendo più suscettibili di configurazione come questioni riguardanti l’appartenenza del marchio; al titolare non rimaneva più l’opportunità di scegliere tra il trasferimento della registrazione o l’esercizio dell’azione di nullità. A.VANZETTI,C.GALLI, La nuova legge marchi, cit., 284 ss. osservano però che la possibilità che tutte le ipotesi poi espressamente previste dalla riforma del 1999, fossero già riconducibili all’art. 25 l.m. era controversa. Questa possibilità sembrava avere più sicuro fondamento per le ipotesi ex artt. 18 lett. f e 21, per le quali non c’erano argomenti testuali contrari alla nullità relativa. Per i casi di cui alle lettere d, e, g e h dell’art. 17 l.m. la configurazione come cause di nullità assoluta risultava testualmente dall’art. 48 l.m. comma 2 (con le stesse argomentazioni si veda supra nota 33, G.SENA, cit.).
35 G.SENA, cit., 642 ss. L’Autore osserva però che dal fatto che l’azione in tema di nullità fosse sempre assoluta, a garanzia dell’interesse pubblico, risultava una disarmonia nell’ordinamento, considerato che l’azione di contraffazione spettava esclusivamente al titolare del diritto anteriore e visto l’art. 1 l.m., che legittimava il consenso del titolare all’uso di un marchio confondibile. La soluzione poteva consistere in una valorizzazione dell’art. 11 l.m., che sanciva il divieto di uso confusorio del marchio, e nel fatto che la violazione di questa norma dovesse essere sanzionata ex artt. 2043 e 2598 c.c., con la conseguente legittimazione attiva di qualunque interessato.
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vista, all’art. 25 c.p.i.. Occorre immediatamente sottolineare, ma sul punto si tornerà a brave, nel § 1.5.1, che la revisione apportata dal d.lgs. 447/99 non sottrae i vizi derivanti dalla carenza di novità alla qualifica di “nullità”, ma delimita la legittimazione alla relativa azione36. Sulla riforma che ha introdotto la nullità relativa nell’ordinamento italiano si tornerà al § 4.5, dove si esaminerà il rapporto tra il sistema di nullità relativa e gli effetti della convalida.
Per quanto riguarda il regolamento comunitario, la distinzione tra nullità assoluta e relativa è operata direttamente a livello normativo agli artt. 52 e 53 r.m.c. Le cause di nullità assoluta del marchio comunitario possono essere fatte valere da chiunque vi ha interesse; le cause di nullità relativa, derivanti dall’esistenza di diritti anteriori che costituiscono anche impedimenti relativi ex art. 8 r.m.c., possono essere fatte valere solo dai titolari degli stessi diritti, vale a dire i soggetti legittimati a proporre opposizione alla registrazione ai sensi dell’art. 41 r.m.c37. Coerentemente il regolamento prevede che il titolare dei diritti anteriori non possa agire per la dichiarazione della nullità qualora abbia anteriormente acconsentito alla registrazione del segno (art. 53.3 r.m.c.). Esistono poi, nel sistema del marchio comunitario, diritti che non possono essere fatti valere dai titolari in sede di opposizione, ma solo come ipotesi di nullità relativa; è il caso del diritto al nome, all’immagine, d’autore, o di proprietà industriale.
36 Così sottolinea G.DALLE VEDOVE, L’art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno
al pubblico, in Riv. Dir. Ind., 2001, 195.
37 L’art. 56 r.m.c., Domanda di decadenza o nullità, richiama espressamente al comma 1 lett. b, per quanto riguarda i casi definiti dall’art. 53.1, l’art. 41 r.m.c., dove, al paragrafo 1, si legge: “Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8: a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile”. Inoltre per i casi definiti dall’articolo 53, paragrafo 2, l’art. 56.1 alla lettera c prevede la legittimazione attiva di “coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione o dalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato a esercitare i diritti in questione”.
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