La Convenzione sul brevetto comunitario, c.d Convenzione di Lussemburgo del 1975.

In seguito all’unificazione sul piano procedurale delineata dalla Convenzione di Monaco, la Convenzione sul brevetto comunitario, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, rappresenta il primo tentativo di introdurre un titolo unitario in ambito europeo, il c.d. brevetto comunitario138_.

Secondo il progetto originario, la Convenzione avrebbe dovuto affiancare la Convenzione di Monaco, andando ad istituire, così, un sistema unitario di tutela, aperto all’adesione anche di Stati non appartenenti all’allora Comunità economica europea tra cui, ad esempio, Svizzera e Regno Unito139_.

Il brevetto comunitario, concepito quale brevetto unitario e autonomo140_{, avrebbe}

dovuto essere rilasciato secondo le regole della Convenzione di Monaco per poi godere di una disciplina unificata con riferimento agli effetti141_{. L’unitarietà si intende}

138 _{76/76/CEE, Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto}

comunitario), firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, pubblicata in G.U.C.E. 1976, L.17/1. La Convenzione ha natura di trattato internazionale e non di convenzione comunitaria ai sensi dell’articolo 34 TUE (ex articolo 293 TCE). Si veda in tal senso GELATO P., Brevi note sul diritto comunitario, in Contratto e impresa europa, 2000, p. 835 e ss. Per un approfondimento sulla Convenzione sul brevetto comunitario

si vedano SAVIGNON F., Convention del Luxembourg du 15 decembre 1975 – Le brevet communitaire, la proprietè

industrielle, 1976, p. 99 e ss.; LIUZZO L., Cenni sul brevetto comunitario, in Rivista di diritto industriale, 1981, p. 334; BENYAMINI A., Patent Infringement in the European Community, in IIC Studies, 1993, p. 5 ss.; SCUFFI

M., Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993, in Quaderni CSM, reperibile al sito www.csm.it; SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffé, Milano, 2011, p. 52; ULLRICH

H., Patent protection in Europe; integrating Europe into the Community or the Community into Europe?, in European

Law Journal, 2002, p. 433 e ss.; VANZETTI A., DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 519; ILARDI A., Il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 26.

139 _{L’articolo 1 della Convenzione sul brevetto unitario ne dichiara l’obiettivo principale, ossia la}

creazione di un sistema comune di diritto sostanziale. A riprova dell’intento di creare un sistema di tutela unitario, le due convenzioni avrebbero dovuto entrare in vigore quasi simultaneamente. Per approfondimenti si veda, tra gli altri, KAISI A., Finally a single European right for the EU? An analysis of the

substantive provisions of the European patent with unitary effect, in European Intellectual Property Review, 2014, p.

171 e ss.; SINGER R.,SINGER M., Il brevetto europeo, Utet, Torino, 1993, p. 465.

140 _{I caratteri di unitarietà e autonomia sono espressamente sanciti agli articoli 1 e 2 della Convenzione.} 141 _{In particolare, avrebbero dovuto avere effetto in tutti gli Stati contemporaneamente: rilascio,}

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quale idoneità del brevetto a produrre i medesimi effetti in tutti gli Stati dell’allora Comunità europea. Conseguentemente, il brevetto soggiace alla stessa sorte in tutti gli Stati. L’autonomia, invece, si riferisce al fatto che il brevetto comunitario è soggetto unicamente alle disposizioni della Convenzione. Altra caratteristica fondamentale era l’alternatività rispetto ai brevetti nazionali. L’articolo 5 della Convenzione, infatti, sanciva la possibilità per il richiedente di optare alternativamente per la tutela comunitaria o per la tutela nazionale. Tuttavia, la norma andava letta in combinato disposto con l’articolo 75 che sanciva il divieto di cumulo delle due forme di tutela determinando la prevalenza del brevetto comunitario sui brevetti nazionali. I brevetti nazionali cessavano nel momento in cui fosse concesso un brevetto comunitario per la medesima invenzione.

Con riferimento al regime linguistico, l’articolo della convenzione che disciplina la traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame o di opposizione dispone che il richiedente debba depositare presso l’Ufficio europeo dei brevetti una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non siano lingue ufficiali il francese, l’inglese o il tedesco. A ciò si aggiunge l’obbligo di deposito, entro un termine perentorio, della traduzione della domanda di brevetto nella lingua ufficiale di ciascuno Stato contraente in cui la lingua impiegata nella procedura non sia quella ufficiale142_{. In}

merito, si evidenzia che le domande di brevetto hanno spesso un’estensione di diverse centinaia di pagine ed i costi di traduzione crescono in maniera direttamente proporzionale al numero di pagine da tradurre143_{. Conseguentemente, l’obbligo di}

traduzione del fascicolo in tutte le lingue comportava un ingente onere economico per il richiedente ed è risultato essere uno dei profili di maggior criticità manifestato dagli Stati, al punto tale da ostacolare l’entrata in vigore della Convenzione stessa144_.

restando possibile la concessione per uno o selezionati Stati membri.

142 _{L’articolo 31 della Convenzione dispone che in caso di mancato deposito della traduzione entro il}

termine previsto dal regolamento di esecuzione, il brevetto comunitario sia considerato senza effetto fin dall’origine. In tal caso, il titolare puó chiedere il rilascio di un brevetto europeo per gli Stati contraenti per i quali abbia depositato le traduzioni entro il termine prestabilito. Per un approfondimento si veda ULLRICH H., Harmonizing Patent Law: The untamable union patent, in Max Planck Institute for Intellectual

Property & Competition Law research Paper, 2012, p. 6 e ss., reperibile al sito www. ssrn.com.

143 _{La domanda di brevetto si compone della richiesta di concessione, della descrizione dell’oggetto, di}

una o più rivendicazioni, di un riassunto e dei disegni dell’invenzione nel caso in cui siano utili per identificarla.

144 _{Nella comunicazione della Commissione del 2000 per la creazione di un brevetto comunitario, la}

Commissione ha stimato i costi di traduzione dei brevetti europei e comunitari intorno ai 17.000 euro, pari all’incirca al 25% del costo di rilascio di un brevetto. La Commissione ha sottolineato che questi costi risultano estremamente onerosi per i richiedenti se confrontati con il sistema vigente in Giappone

99 Sebbene la Convenzione si sia posta quale primo esempio di brevetto europeo unitario, in grado di uniformare il sistema brevettuale europeo, la Convenzione non è mai entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di alcuni Stati membri. I principali commentatori e la Commissione nel Libro Verde del 1997145 _{hanno ricondotto il}

fallimento agli elevati costi connessi al regime linguistico applicabile, al rilascio e al mantenimento del brevetto, nonché alla mancata previsione di regole relative alla giurisdizione146_{. Inoltre, è stato sottolineato che l’entrata in vigore nel 1977 della}

Convenzione sul brevetto europeo e nel 1978 del Patent Cooperation Treaty, ha reso meno pregnante la necessità di istituire un titolo brevettuale unitario147_.

e negli Stati Uniti dove non è prevista alcuna traduzione. Si veda Commissione, 11 dicembre 2002, Comunicazione della Commissione sulla politica industriale in un’Europa allargata, COM(2002), 714 def., reperibile al sito www.eru-lex.europa.eu.

145 _{Commissione, Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in Europa, del 24 giugno}

1997, COM(97)0314 - C4-0342/97. L’iniziativa della Commissione era volta a promuovere un dibattito in merito alla necessità di adottare un sistema di protezione unitaria in materia brevettuale, semplificando il contesto normativo. Il Libro Verde ha raccolto le principali critiche rivolte ai sistemi in vigore e all’Accordo sul brevetto comunitario, ritenuto insoddisfacente poiché determinava il rischio che un tribunale nazionale potesse invalidare un brevetto unitario nonché i suggerimenti pervenuti. La Commissione ha, così, evidenziato la necessità di armonizzare ulteriormente il diritto brevettuale europeo secondo le direttrici della semplicità, della celerità e dell’accessibilità, anche in termini di economicità. Si veda in tal senso BALLARDINI R.M.,NORRGARD M.,BRUUN N., Transitions in European

patent law. Influences of the unitary patent package, 2015, p. 25; Commissione “Promuovere l’innovazione tramite il brevetto, il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa”, febbraio del

1999, Comunicazione COM (1999) 42. Il brevetto comunitario era caratterizzato, sin dalla sua originaria formulazione da unitarietà globale ed omogenea non potendo essere rilasciato, trasferito, invalidato od estinto se non per la totalità del territorio della Comunità. In tal senso SCUFFI M., Verso una difesa sovranazionale del brevetto, in Il diritto industriale, 1999, p. 313.

146 _{Si evidenzia come queste ragioni del fallimento della convenzione si siano ripresentate nel corso}

dell’adozione del Regolamento sul brevetto comunitario. In particolare si rimanda a MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 10; KAISI A., Finally

a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect,

in European Intellectual Property Review, 2014, p. 172; ULLRICH H., Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, in Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper, 2012, reperibile

al sito www.ssrn.com.

147 _{In tal senso si veda JAEGER T., What’s in the unitary patent package?, in Max Planck Institute for Innovation}

and Competition Research Paper, reperibile al sito www.ssrn.com. L’autore sottolinea che anche l’istituzione

dell’Ufficio Europeo dei Brevetti ha costituito un importante elemento di armonizzazione che ha parzialmente sopperito alla mancata unificazione della giurisdizione. Infine, è opportuno evidenziare che, essendosi sviluppata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di esaurimento di diritti, è

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Nonostante la mancata ratifica della Convenzione, gli Stati ne hanno subito l’influenza procedendo, così, ad un’armonizzazione de facto delle normative nazionali al fine di adeguarle alle norme della Convenzione148_{. Tuttavia, l’armonizzazione non è in}

grado di eliminare il rischio di interpretazioni difformi da parte dei giudici nazionali149_.

Nel 1986, è stato creato il Protocollo sulla risoluzione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari, c.d. Protocollo dei litigi, al fine di imporre agli Stati di costituire dei tribunali nazionali specializzati di prima e seconda istanza, denominati ‘tribunali dei brevetti comunitari’. Limitatamente ai brevetti comunitari, i tribunali specializzati avrebbero dovuto avere competenza esclusiva in materia di contraffazione150_{, di accertamento negativo o minaccia di contraffazione, e}

di domande riconvenzionali di nullità e annullamento151_{. A tali tribunali specializzati}

si sarebbe dovuta affiancare una Corte d’Appello centralizzata, con competenza sulle impugnazioni delle decisioni in materia di validità dei brevetti emesse dai tribunali di primo grado152_{. Inoltre, la Corte di Appello svolgeva una funzione}

nomofilattica di interpretazione dell’Accordo.

venuto meno il timore che il fascio di brevetti nazionali potesse comportare una divisione del mercato. ILARDI A., Il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 25.

148 _{VIDAL A.G., El sistema de la patente europea con efecto unitario, 2014, p. 37; MAHNE K.P., A Unitary patent}

and unified patent court for the European Union: An analysis of Europe’s long standing attempt to create a supranational patent system, in JPOS, 2012, p. 162 e ss.

149 _{ULLRICH H., Select from within the system: The European patent with unitary effect, 2012, in Max Planck Institute}

for Intellectual Property & Competition Law research Paper, p. 13, reperibile al sito www.ssrn.com;

DIMOPOULOS A. – VANTSIOURI P., Of TRIPS and traps: the interpretative jurisdiction of the Court of Justice

over patent law, in TILEC discussion paper, 2012, p. 17, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N.,

How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 10, KAISI A., Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect, in European Intellectual Property Review, 2014, p. 173.

150 _{Per un’interessante analisi delle disposizioni della Convenzione sul brevetto comunitario sulla}

contraffazione, in comparazione alle discipline nazionali di Stati europei e realtà extraeuropee, si rinvia a BENYAMINI A., Patent infringement in the European Community, John Wiley &Son Ltd, Weinheim, 1993.

151 _{GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e}

linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 518.

152 _{Sul punto si veda SCUFFI M., Il brevetto comunitario: osservazioni a margine della legge n. 302/1993, in}

Quaderni del CSM, reperibile al sito www.csm.it; SCUFFI M., Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA, in Rivista di diritto industriale, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedimentali, in HONORATI C. (a cura di), Luci e

ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System),

101 Le azioni di annullamento proposte in via principale, invece, restavano di competenza della Divisione di annullamento dell’Ufficio europeo dei brevetti, se in primo grado, o, alternativamente, della Corte di Appello Comune e delle divisioni dell’Ufficio europeo dei brevetti, in secondo grado. La Divisione di annullamento, qualora sussista una delle cause di nullitá sancite all’articolo 56 della Convenzione, dichiara la nullità del brevetto con effetto su tutto il territorio comunitario. È prevista altresì la possibilità di pronuncia di limitazione del brevetto nel caso in cui la causa di nullitá lo colpisca solo parzialmente153_.

Con riferimento alla competenza per territorio, disciplinata all’articolo 14 del Protocollo, salvo diverso patto espresso delle parti, è ripartita secondo un criterio di priorità a cascata. La competenza spetta al tribunale dello Stato contraente in cui il convenuto abbia il domicilio o, in mancanza, una stabile organizzazione. Nel caso in cui il convenuto non abbia né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, è competente il tribunale dello Stato contraente in cui l’attore abbia il domicilio o un’organizzazione stabile154_{. Infine, in via residuale, è competente il}

tribunale dello Stato contraente in cui abbia sede la Corte di Appello comune. Le modifiche apportate al testo originale della Convenzione hanno riguardato anche il regime linguistico, infatti è stata disposta la traduzione in tutte le lingue degli Stati aderenti a pena di invalidità sia delle rivendicazioni che della domanda iniziale, con facoltà - in caso di mancata traduzione della domanda iniziale - di modificare in un secondo momento la richiesta di concessione del brevetto comunitario in richiesta di concessione di un brevetto europeo155_.

In materia di contraffazione e validità, il Protocollo prevede che la competenza esclusiva sia attribuita ai tribunali dei brevetti comunitari di prima istanza. Nel caso di pronuncia di annullamento del brevetto comunitario, essa ha efficacia in tutti gli Stati contraenti. Quest’impostazione ha destato numerose preoccupazioni dal momento che può conseguirne una forte incertezza giuridica. In particolare, alcuni potenziali utilizzatori del sistema hanno sottolineato che è eccessivo il rischio che un brevetto

153 _{La limitazione può assumere le forme della modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei}

disegni.

154 _{Oltre ai fori così designati, è riconosciuta alle parti la possibilità di determinare il foro competente}

nonché di proroga tacita a seguito della costituzione del convenuto che non eccepisca l’incompetenza del tribunale. Infine, il quinto comma dell’articolo 14 prevede, quale ulteriore foro facoltativo, il forum

commissi delicti che consente di radicare la causa nello Stato contraente in cui sia stato commesso, o

minaccia di essere commesso, l’atto di contraffazione.

155 _{Il regime linguistico è disciplinato negli artt. 10, 29, 30 e 31 della Convenzione sul Brevetto}

Comunitario del 1989. Sul punto si rinvia a ULLRICH H., Harmonizing patent law: The untamable union patent, in Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper, 2012, p. 6 e ss., reperibile al sito www.ssrn.com.

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possa essere annullato per un territorio così ampio da una corte nazionale156_{. A ciò si}

aggiunge la previsione della sospensione del procedimento in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale nazionale157_{. A fronte della lunga}

durata dei procedimenti, la previsione appare poter provocare uno stallo della protezione giuridica.

La Convenzione sul brevetto comunitario è stata successivamente allegata, nel tentativo di adottare un brevetto unitario, all’Accordo sul brevetto comunitario firmato a Lussemburgo nel 1989158_{. Nel nuovo progetto, si prevedeva l’istituzione di un nuovo}

titolo brevettuale comunitario caratterizzato dal carattere unitario e autonomo, valevole per tutto il territorio della Comunità Europea159_{. In particolare, si prevedeva che}

l’efficacia del brevetto fosse unitaria e vincolata in tutti gli Stati aderenti, con la conseguenza che eventuali cause di estinzione o decadenza del brevetto ne avrebbero inficiato la validità in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione. Inoltre, il brevetto risultava soggetto esclusivamente alle disposizioni della Convenzione, con conseguente ininfluenza delle discipline nazionali. A completamento, l’accordo era integrato da quattro protocolli sulla composizione delle controversie, elencati all’articolo 1, tramite i quali era approntata una tutela giurisdizionale a livello nazionale, con l’istituzione dei tribunali dei brevetti comunitari, e sovranazionale, affidata alla Corte di Appello comune160_{. Tra i protocolli si evidenzia l’allegazione del Protocollo dei litigi dei 1986.}

Nonostante gli sforzi per eliminare gli aspetti della Convenzione che si ponevano quale ostacolo all’adesione degli Stati, anche l’accordo del 1989 fu sottoscritto ma non ratificato da un numero di Stati sufficiente per determinarne l’entrata in vigore161. Tra i

principali motivi di opposizione degli Stati rileva il fatto che fosse ritenuto inammissibile che un tribunale nazionale potesse negare la validità di un brevetto in tutta l’Unione. Inoltre, anche il sistema giurisdizionale predisposto è stato oggetto di

156 _{Si veda in tal senso Commissione, Libro Verde sul brevetto comunitario e sul sistema di brevetti in}

Europa, del 24 giugno 1997, COM(97)0314 - C4-0342/97, p. 8.

157 _{Articolo 34 Protocollo dei litigi.}

158 _{Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1989. L’accordo è stato}

ratificato dall’Italia con legge 26 luglio 1993 n. 302. L’Italia non ha mai depositato gli strumenti di ratifica.

159 _{Si veda, in tal senso, quanto nel Preambolo dell’accordo sul brevetto comunitario concluso a}

Lussemburgo il 15 dicembre 1989.

160 _{Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti}

comunitari; Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Corte di Appello comune del brevetto comunitario; Protocollo sullo statuto della Corte di Appello del brevetto comunitario; Protocollo relativo ad un’eventuale modifica delle condizioni per l’entrata in vigore dell’Accordo sul brevetto comunitario.

161 _{L’Italia ha ratificato l’accordo con la legge 26 luglio 1993 n. 302, ma non è mai stato depositato lo}

103 forti critiche dal momento che presentava un alto rischio di giudicati contrastanti quale conseguenza delle diverse tradizioni giuridiche dei giudici nazionali162_{. Infine,}

nuovamente l’ostacolo principale era da rinvenirsi nel regime linguistico, ritenuto eccessivamente oneroso da parte del settore industriale163.