E VOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE A RMONIZZAZIONE ,
2. L’ambito regionale.
2.1 L’ambito europeo La prima fase.
2.1.1 La Convenzione sul brevetto europeo, c.d Convenzione di Monaco del 1973.
In seguito all’arresto del progetto di convenzione del 1962, la Francia ha proposto94 di scorporare il progetto in due parti: la Convenzione sul brevetto
europeo95, istitutiva di un sistema centralizzato di concessione dei brevetti, e la
Convenzione sul brevetto comunitario96.
La Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera nel 1973, ha
94 Tra le ragioni che hanno spinto la Francia a suggerire nel 1969 di procedere suddividendo il progetto
in due parti vi è l’influenza del trend positivo che caratterizzava in quegli anni l’economia degli Stati membri nonché i costanti tentativi dello European Free Trade Association, c.d. EFTA, di istituire un sistema brevettuale aperto a Stati terzi, per sfruttarne la funzione di stimolo. A tali ragioni si aggiunse il timore che il sistema internazionale istituito tramite il Patent Cooperation Treaty divenisse predominante. BASOSI D., Il crollo di Bretton Woods tra teoria economica e realpolitik, in Storia delle relazioni internazionali, 1999, p. 65 e ss.; ILARDI A., Il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 21; SEVILLE C., Eu intellectual property law and policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 127.
95 La convenzione è stata conclusa a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, è entrata in vigore il 7 ottobre
1977, ed è stata oggetto di revisione il 29 novembre 2000. La Convenzione sul brevetto europeo è aperta all’adesione di Stati anche non facenti parte dell’Unione. Gli Stati aderenti erano all’epoca 7 (Repubblica Federale di Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Belgio). Attualmente gli Stati firmatari sono 38, ovvero i 28 Stati attualmente facenti parte dell’Unione europea oltre ad Albania, Islanda, Liechtenstein, Repubblica di Macedonia, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia. Il brevetto può inoltre essere esteso in Bosnia Erzegovina e Montenegro. Un elenco aggiornato è disponibile al sito internet www.epo.org. Per un approfondimento sulla Convenzione si veda, tra gli altri, VIDAL A.G., El sistema de la patente europea con efecto unitario, 2014, p. 34 e ss.; ILARDI
A., il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 23; BENUSSI F.,SINGER R., Il brevetto europeo. Commento alla Convenzione
di Monaco, 1993;SINGER R.,SINGER M.,Il brevetto europeo, Utet,TORINO,1993;MENDINI L., Lo stato della tecnica nel brevetto europeo, in Rivista di diritto industriale, 1990, p. 287 e ss.; LUZZATO R., Campo di protezione e
novità nel brevetto europeo, in Rivista di diritto industriale, 1990, p. 247 e ss.; MARCHETTI G., Commentario alla
Convenzione sul brevetto europeo, in Le nuove leggi civili commentate, 1980, p. 383 e ss.
96 Si veda Memorandum on the setting up of a european system for the grant of patents, in International review of
industrial property and copyright law - IIC, 1970, p. 26 e ss. Dal memorandum emerge la chiara intenzione di
tenere in considerazione I progetti di convenzione precedentemente elaborate e non adottati, tra cui rilevano il progetto di convenzione su una normativa europea dei brevetti del 1962, il progetto di convenzione sull’unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti del 1963 ed il progetto sul brevetto internazionale del Patent Cooperation Treaty del 1968, quest’ultimo in fase di analisi. Si veda ILARDI A., il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 22.
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natura di trattato internazionale e, conseguentemente, deve essere interpretata secondo i principi propri del diritto internazionale97. Si annovera tra i trattati ammessi ai sensi
dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi del 1883 e dei trattati con ambito regionale ai sensi dell’articolo 45 del Patent Cooperation Treaty. La convenzione di Monaco può qualificarsi come una convezione regionale dal momento che agli Stati membri dell’Unione europea si affiancano Stati dell’area europea quali Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Turchia, Islanda, Norvegia, Yugoslavia, San Marino, Albania e Serbia98.
Come enunciato dall’articolo 1, l’obiettivo perseguito dal trattato è l’istituzione di una procedura regionale centralizzata per il rilascio del c.d. brevetto europeo, per risolvere i problemi connessi ai depositi plurimi99. La procedura centralizzata consente
al richiedente di conformare alle proprie esigenze l’estensione territoriale del brevetto, potendo scegliere di richiedere il rilascio di un brevetto in uno o più Stati contraenti.
Il brevetto c.d. europeo è definito il brevetto concesso ai sensi della convenzione di Monaco100. Salvo non sia diversamente pattuito dalla convenzione, esso è soggetto
in ogni Stato contraente alla medesima disciplina dei brevetti nazionali. La ratio di tale previsione si rinviene nel fatto che il sistema delineato dalla convenzione si affianca e coesiste con i sistemi di tutela brevettuale già esistenti. Infatti, nonostante la denominazione, i commentatori hanno fin da subito sottolineato che con il brevetto europeo non costituisce un titolo unico e autonomo di brevetto, direttamente valido negli Stati aderenti alla convenzione, ma si viene a creare un fascio di brevetti nazionali autonomi, c.d. patent bundle, la cui designazione territoriale avviene ad opera del
97 Con riferimento ai principi di diritto internazionale applicabili, si evidenzia che non sarebbero
applicabili i principi enunciati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati dal momento che la Convenzione di Monaco è stata stipulata prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, riconoscendone la natura di trattato ricognitivo dei principi interpretativi diffusi, la Corte di Giustizia, la Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania, la Camera dei Lords e le Camere istituite presso l’Ufficio europeo dei brevetti hanno applicato la Convenzione di Vienna per interpretare la Convenzione di Monaco. In particolare, hanno fatto ricorso al principio di buona fede, enunciato agli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna, per interpretare i rapporti tra l’Ufficio europeo dei brevetti ed i richiedenti.
98 I dati relativi alle adesioni alla Convenzione di Monaco sono reperibili al rito www.epo.org. 99 Articolo 1 Convenzione di Monaco.
100 La definizione di brevetto europeo è contenuta nell’articolo 2 della convenzione secondo il quale:
“(1) [i] brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. (2) In ciascuno degli Stati
contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti”. Tramite la Convenzione
si è posto in essere un processo di unificazione con riguardo alla definizione di invenzione, ai requisiti di brevettabilità, all’individuazione dell’avente diritto al rilascio, all’interpretazione e alla durata dei brevetti. In tal senso, VIGNALI C., Dal brevetto nazionale al brevetto europeo, in Rivista di diritto internazionale,
89 richiedente101. Il titolo è scindibile e si compone delle diverse frazioni nazionali che
sono tra loro indipendenti102.
La convenzione ha previsto la creazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, con sede a Monaco di Baviera, avente autonomia finanziaria ed amministrativa103.
L’istituzione si compone di un Consiglio di amministrazione104, con il compito di
vigilare sull’operato dell’Ufficio europeo dei brevetti, e l’Ufficio europeo dei brevetti, c.d. EPO, la cui creazione ha determinato la chiusura dell’Istituto internazionale dei brevetti istituito nel 1947 di cui ha assunto le competenze.
L’Ufficio europeo dei brevetti è stato istituito al fine di vagliare le domande di brevetti e concederne il rilascio nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di brevettabilità105. È strutturato in cinque direzioni generali rispettivamente competenti
101 GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e
linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 516 e ss.; BALLARDINI R.M., NORRGARD M.,BRUUN N., Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package, 2015, p. 6; VIDAL A.G., El sistema de la patente europea con efecto unitario, 2014, p. 36; BALLARDINI R.M.,NORRGARD
M.,BRUUN N., Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package, 2015, p. 24.
102 Così come previsto in precedenza dalla Convenzione di Parigi, le sorti di ogni singolo brevetto
nazionale non inficiano gli altri brevetti nazionali concessi per la medesima invenzione. I singoli brevetti nazionali soggiacciono ognuno alla disciplina dello Stato membro che li ha emanati.
103 Articolo 4 Convenzione di Vienna.
104 Il Consiglio di amministrazione è organo composto dai rappresentanti degli Stati contraenti. I poteri
del Consiglio sono elencati all’articolo 33 della convenzione tra cui rilevano: il potere di controllo dell’attività dell’Ufficio europeo dei brevetti; i poteri relativi al bilancio; i poteri di nomina e revoca dei vicepresidenti e dei membri delle Camere di ricorso; il potere di convocare conferenze di revisione.
105 L’Ufficio ha sede a Monaco di Baviera e all’Aja. Per un approfondimento in merito all’Ufficio
europeo dei brevetti e alle procedure di esame e rilascio dei brevetti si vedano, tra gli altri, SCUFFI M., Il
Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione storica, ordinamento e regole procedimentali, in HONORATI C. (a cura di),
Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System), Giappichelli, Torino, 2014, p. 73; SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffré, Milano, 2011, p. 43; ULLRICH H., Patent protection in Europe: integrating Europe into the Community or the
Community into Europe?, in European Law Journal, 2002, p. 433; VANZETTI A., DI CATALDO V., Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2012, p. 509; DI CATALDO V., Concorrenza (o confusione) di modelli e
concorrenza di discipline di fonte diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un’alternativa ragionevole?, in Rivista di diritto industriale, 2013, p. 308; ILARDI A., il nuovo brevetto europeo, 2013, p. 18; BALLARDINI R.M.,
NORRGARD M.,BRUUN N., Transitions in European patent law. Influences of the unitary patent package, 2015, p.
23 e ss.; STEVNSBORG N.,VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., Patenting procedures and filing strategies
at the EPO, in GUELLEC D.,VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE B., The economics of the European patent System: IP policy for innovation and competition, Oxford Scholarship Online,2007, p. 155 e ss.
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per: ricerca; esame e opposizione; ricorsi; amministrazione; affari giuridici e internazionali.
Il brevetto europeo è rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Con riferimento al regime linguistico, è opportuno distinguere la lingua della domanda di brevetto europeo da quella della procedura106. Le domande di brevetto
europeo possono essere depositate in una delle lingue ufficiali, ossia francese, inglese e tedesco, cui deve seguire il deposito della rivendicazione del brevetto nelle altre due lingue ufficiali. Questa regola incontra un’eccezione nel caso di deposito da parte di un soggetto domiciliato in uno Stato contraente la cui lingua sia diversa da una delle lingue ufficiali. In questo caso, infatti, è ammesso il deposito della domanda di brevetto nella lingua dello Stato di domicilio a patto che, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sia depositata la traduzione della domanda in una delle lingue ufficiali. La lingua della procedura, invece, è la stessa lingua utilizzata per la domanda di brevetto o per la sua traduzione ed è la lingua di pubblicazione del fascicolo del brevetto107. È stata
prevista, altresì, la possibilità per gli Stati contraenti di subordinare la convalida della frazione di brevetto efficace nel proprio territorio, al deposito di una traduzione del brevetto europeo nella lingua ufficiale dello Stato membro entro un termine da questo previsto comunque non inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione della concessione108. Ciò comporta, inevitabilmente costi di traduzione particolarmente
106 Articolo 14 Convenzione di Monaco. Questa disposizione è stata riproposta nella Convenzione sul
brevetto comunitario e nel progetto di brevetto europeo ad effetto unitario risultando in entrambi i casi uno dei profili maggiormente critici dei nuovi sistemi che ne hanno ostacolato l’adozione. La scelta della lingua dei brevetti riveste, infatti, un’importanza fondamentale nei processi di ostacolo o di agevolazione della concorrenza.
107 A seguito della modifica introdotta nel 1991 per armonizzare e semplificare la procedura, la lingua
della procedura non è più modificabile. Fa eccezione alla disciplina del regime linguistico della procedura il fatto che i mezzi di prova possano essere presentati in qualsiasi lingua.
108 L’articolo 65 disciplina la c.d. validazione nazionale. Gli oneri di traduzione sono stati in parte
mitigati
dall’Accordo di Londra sulla semplificazione delle traduzioni richieste ai sensi dell’articolo 65 della Convenzione sul Brevetto Europeo, firmato il 17 ottobre 2000 ed entrato in vigore il 1° maggio 2008, COM (2000) 350. Ai sensi dell’accordo, gli Stati aderenti la cui lingua ufficiale corrisponda a una delle tre lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei brevetti non possono richiedere la traduzione nella propria lingua in fase di convalida nazionale. Gli Stati che non hanno come lingua ufficiale l’inglese, il francese o il tedesco, possono chiedere la traduzione nella propria lingua delle sole rivendicazioni del brevetto. Gli Stati membri possono inoltre prevedere, ex articolo 3 dell’accordo, il deposito di una traduzione integrale del brevetto in caso di controversia nella lingua dello Stato dove è avvenuta la contraffazione, o nella lingua dello Stato in cui si svolge il contenzioso. Con riferimento all’accordo, di natura opzionale, si
91 elevati.
In sede di Conferenza Diplomatica, si è optato per non fornire una definizione di invenzione brevettabile ma di elencare, a titolo esemplificativo, alcune invenzioni che, nel caso in cui siano là unico oggetto del brevetto richiesto, non consentono il rilascio del titolo109. A questa lista si aggiungono le esclusioni sancite ai sensi dell’articolo 53
della Convenzione per ragioni di ordine pubblico e buon costume110.
Al fine di istituire un brevetto che fosse il più possibile sicuro e inattaccabile, sono stati fissati dei requisiti particolarmente rigidi per la concessione dei brevetti europei quali la novità, l’attività inventiva e l’applicazione industriale111. La prima condizione di
brevettabilità consta nella c.d. novità assoluta, un’innovazione è ritenuta nuova se non è compresa nello stato della tecnica e quindi non sia stata accessibile al pubblico nel periodo precedente alla sua divulgazione nella domanda di brevetto112. Lo stato della
evidenzia che Spagna e Italia non vi hanno aderito, sostenendo che le PMI verserebbero in una condizione di svantaggio non potendo disporre delle traduzioni delle descrizioni brevettuali. Un elenco aggiornato degli Stati aderenti all’accordo è reperibile al sito www.epo.org. Per un approfondimento sull’accordo di Londra si veda BOTANA AGRA M., El acuerdo de Londres sobre la aplicación del art. 65 CPE: un primer paso hacia la reducción de costes de las traducciones de las patentes europeas, in ADI 13 (1989-1990), p.
653 e ss.; GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 522; KAISI A., Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect, in European Intellectual Property Review, 2014, p. 172.
109 L’articolo 52 della Convenzione di Monaco che disciplina le invenzioni brevettabili è stato oggetto
di revisione nella Conferenza diplomatica del 2000 per adeguarlo a quanto previsto dall’articolo 27 dell’accordo TRIPS.
110 Si tratta, in particolare, di invenzioni inerenti ambiti sensibili quali esseri viventi, trattamenti chirurgici
o terapeutici su uomini o animali del corpo umano o animale.
111 Il primo comma dell’articolo 52 della convenzione così recita: “[i] brevetti europei sono concessi per
le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale”.
112 Articolo 54 Convenzione di Monaco. Il concetto di novità è interpretato in maniera differente nei
diversi Ordinamenti. Alcuni Stati richiedono che l’invenzione sia nuova nel loro territorio, altri, invece, interpretano il carattere di novità sotto il profilo temporale. Il concetto di novità assoluta, già adottato dalla Convenzione di Strasburgo, è in uso in diversi Stati membri tra cui rilevano Francia e Italia. Sul carattere di novità si veda, tra gli altri, SINGER R.,SINGER M.,Il brevetto europeo, Utet,TORINO,1993, p.
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tecnica comprende tutti i settori resi accessibili alla collettività113. Un’eventuale
divulgazione dell’invenzione ne pregiudica la novità solo nel caso in cui tutte le caratteristiche essenziali della stessa siano state divulgate. Il requisito dell’attività inventiva, invece, impone che un’invenzione manifesti il proprio carattere inventivo ossia non debba risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona mediamente esperta del ramo tecnologico in questione114. Questo requisito misura
l’originalità dell’invenzione. Infine, il requisito dell’applicazione industriale impone che un’invenzione possa essere utilizzata o prodotta nell’ambito di un’attività industriale115.
A questi requisiti si aggiunge un generale requisito di liceità dell’invenzione, secondo il quale non è brevettabile un’invenzione la cui applicazione sia contraria all’ordine pubblico o al buon costume116. Nel caso in cui l’invenzione non soddisfi i requisiti, resta
la possibilità di protezione tramite un’altra forma di tutela della proprietà industriale ove ne possieda i requisiti.
Aspetto interessante del sistema di tutela predisposto tramite la convenzione è la vigenza del principio secondo il quale il diritto all’invenzione spetta in primo luogo all’inventore117. L’invenzione è tutelata in quanto creazione del singolo118. Il principio
del first to file, secondo il quale l’invenzione deve essere attribuita al soggetto che abbia depositato per primo la domanda di brevetto, si applica solo nel caso in cui siano depositate, da due inventori indipendenti, due domande di brevetto aventi ad oggetto la medesima invenzione.
Il brevetto europeo tradizionale ha una durata di venti anni, indipendentemente dalla durata dei brevetti nazionali nei singoli Stati designati119. La previsione ha
comportato un sostanziale adeguamento della durata delle tutele nazionali a quella del
113 Lo stato della tecnica di una determinata materia comprende tutte le conoscenze e le informazioni di
pubblico dominio al momento della richiesta di brevetto, rese note mediante una descrizione scritta o orale, un uso o qualsiasi altro mezzo.
114 Articolo 56 Convenzione di Monaco.
115 Artico 57 Convenzione di Monaco. Il testo dell’articolo ricalca quanto previsto dalla Convenzione di
Strasburgo e dal Patent Cooperation Treaty ed è stato riprodotto all’articolo 49 del Codice di proprietá intellettuale italiano. La nozione di ambito industriale deve essere interpretata in senso ampio, comprensiva anche dei settori agricoli, e si contrappone al concetto di ambito privato e non commerciale enunciato dalla Convenzione di Lussemburgo.
116 Articolo 53 Convenzione di Monaco. Tale requisito va tenuto distinto dalla nozione di liceità in
ambito civile, inteso quale assenza di divieto ex lege. Nel caso in cui sia ipotizzabile almeno un uso lecito dell’invenzione, essa è brevettabile.
117 Articolo 60 Convenzione di Monaco.
118 Il sistema brevettuale europeo della Convenzione di Monaco non ammette la possibilità che il titolare
di un brevetto europeo sia una persona giuridica.
93 brevetto europeo tradizionale nella maggior parte degli Stati contraenti120.
I brevetti europei sono soggetti nei territori per i quali sia stata richiesta l’efficacia, alle norme applicabili ai brevetti nazionali e alla giurisdizione nazionale121. Da ciò si
evince in maniera evidente il primo limite del sistema di tutela introdotto con la Convenzione del 1973, poiché il medesimo brevetto europeo, nel momento in cui venga in considerazione per le diverse frazioni nazionali, può ricevere un trattamento giuridico differente122. A fronte di una procedura centralizzata di concessione dei
brevetti, la tutela giurisdizionale del brevetto europeo è rimessa ai singoli ordinamenti nazionali, che hanno competenza sulla singola porzione nazionale del titolo. Alcuni autori hanno inoltre sottolineato che, in assenza di un sistema giurisdizionale unico, la Convenzione di Monaco non ha introdotto delle misure di coordinamento tra le giurisdizioni, o di sospensione obbligatoria della controversia nazionale in caso di pendenza delle fasi amministrative-giurisdizionali all’Ufficio Europeo dei Brevetti123.
Tale scelta si è tradotta in contenziosi dai costi particolarmente elevati, caratterizzati dalla simultanea presenza nei diversi Stati di azioni giudiziarie per le diverse porzioni nazionali di brevetti, caratterizzati dal rischio di esiti difformi124.
L’articolo 78 elenca le diverse parti che formano la domanda di brevetto europeo:
120 La durata della tutela brevettuale negli Stati contraenti prima della Convenzione di Monaco oscillava
tra i quindici e i vent’anni.
121 Articolo 64 Convenzione di Monaco. MUSSO A., Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-
2574 e art. 25La 84-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza, 2012, p. 916.
122 A riguardo si evidenzia, tuttavia, che la possibilità che i verifichi un trattamento difforme nei diversi
Stati per i medesimi atti di contraffazione è stata ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia nelle cause 13 luglio 2006, Roche Nederland BV et al. v. Frederick Primus e Milton Goldenberg, C-539/03, ECLI:EU:C:2006:458, punti 25 ss.; 7 marzo 2013, Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH e altri, C- 145/10, ECLI:EU:C:2013:138, punto 79.
123 GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e
linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 516 e ss.; SCUFFI M., Il nuovo sistema europeo dei brevetti, 2017, p. 5; SCUFFI M., Sistema di difesa europea di brevetti, in Il diritto industriale, 1999, p. 308.