Il più importante principio in materia di diritti di privativa in ambito europeo è il principio di territorialità101. Secondo la sua accezione materiale o di limite, i diritti di
privativa non sono universali ma hanno carattere nazionale, il loro effetto è limitato al territorio dello Stato dalla cui legge sono regolati (fatta eccezione per la regolamentazione regionale-europea)102. Dal punto di vista del diritto internazionale
99 MACHLUP F., An Economic Review of the Patent System, 1958, Washington, U.S. Government print Office,
p. 21 e ss.
100SCHOVSBO J., Constructing an efficient and balanced European patent system: “muddling through”, in GEIGER
C., Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives, Edward Elgar, 2013, p. 216.
101 BENDER G.A., Clash of the Titans: The Territoriality of Patent Law vs. the European Union, in IDEA: the
journal of law and technology, 2000, p. 40; SWANSON R.D.,Implementing the E.U. Unified Patent Court: lessons from the Federal Circuit, in Brigham Young University International Law & Management Review, 2013, p. 172 e
ss.
102 Parte della dottrina evidenzia tre distinte accezioni della territorialità. La prima è la territorialità del
fatto costitutivo della tutela, ossia affinché si possa accedere alla tutela offerta dalle norme in vigore in un determinato Stato i fatti devono essere avvenuti nel territorio di detto Stato. La seconda accezione è la territorialità dei fatti impeditivi ed estintivi della tutela, secondo la quale tali fatti devono avvenire nel territorio dello Stato di cui si vuole accedere alla tutela. Infine, la territorialità dell’illecito, secondo la quale sono sanzionati solo i fatti lesivi che si verifichino nel territorio dello Stato. Con riferimento al principio di territorialità si veda ROMANO R., SPADA P., Parte generale, in AUTERI P., Diritto industriale.
Proprietà intellettuale e concorrenza, 2016, p. 44 e ss.; MORGESE G., L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), 2009, p. 20; BOSCHIERO N., Il principio di territorialità in materia di
proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione, in AIDA, 2008, p. 34 e ss.; RITTER L.,BRAUN W.D.,
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privato, invece, il principio di territorialità è inteso quale norma di conflitto di leggi a carattere bilaterale103.
La conseguenza principale del principio di territorialità è che il titolare del diritto di proprietà intellettuale ha, nel solo territorio dello Stato, facoltà esclusiva con riferimento ad il bene che ne è oggetto104.
È possibile individuare l’antecedente storico del principio di territorialità nel privilegio che veniva riconosciuto fin dalla fine del 1400 da parte di un governatore regionale di istanza a Venezia. Tali privilegi erano regolati individualmente dal doge, dai duchi o da altre autorità autorizzate105. Successivamente, il principio di territorialità
è stato elaborato autonomamente quando gli Stati emergenti hanno iniziato ad elaborare una loro disciplina in materia di diritti di privativa.
Con l’aumentare delle transazioni internazionali si è reso manifesto il problema connesso all’efficacia nazionale dei diritti di privativa. Da un lato, infatti, la territorialità non consente ai titolari dei diritti di proteggere le loro creazioni in Stati che non le riconoscano degne di tutela; dall’altro, rischia di influenzare le scelte di mercato degli operatori. Infatti, i titolari dei diritti tenderanno a richiedere la tutela nei Paesi sviluppati, generalmente caratterizzati da una particolare attenzione ai diritti di privativa. I produttori ed i distributori, invece, tenderanno operare in Paesi dove vi sia una minor tutela, dal momento che ciò comporta, in linea di massima, minori costi di
103 BOSCHIERO N., Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione, in
AIDA, 2008, p. 37. Il carattere bilaterale del principio di territorialità è stato contestato da parte della
dottrina che reputa impossibile localizzare nello spazio i beni immateriali. Ciò poiché sarebbe possibile riconoscere per ogni invenzione una pluralità di beni immateriali pari agli ordinamenti giuridici che ne consentono il riconoscimento. Inoltre, secondo parte della dottrina, il carattere bilaterale non sarebbe configurabile dal momento che mancherebbe il presupposto dell’identità della fattispecie concreta. In tal senso si veda LUZZATTO R., Commento all’articolo 54, in POCAR F.,TREVES T.,CARBONE S.M.,
GIARDINA A.,LUZZATTO R.,MOSCONI F.,CLERICI R., Commentario del nuovo diritto internazionale privato,
1996, p. 258 e ss.; ASCARELLI T., Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Multa Pacis, Varese, 1960, p. 342. Altra parte della dottrina contesta tale ricostruzione ritenendo che l’identità di fattispecie vada intesa in maniera elastica per consentire l’operatività delle norme di conflitto. In tal senso BOSCHIERO N., Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti di leggi e giurisdizione, in AIDA, 2008, p. 50.
La nozione di territorialità quale norma di conflitto è accolta nell’Ordinamento italiano all’articolo 54 della Legge 218 del 1995 che recita: “i diritti sui beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione”. Si veda ROMANO R., SPADA P., Parte generale, in AUTERI P., Diritto industriale. Proprietà
intellettuale e concorrenza, 2016, p. 45.
104 SCUFFI M., Verso una difesa sovranazionale del brevetto, in Il diritto industriale, 1999, p. 310.
105 MANDICH G., Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privative agli inventori, in Rivista di Diritto
Industriale, 1958, p. 101 e ss.; KUR A., DREIER T., European intellectual property law. Text, cases and material, Northampton, 2013, p. 12 e ss.
35 acquisizione e registrazione e, conseguentemente, la possibilità di trarre un maggior profitto106.
La ragione per la quale prevale tuttora il principio di territorialità può essere individuata nelle ragioni politiche tendenti al protezionismo nei confronti dei produttori nazionali.
I diritti di privativa presentano, altresì, delle regole interne di creazione giurisprudenziale per favorire la concorrenza, tra queste rilevano il principio dell’esaurimento del diritto al primo trasferimento; la teoria dell’abuso e la teoria delle limitazioni della funzionalità.
Il principio dell’esaurimento del diritto al primo trasferimento, elaborato dalla Corte di Giustizia107, esprime la regola per cui, una volta immesso un bene sul mercato,
il titolare perde in parte i diritti di privativa intellettuale di cui dispone su di esso108.
Conseguentemente, il precedente titolare non ha più certi diritti di imporre limitazioni all’uso del bene oggetto.
106 Si veda D’AMATO A.,LONG D.E., International Intellectual Property, 1997, p. 373 e ss.
107 Seguendo la teoria di Josef Kohler, la Corte di Giustizia ha posto in essere una lunga costruzione
giurisprudenziale del principio di esaurimento comunitario iniziata in materia di marchi ed in seguito estesa a tutta la materia della proprietá industriale ed intellettuale. Si vedano, in particolare, le pronunce Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, Parke, Davis and Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and
Centrafarm, C- 24/67, ECLI:EU:C:1968:11; 8 Giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH e Metro- SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, C-78/70 , ECLI:EU:C:1971:59; 16 luglio 1998, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH, C-355/96, ECLI:EU:C:1998:374; 20
Novembre 2001, Levi Strauss, cause riunite C-414/99, C-415/99, C-416/99, ECLI:EU:C:2001:617; 23 marzo 2010, Google France SARL e Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v. Viaticum
SA e Luteciel SARL e Google France SARL v. Centre national de recherche en relations humaines, cause riunite C-
236, 237, 238/08. Sul principio di esaurimento si veda KOHLER J., Urheberrecht an Schriftwerken und
Verlagsrecht, Stuttgart, 1907; KOHLER J., Zur Konstruktion des Urheberrechts, in Archiv für bürgerliches Recht, 1897; PETTITI P., Il principio di esaurimento del marchio, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1999, p. 241; KORAH V., Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford and Portland (Oregon), 2006, p. 6; PAPPALARDO A., Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali, Utet, Assago, 2007, p. 746; WISH R., Competition law, 2003, Lexis Nexis UK, p. 765 e ss.
108 L’origine comunitaria del principio di esaurimento ha fatto sì che sia generalmente riconosciuto quale
principio di esaurimento comunitario. In particolare, esso si applica nel mercato dell’Unione europea e nel mercato dello spazio economico europeo alle importazioni che derivino da Stati membri dell’Unione o dello Spazio economico europeo, siano esse dirette verso Stati a loro volta membri dei mercati o Stati terzi, mentre non si applica alle ipotesi di importazioni provenienti da Stati che non facciano parte dei mercati protetti.
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In merito risulta opportuno distinguere tra esaurimento nazionale, che si verifica quando l'acquirente ha il diritto di rivendere il bene nello stesso Paese o in un altro Paese, ed esaurimento europeo del diritto nazionale di brevetto che si verifica quando il titolare perde i suoi diritti in un determinato Paese dopo la prima vendita in qualsiasi altro Paese dell’Unione europea109. Affinché il principio operi, l’immissione in
commercio del bene deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso110.
Per costante definizione della Corte di Giustizia, il luogo di prima commercializzazione del bene va inteso come il luogo di destinazione al consumo finale e non come luogo di fabbricazione o di formazione del contratto di prima vendita dei beni. Conseguentemente, non rileva la mera offerta in vendita non seguita da effettiva vendita111.
109 FLORIDIA G., Il diritto di brevetto, in AUTERI P., Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 2016,
p. 239. Il fondamento del principio di esaurimento europeo del diritto nazionale di brevetto è stato ricondotto dalla Corte di Giustizia al principio di libera concorrenza e di libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione. Ciò poiché l’esercizio del diritto di privativa derivante da brevetti paralleli in Stati dell’Unione comporterebbe una compartimentazione del mercato europeo ponendosi quale ostacolo al mercato unico europeo. Infatti, il titolare del brevetto potrebbe impedire in virtù del principio di territorialità la vendita in uno Stato membro di un prodotto acquistato in un altro Stato membro, costituendo l’importazione un’ipotesi di contraffazione. Con riferimento al principio di esaurimento europeo si veda SARTI D., Diritti esclusivi e circolazione dei beni, 1996, p. 55 e ss.
110 Si pensi all’ipotesi di concessione di licenza.
111 Corte di Giustizia, 30 novembre 2004, Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB, C-16/03,
37 Il principio di esaurimento agevola le importazioni parallele112 e consente di
eliminare le restrizioni nella fissazione dei prezzi di rivendita dei beni o nell’individuazione dei possibili mercati in cui immettere il bene113. In quest’ottica è
evidente la funzione di bilanciamento tra l’esclusività tipica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e la libera circolazione di beni e servizi. Infatti, in assenza, l’esclusiva data dai diritti di proprietà intellettuale potrebbe determinare un frazionamento del mercato, come si verifica, ad esempio, nel caso di concessione di licenze territoriali assolute.
In ambito brevettuale, il principio evita che il titolare possa imporre condizioni commerciali di rivendita e, conseguentemente, limita la possibilità di operare una discriminazione di prezzi. Una discriminazione di prezzo consente ai produttori di appropriarsi di una grossa porzione di benefici derivanti dalla loro invenzione, favorendo lo sviluppo di nuove invenzioni.
La regola delle limitazioni di funzionalità prevede che non sia possibile allargare le maglie dei requisiti per la concessione di un determinato diritto di privativa al fine di farvi rientrare il bene al solo scopo di aumentare il grado di tutela garantito dal sistema. La regola è stata elaborata in relazione ai brevetti di design, spesso a cavallo tra la protezione fornita attraverso i marchi ed il diritto d’autore.
112 Il fenomeno delle importazioni parallele si verifica nel caso in cui un terzo acquirente di un bene
oggetto di privativa intellettuale, immesso sul mercato dal titolare anche per mezzo di un esclusivista, lo esporti da uno Stato all’altro rivendendolo anche a condizioni più vantaggiose tramite distributori non ufficiali. La Commissione e la Corte di Giustizia hanno da sempre ritenuto legittimo il fenomeno, non rilevando l’illiceità per contrarietà al principio di libera circolazione delle merci di un’eventuale restrizione alle importazioni giustificata in base ad una differenza di prezzo di vendita nei diversi Stati. Si veda, tra tutti, 31 ottobre 1974, Centrafarm BV e De Peijper v. Sterling Drug, causa 15/74, ECLI:EU:C:1974:114. Il titolare dei diritti di privativa puó ottenere tutela in relazione ai mercati paralleli tramite strumenti contrattuali e commerciali, quali strategie di marketing e politiche di prezzo. In particolare, il titolare puó restringere le facoltà di rivendita da parte del licenziatario o del distributore, nel rispetto dei limiti imposti dai regolamenti in materia di accordi verticali e trasferimenti di tecnologia. Recentemente la Corte di Giustizia ha poi affrontato il tema delle vendite in internet, caratterizzato dalla natura aterritoriale. La Corte ha reputato che internet non sia un mercato territoriale ma una modalità di vendita e pertanto non possa essere soggetta ad autorizzazioni o restrizioni del pari di un luogo di stabilimento. Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
v. Presidente dell’autorità della concorrenza e Ministero dell’economia, dell’industria e del lavoro, C-439/09,
ECLI:EU:C:2011:649.
113 HOVENKAMP H., Intellectual property and competition, in ELGAR E., MENELL P., SCHWARTZ D.,
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