E VOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO BREVETTUALE EUROPEO ED INTERNAZIONALE A RMONIZZAZIONE ,
2. L’ambito regionale.
2.2 La seconda fase e i tentativi di unificazione della tutela brevettuale.
2.2.2 Le proposte in materia di giurisdizione.
Nonostante le difficoltà incontrate nell’adozione del regolamento sul brevetto comunitario, la Commissione ha costantemente tentato di perseguire la coesione in
GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 519.
171 Il 3 marzo 2003 il Consiglio ha emanato un documento che raccoglie tutti i suggerimenti pervenuti
nel corso dei dibattiti in merito alla proposta di regolamento. Si veda Consiglio, Approccio politico comune, 7159/03, 3 marzo 2003.
172 In particolare, il regime linguistico proposto era ritenuto determinare uno squilibrio ingiustificato tra
gli Stati la cui lingua sia una delle tre lingue ufficiali e gli altri Stati per i quali si sarebbe resa necessaria una traduzione aggiuntiva. Tali critiche sono state rilevate anche nella valutazione di impatto della Commissione allegata alla Proposta, SEC(2011)482 def. Per una ricostruzione delle modifiche apportate alla proposta nonché degli aspetti problematici sollevati dagli Stati si vedano ULLRICH H., Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, in Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law research Paper, 2012, p. 7 e ss.; SCUFFI M., Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto
EPLA, in Rivista di diritto industriale, 2007, p. 211 e ss.; SCUFFI M., Il Tribunale unificato dei brevetti: evoluzione
storica, ordinamento e regole procedimentali, in HONORATI C. (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale (The EU Patent Protection. Lights and Shades of the New System), Giappichelli, Torino, 2014,
p. 76; KAISI A., Finally a single European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European
patent with unitary effect, in European Intellectual Property Review, 2014, p. 172, MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 51; GUGLIELMETTI G., Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in HONORATI C. (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE
di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 10; FLORIDA G., Il brevetto unitario: cui prodest?, in Diritto
industriale, 2013, p. 206; DI CATALDO V., Concorrenza (o confusione) di modelli e concorrenza di discipline di fonte
diversa nel brevetto europeo ad effetto unitario. Esiste un’alternativa ragionevole?, in Rivista di diritto industriale, 2013,
107 materia di giurisdizione. A tal fine, nel 2003, la Commissione ha presentato in parallelo una serie di proposte. La prima proposta di decisione rivolta al Consiglio, lo invitava ad attribuire alla Corte di Giustizia la competenza esclusiva con riferimento alle controversie relative al brevetto comunitario173. La seconda proposta, più articolata,
era volta ad istituire un Tribunale sul brevetto comunitario174. Infine, aveva presentato
la Proposta di Accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti, c.d. EPLA175.
L’accordo, aperto all’adesione facoltativa degli Stati del sistema della Convenzione di Monaco, mirava all’istituzione di un sistema giurisdizionale centralizzato, composto da una Corte di prima istanza, ripartita in una divisione centrale e plurime divisioni regionali con sedi negli Stati con maggior volume di contenzioso, ed una Corte d’appello.
Ai sensi dell’articolo 41 dell’Accordo, al tribunale era attribuita competenza esclusiva per le azioni, anche riconvenzionali, di contraffazione e nullità dei brevetti europei176. Per quanto concerne la competenza cautelare, invece, la competenza era
173 Commissione, Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di Giustizia la
competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, COM (2003) 227.
174 Commissione, Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario
e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado, COM(2003)228. Il progetto prevedeva l’istituzione di una giurisdizione accentrata a livello comunitario, comporta da una camera specializzata con competenza esclusiva in materia di azioni di nullità e contraffazione, comprese le azioni di risarcimento dei danni. La camera si sarebbe affiancata al tribunale di primo grado che sarebbe stato competente per i giudizi di appello.
175 Commissione, Proposta di Accordo europeo sulle controversie in materia di brevetti. Per un
approfondimento sulla proposta di Accordo EPLA si vedano, tra gli altri, LUGINBUEHL S., A stone’s throw away from a European Patent Court: the European Patent Litigation Agreement, in EIPR, 2003, p. 256;
SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Giuffé, Milano, 2011, p. 49; VIDAL A.G., El sistema
de la patente europea con efecto unitario, 2014, p. 45; SCUFFI M., Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di
Lussemburgo al progetto EPLA, in Rivista di diritto industriale, 2007, p. 211 e ss.; JAEGER T., All back to square one? - An assessment of the latest proposals for a patent and court for the internal market and possible alternatives,
in Max Planck Institute for innovation and competition research paper, p. 13, reperibile al sito www.ssrn.com; JAEGER T., What’s in the unitary patent package?, in Max Planck Institute for innovation and competition research paper, 2014, p. 5, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 12; DREXL J., The european unitary patent system: on
the ‘unconstitutional’ misuse of conflict-of-law rules, in Max Planck Institute for innovation and competition research paper, 2015, p. 6, reperibile al sito www.ssrn.com; SCHEER L., Main differences between the EPLA and the Community Patent Regulation, Patent Litigation in Europe, EPI/CEIPI, 2006, reperibile al sito www.
ceipi.edu.
176 In particolare, le azioni in materia di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità erano
108
concorrente con i tribunali nazionali177.
Il sistema unificato così concepito, di pura cooperazione statuale, avrebbe dovuto determinare un abbattimento dei costi rispetto al radicamento delle controversie nei diversi Stati membri nonché la riduzione del rischio di giudicati contrastanti178.
Pur non spingendosi sino alla creazione di un titolo unitario, un aspetto interessante dell’Accordo riguarda la presenza di una serie di norme sostanziali uniformi in materia di contraffazione diretta e indiretta, di limitazioni al diritto di brevetto, di onere della prova e diritto di preuso179.
Il profilo maggiormente critico del sistema di giurisdizione unificata era rappresentato dall’esclusione della Corte di Giustizia180. Infatti, data l’esclusione, il
nuovo tribunale avrebbe dovuto applicare il diritto comunitario senza la possibilità di rinvio alla Corte di Giustizia. A questo si è aggiunto un ulteriore profilo problematico connesso al fatto che la competenza a concludere accordi in materia spettava alla Comunità europea e non ai singoli Stati membri.
Il progetto fu definitivamente abbandonato nel 2007 a seguito del parere negativo offerto dai servizi legali del Parlamento Europeo che hanno osservato l’adesione dei singoli Stati membri al progetto di giurisdizione unificata sarebbe stato incompatibile con il diritto comunitario e, nello specifico, la Direttiva Enforcement del 2004 e il Regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 181.
convenuto o del luogo dell’illecito. Le azioni di nullità, invece, erano proponibili solo dinanzi alla divisione centrale.
177 Sul punto SCUFFI M., Un brevetto per l’Europa. Dall’Accordo di Lussemburgo al progetto EPLA, in Rivista
di diritto industriale, 2007, p. 211 e ss.
178 Parte della dottrina ha evidenziato che uno dei principali limiti del progetto EPLA era che fosse poco
funzionale allo sviluppo del mercato interno. Si vedano, in tal senso, ALBERTI J., Il parere della Corte di
Giustizia sul tribunale unificato dei brevetti europeo e comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 2012, p. 371;
ULLRICH H., National, European and Community patent protection: time for reconsideration, in OHLY A.,KLIPPEL
D., Geistiges eigentum und gemeinfreiheit, Tubinga, 2007, p. 20.
179 L’inserimento di queste definizioni trae la propria ratio nella necessità di fornire ai giudici una serie di
definizioni comuni agli Stati contraenti. Si veda in tal senso, ALBERTI J., Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale unificato dei brevetti europeo e comunitario, in Il diritto dell’Unione europea, 2012, p. 371.
180 Questa criticità è stata rilevata anche dalla Commissione che, in una comunicazione del 2007, ha
suggerito di integrare il modello EPLA con il sistema giudiziario comunitario al fine di ottenere il consenso di tutti gli Stati. Commissione, Migliorare il sistema dei brevetti in Europa, COM (2007) 165 def.
109 Parallelamente, a seguito di un’iniziativa di consultazione, la Commissione ha inviato a Consiglio e Parlamento il 3 aprile 2007 una comunicazione in cui ha nuovamente promosso la creazione di un sistema giurisdizionale unificato182. La Commissione,
consapevole degli aspetti problematici del progetto EPLA, ha suggerito di integrarne il sistema giurisdizionale con la giurisdizione comunitaria. Questa scelta è stata ribadita dalla Commissione in una successiva comunicazione in cui ha delineato la possibile giurisdizione prevedendo l’istituzione di una divisione centrale sovranazionale, con competenza in materia di annullamento, affiancata da divisioni locali con competenza in materia di contraffazione183.
Alle due comunicazioni si aggiunsero, nel 2008, la redazione delle bozze del progetto di accordo internazionale istitutivo di una giurisdizione unica184, secondo cui
l’accordo era aperto all’adesione di Stati membri dell’Unione, degli Stati terzi aderenti alla Convenzione di Monaco e dell’Unione europea in qualità di Istituzione.
Il progetto ha recepito numerose disposizioni del progetto EPLA185, ed ha previsto
l’istituzione di un tribunale unificato con giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti europei esistenti, nonché dei futuri
europeo unitario” tra esigenze di un nuovo sistema di tutela, profili di illegittimità delle proposte in discussione e impasse istituzionale, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2012, p. 696; SENA G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di
utilità, Giuffé, Milano, 2011, p. 51.
182 Commissione, Migliorare il sistema dei brevetti in Europa, 3 aprile 2007, COM(2007)165 def.
183 Commissione, Comunicazione al Parlamento e al Consiglio del 3 aprile 2007, COM (2007) 165 def.,
Migliorare il sistema dei brevetti in Europa.
184 Consiglio, Draft Agreement on the European and Community patents Court and Drafts Statute,
7298/09. L’accordo avrebbe dovuto avere natura di accordo internazionale misto. Le diverse versioni del progetto sono reperibili al sito www.consilium.europa.eu. Tra queste spiccano per importanza:
European Union Patent Jurisdiction - Preliminary Set of Provisions for the future legal instrument (7728/08) del
19 marzo 2008; Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised
Presidency text, del 23 marzo 2009 (7928/09); Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary (9124/08)
del 14 maggio 2008.
185 Sul progetto di accordo del 2008, con illustrazione delle differenze e analogie rispetto al progetto
EPLA, si vedano FRASSI P., I brevetti nel contesto europeo e i progetti per l’istituzione di una giurisdizione unificata, in Dir. ind. 2/2008, p. 148 ss., JAEGER T., HILTY R., DREXL J., ULLRICH H., Comments of the Max Planck
Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the 2009 Commission proposal for the establishment of a unified European patent judiciary, in Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, p.
817 ss.; JAEGER T., What’s in the unitary patent package?, in Max Planck Institute for Innovation and Competition
Research Paper, p. 11, reperibile al sito www.ssrn.com; MACHEK N., How ‘unitary’ is the Unitary patent?, in Munich Intellectual Property Law Center Master Thesis, p. 13.
110
brevetti comunitari186. La nuova corte avrebbe dovuto comporsi di una divisione
centrale, con competenza in materia di azioni di nullità e di accertamento di non contraffazione187, e di divisioni regionali o locali istituite presso gli Stati membri,
competenti per le azioni di contraffazione e di risarcimento del danno, da individuarsi secondo il criterio del locus commissi delicti o del forum rei. Le divisioni locali e regionali avrebbero dovuto essere composte da un collegio di tre giudici, di cui due fissi mentre il terzo avrebbe dovuto essere scelto di volta in volta tra un panel di giudici esperti in materia brevettuale188. Infine, nel caso di questioni particolarmente complicate, era prevista la
possibilità di nominare un giudice aggiuntivo.
Con riferimento al diritto applicabile dalla nuova corte, questa era tenuta al rispetto del diritto comunitario e dell’accordo istitutivo della stessa. Inoltre, era imposto agli Stati contraenti che non fossero membri dell’Unione di adeguare le disposizioni interne alle norme comunitarie in materia di tutela brevettuale, determinando così un’armonizzazione delle tutele189. In caso di dubbi circa l’interpretazione del diritto
comunitario, la corte avrebbe potuto adire in via pregiudiziale la Corte di Giustiziale cui sentenze avrebbero avuto natura vincolante190.
Del pari dell’accordo EPLA, il progetto prevedeva la sospensione facoltativa del giudizio di contraffazione o di validità in caso di procedure di opposizione pendenti davanti all’Ufficio Europeo dei brevetti ma si caratterizzava per l’assenza di meccanismi di controllo del tribunale unificato sulle decisioni dell’Ufficio.
Il 6 luglio 2009, su richiesta del Consiglio, il progetto è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia, ex articolo 218 par. 11 TFUE, con riferimento alla compatibilità dell’Accordo con i Trattati istitutivi dell’Unione191.
186 Con riferimento ai soli brevetti comunitari il progetto prevedeva, all’articolo 15 lett. f, la competenza
esclusiva del tribunale unificato in materia di azioni per la concessione o la revoca di licenze obbligatorie.
187 Rispetto all’accordo EPLA, il progetto prevedeva l’inclusione delle azioni in materia di licenze
obbligatorie.
188 GELATO P.,LALA F., Brevetto unitario per l’Europa o brevetto europeo (con effetto) unitario? Nodi giuridici e
linguistici nella prospettiva italiana, in Contratto e impresa Europa, 2012, p. 521.
189 Le fonti di diritto applicabili dalla nuova corte erano elencate all’articolo 14 lett. a del Draft Agreement
on the European and Community Patents Court and Draft Statute - Revised Presidency text del 23 marzo 2009
(7928/09)
190 L’articolo 48 del progetto, infatti, riproduce pedissequamente quanto disposto all’articolo 267 TFUE
in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
191 In merito si evidenzia che la domanda di parere si fondava sull’articolo 300 del Trattato della
Comunità Europea, tuttavia la Corte ha reso il parere con riferimento al Trattato dell’Unione Europea ed al Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in considerazione del fatto che fosse imminente
111 Nonostante le osservazioni presentate da Spagna, Irlanda e dal Parlamento europeo192, la Corte ha ritenuto ricevibile la domanda di parere dal momento che il
contenuto del progetto dell’accordo sul brevetto comunitario è stato ritenuto sufficientemente delineato da consentire di fornire un giudizio sufficientemente sicuro sulla questione sollevata193. In particolare, il Consiglio ha sottoposto alla Corte il testo
completo del progetto unitamente alle norme sull’organizzazione e sulle modalità di funzionamento del tribunale, sulle competenze e sulle tipologie di ricorsi nonché sul diritto applicabile e sugli effetti delle pronunce194. Inoltre, la ricevibilità è in linea con
la ratio dell’articolo 218 par. 11 TFUE che consta nella prevenzione di una possibile responsabilità degli Stati per la conclusione di un accordo in violazione del diritto dell’Unione195.
Con riferimento, invece, alle questioni di merito sulla compatibilità del progetto con il diritto dell’Unione è possibile accorpare le osservazioni presentate dagli Stati in tre macro gruppi.
Un primo gruppo è composto dalle osservazioni a favore dell’incompatibilità del progetto con i Trattati196. A sostegno, sono state presentate diverse argomentazioni
circa la tutela sostanziale e giurisdizionale. Secondo alcuni Stati, il progetto non è in grado di garantire il rispetto del primato del diritto dell’Unione sia per quanto concerne
la loro entrata in vigore. Il par. 11 dell’art. 218 TFUE attribuisce al Consiglio, al Parlamento, alla Commissione o a uno Stato membro la facoltà di domandare il parere della Corte di Giustizia circa la compatibilità di un accordo di cui l’Unione è parte con le disposizioni del TUE e del TFUE. Il parere non è obbligatorio ma è vincolante; in caso di esito negativo, l’accordo non può entrare in vigore a meno che non venga modificato eliminando o modificando le disposizioni incompatibili con i Trattati istitutivi, oppure vengano modificati i Trattati.
192 Tra le osservazioni presentate si evidenzia la perplessità circa il grado di completezza del progetto di
accordo in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori che consentiva l’esame solamente di un documento di lavoro che non aveva ancora ottenuto l’accordo dei membri del Consiglio.
193 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123, punto 49.
194 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123, punto 50 e ss. La Corte ha altresì specificato che ai fini del vaglio della ricevibilità della domanda di parere sia indifferente lo stato di avanzamento dei negoziati o il raggiungimento dell’unanimità di consensi in Consiglio su tutti i punti del progetto.
195 ALBERTI J., Il parere della Corte di Giustizia sul tribunale dei brevetti europeo e comunitario, in Il diritto dell’Unione
Europea, 2012, p. 378.
196 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123, punto 19 e ss. Si sono espressi a favore dell’incompatibilità: Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania e Lussemburgo.
112
l’applicabilità delle norme invocate nelle controversie pendenti davanti al tribunale dei brevetti, sia con riferimento all’obbligo per i giudici di interpretare le norme in maniera tale da non ledere il diritto europeo ed altre norme di livello nazionale e internazionale eventualmente applicabili. Ciò poiché il nuovo tribunale non è compreso nella struttura giurisdizionale di alcuno Stato membro e, conseguentemente, le violazioni del diritto dell’Unione da parte dei giudici che lo compongono non sarebbero soggette ad alcun controllo. Con riferimento alla giurisdizione, inoltre, i Trattati non consentirebbero un trasferimento di competenze a un giudice speciale, quale quello dell’istituendo tribunale, con conseguente violazione dell’autonomia dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione. Inoltre, vi sarebbe violazione degli articoli 19 TUE e 344 TFUE dal momento che il nuovo sistema metterebbe in discussione il monopolio giurisdizionale della Corte in materia di controversie rientranti nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione.
Un secondo gruppo, invece, è composto dalle osservazioni a favore della compatibilità del progetto con il diritto dei Trattati a condizione che vengano apportati alcuni correttivi197. Il primato del diritto dell’Unione, dei diritti fondamentali e della
giurisprudenza della Corte di Giustizia deve essere sancito in maniera chiara e indiscutibile nel progetto, indicando l’ampiezza del relativo obbligo di osservanza. L’obbligo deve essere coordinato con la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte198.
Infine, l’ultimo gruppo di osservazioni è composto da quelle che concludono a favore della compatibilità del progetto con i Trattati199. Il nuovo sistema garantirebbe
il primato del diritto dell’Unione e la sua interpretazione coerente, consentendo il rinvio pregiudiziale alla Corte, nonché l’autonomia dell’ordinamento giuridico conformemente a quanto sancito dai Trattati.
La Corte di Giustizia, l’8 marzo 2011, ha reso il parere n. 1/09 in cui ha ritenuto il progetto incompatibile con i Trattati istitutivi dell’Unione portando numerose argomentazioni a sostegno200. Trattandosi di un progetto che mira all’istituzione di una
197 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123, punto 27 e ss. A favore della compatibilità a seguito di modifiche: Belgio, Francia, Parlamento europeo e la Commissione.
198 In particolare, alcuni Stati hanno suggerito che il rinvio pregiudiziale venga integrato da un
meccanismo che garantisca l’osservanza del primato del diritto dell’Unione.
199 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123, punto 33 e ss. A favore della compatibilità: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia e Svezia.
200 Corte di Giustizia, Parere 1/09 – emesso ai sensi dell’articolo 218 n. 11 TFUE, 8 marzo 2011,
ECLI:EU:C:2011:123. Il parere reso dalla Corte ha accolto quanto esposto in sede di conclusioni dall’Avvocato Generale Kokott e le osservazioni della Commissione europea e del Parlamento. In
113 nuova struttura giurisdizionale, la Corte ha ritenuto di primaria importanza ribadire quali siano gli elementi fondamentali dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell’Unione, delineati dai Trattati e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte dal momento che è alla luce di questi elementi che deve essere operato il vaglio della compatibilità del nuovo tribunale con i Trattati.
L’ordinamento giuridico europeo è un ordinamento sui generis, dotato di proprie Istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno trasferito i loro poteri sovrani in determinate materie. Si caratterizza per il primato sui diritti degli Stati membri cui corrisponde l’obbligo per gli Stati, in virtù del principio di leale collaborazione, di garantire sul proprio territorio l’osservanza e l’applicazione del diritto dell’Unione.
Con riferimento al nuovo tribunale, la Corte ha evidenziato che esso si colloca