Uno dei principali obiettivi che si è posta da sempre la Comunità Europea e, in seguito, l’Unione Europea è la creazione del mercato unico europeo, ovvero di un mercato integrato in cui beni, servizi, persone e capitali fossero in grado di circolare liberamente, come è possibile evincere dall’articolo 2 TUE (ex articolo 2 TCE).
A tal fine, sono numerose le azioni attribuite all’Unione per perseguire i fini indicati nell’articolo 2 TUE. Tra queste rileva, ai sensi dell’articolo 3 TFUE, il divieto imposto agli Stati membri di imporre dazi doganali e restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita di merci come pure di altre misure di effetto equivalente114. Nonostante il
rango primario del principio di libera circolazione, l’articolo 36 TFUE (ex articolo 30 TCE) ne dispone alcune restrizioni giustificate da ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o, infine, di tutela della proprietà industriale e commerciale115.
La disposizione è stata oggetto di lungo dibattito dottrinale in merito alla sua interpretazione e al rapporto tra le deroghe da essa imposte ed il principio di mutuo riconoscimento. La Corte è intervenuta specificando che le prime sono relative a prodotti importati da altri Paesi, mentre il principio di mutuo riconoscimento si applica alle misure che colpiscano indistintamente prodotti nazionali ed importazioni116.
Le restrizioni previste dall’articolo 36 TFUE, ritenute pacificamente tassative, incontrano alcuni limiti previsti dal secondo comma: la norma dispone, in particolare,
114 Il divieto di restrizioni quantitative è funzionale ad impedire ad uno Stato di controllare gli scambi
attraverso la determinazione delle quantità massime da importare o esportare di un determinato bene. Le misure ad effetto equivalente, invece, sono state definite grazie all’intervento della Corte di Giustizia, quali misure adottate nei confronti degli importatori in ragione delle norme sulle modalità di produzione e commercializzazione dei loro Paesi di origine. Le restrizioni, classificate sulla base dell’effetto che possono avere sugli scambi, si distinguono in restrizioni formali, materiali e misure non discriminatorie o applicabili indistintamente a tutti i prodotti. Tra le sentenze più rilevanti della Corte si segnalano: Corte di Giustizia, 11 luglio 1974, Procureur du Roi v. Benoît e Gustave Dassonville, C-8/74, ECLI:EU:C:1974:82; 20 Febbraio 1979, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42.
115 Articolo 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, OJ C-326, 26.10.2012. La norma trae
la propria ratio dall’esistenza di regimi nazionali di tutela della proprietà intellettuale da cui discende la necessità di attribuire agli Stati membri la facoltà di disciplinare tale materia.
116 Corte di Giustizia, 25 Luglio 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía v. Departamento de Sanidad
39 che tali divieti o restrizioni non debbano costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, che si porrebbe in contrasto con la libera circolazione nel mercato unico. Tale comma sancisce, quindi, il doveroso rispetto del principio di proporzionalità117. Nel caso in cui
lo Stato voglia invocare una delle deroghe del primo comma, deve dimostrare la sussistenza di un effettivo motivo di ordine pubblico, salute pubblica o altre condizioni previste.
Ulteriore contemperamento al principio della libera circolazione nel mercato unico si evince dall’articolo 345 TFUE (ex articolo 295 TCE) che dispone che il Trattato non possa pregiudicare le norme nazionali in vigore negli Stati membri che governino la proprietà118.
Gli Stati membri propendono per un’interpretazione estensiva di tale norma, includendovi le norme in materia di proprietà intellettuale in assenza di norme che armonizzino la materia. Tuttavia, la Corte di Giustizia è intervenuta per chiarire che la norma non può essere interpretata dagli Stati membri quale strumento per adottare misure in grado di limitare il principio della libera circolazione delle merci119
Così delineati, se pur brevemente, i principi che governano l’area del mercato unico, si evidenzia come sorgano problemi di conflitto tra il principio di libera circolazione di merci o servizi e il riconoscimento di un diritto di privativa intellettuale la cui validità sia circoscritta al territorio di un determinato Stato120. In particolare, le discrepanze tra
i diritti nazionali costituiscono uno dei principali ostacoli che l’Unione Europea si è trovata ad affrontare nello sviluppo di un mercato unico121.
La Corte di Giustizia, più volte interrogata in merito al conflitto tra libera circolazione e diritti di privativa, ha optato per giustificare le deroghe al principio della libera circolazione al fine di tutelare i diversi oggetti specifici dei diritti di privativa
117 SEVILLE C., Eu intellectual property law and policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2016, p. 406. 118 Per un commento all’articolo 345 TFUE si veda, tra gli altri, AKKERMANS B.,RAMAEKERS E., Article
345 TFEU (ex. 295 EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, 2010, p. 292 e ss.
119 Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 18 febbraio 1992, Commissione delle Comunità europee v. Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, C-30/90, ECLI: ECLI:EU:C:1992:74.
120 Sul carattere territoriale dei diritti di privativa si veda quanto detto supra par. 3.
121 Una discrepanza tra le discipline nazionali in relazione alla ratio di protezione dei diritti di privativa
intellettuale può portare all’ipotesi in cui un prodotto sia legittimo in uno Stato e sia un’ipotesi di contraffazione una volta esportato in un altro Stato. Per un’analisi dell’interazione tra diritto brevettuale e libera circolazione delle merci si veda KEELING D.T., Intellectual property rights in Eu law, 2004, p. 246;
PERITZ R.J.R., Patents and progress: the economics of patent monopoly and free access: where do we- go from here?, in KUR A.,MIZARAS V., The structure of intellectual property law, 2011, p. 40 e ss.; BENTLEY L.,SHERMAN B.,
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intellettuale che variano in ragione della diversa finalità di protezione perseguita122.
Tuttavia, nel rispetto di una lettura restrittiva, le deroghe possono essere ammesse solo nel caso in cui proteggano l’oggetto specifico del diritto di proprietà e siano indispensabili all’esercizio di tale diritto123.
Una volta delineata la portata delle deroghe, la Corte di Giustizia ha evidenziato che le stesse devono essere bilanciate in ragione del meccanismo dell’esaurimento, utilizzato in funzione di correttivo. In particolare, la Corte ha posto l’attenzione sulla
ratio dei diritti di privativa, individuata nella necessita di garantire al titolare un ritorno
economico. Combinando la ratio di tali diritti con il principio di libera circolazione, ha riconosciuto al titolare il diritto esclusivo di collocare i prodotti sul mercato comune per la prima volta124. Successivamente, il titolare del diritto esaurisce alcuni dei diritti
derivanti dal proprio titolo in relazione alla circolazione in tutto il territorio dell’Unione Europea.
A partire da tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha ritenuto necessario distinguere l’esistenza di un diritto dal suo esercizio sancendone per la prima volta nel
122 Nel caso dei brevetti, l’oggetto specifico del diritto di privativa individuato dalla Corte di Giustizia, è
consentire al titolare del diritto di ottenere una remunerazione attraverso il riconoscimento dell’esclusiva. Si veda in tal senso Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, Parke, Davis and Co. v Probel,
Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm, C-24/67, ECLI:EU:C:1968:11. In particolare, la Corte
sottolinea la necessità per il titolare di un brevetto di scegliere il mercato in cui immettere l’oggetto del diritto di privativa, non potendo utilizzare brevetti paralleli nei diversi Stati membri.
123 Si vedano: Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, Van Zuylen frères v. Hag AG, C-192/73,
ECLI:EU:C:1974:72; 22 giugno 1976, Terrapin v. Terranova Industrie, C-119/75, ECLI:EU:C:1976:94.
124 Si vedano: Corte di Giustizia, 14 luglio 1981, Merck & Co. Inc. v. Stephar BV e Petrus Stephanus Exler,
C-187/80, ECLI:EU:C:1981:180; 9 luglio, 1985, Pharmon v. Hoechst, C-19/84, ECLI:EU:C:1985:304; 3 marzo 1988, Allen & Hanburys v. Generics, C-434/85, ECLI:EU:C:1988:109.
41 1966 la dicotomia nelle cause riunite Consten e Grundig125. Infatti, l’esistenza del diritto
è riconosciuta dagli articoli 36 TFUE (ex articolo 30 TCE) e 345 TFUE (ex articolo 295 TCE), tuttavia il mero esercizio è potenzialmente limitato dalle norme dello stesso Trattato che tutelano la libera concorrenza126. Si pensi, ad esempio, al profilo delle
restrizioni dei comportamenti anti concorrenziali e all’abuso di posizione dominante127.
Tale ricostruzione è stata ripresa successivamente dalla Corte di Giustizia con riferimento alle norme sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle merci128.
125 Corte di Giustizia, 13 luglio 1966, Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH v.
Commissione della C.E.E., C- 56 e 58-64, ECLI:EU:C:1966:41. Tale ricostruzione è stata successivamente
avallata dalla stessa Corte nelle cause 22 giugno 1976, Terrapin v. Terranova Industrie, C-119/75, ECLI:EU:C:1976:94; 18 ottobre 1979, Sirena Srl v. Eda Srl ed altri, Causa 40/70, ECLI:EU:C:1979:236; 6 ottobre 1982, Causa 262/81, Coditel v. Ciné-Vog Filmes (Coditel II)¸ ECLI:EU:C:1982:334; 14 settembre 1982, Causa 144/81, Kurkoop BV v. Nancy Kean Gifts BV, ECLI:EU:C:1982:289; 8 giugno 1982, Causa 258/78, L.G. Nungessser KG e Kurt Eisele v. Commissione delle Conunità europee, ECLI:EU:C:1982:211. Nel caso Consten Grundig, la Corte ha indagato un contratto di distribuzione con clausole limitative nei territori di alcuni Stati ritenendolo in grado di comportare un frazionamento del mercato e, conseguentemente, in contrasto con l’articolo 101 TFUE. Sul caso Consten Grundig in particolare si veda ANDERMAN S.,SCHMIDT H., EU competition law and intellectual property rights, Oxford University Press,
New York, 2011, p. 236 e ss.; PAPPALARDO A., Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali, Utet, Assago, 2007, p. 745 e ss. La ricostruzione è stata fortemente criticata dalla dottrina quasi unanime evidenziando che la privazione totale della possibilità di esercitare un diritto arreca un pregiudizio all’esistenza dello stesso. In merito si vedano FRIGNANI A.,WAELBROECK M., Disciplina della concorrenza
nella CEE, 1996, p. 724; FRIDEN G., Recent developments in EEC intellectual property: the distinction between existence and exercise revisited, in Common Market Law Review, 1989, p. 193 e ss.; KUR A.,DREIER T., European intellectual property law. Text, cases and material, Northampton, 2013; MARENCO G.,BANKS K., Intellectual
property and the Community rules on free movement: discrimination unearthed, in European Law Review, 1990, p. 224
e ss.
126 Per un approfondimento sul rapporto tra diritti di privativa intellettuale e diritto della concorrenza si
veda infra par. 5.
127 Si evidenzia, tuttavia, che non tutte le modalità di esercizio del diritto di privativa pongono il titolare
in una posizione dominante rispetto al mercato, come avviene nelle ipotesi in cui vi sia la possibilità di sostituire il prodotto o il servizio oggetto del diritto. Per un approfondimento sull’abuso di posizione dominante in relazione all’esercizio dei diritti di privativa intellettuale si veda ANDERMAN S.,SCHMIDT
H., EU competition law and intellectual property rights, Oxford University Press, New York, 2011, p. 73 e ss.
128 Si vedano Corte di Giustizia, 29 Febbraio 1968, Parke, Davis and Co. v Probel, Reese, Beintema-Interpharm
and Centrafarm, C- 24/67, ECLI:EU:C:1968:11; 8 Giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH e Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG, ECLI:EU:C:1971:59. MARENCO G.,BANKS K., Intellectual property
and the community rules on free movement: discrimination unearthed, in European Law Review, 1990, p. 224 e ss.;
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L’aspetto problematico della distinzione tra esistenza, in termini di contenuto essenziale, ed esercizio del diritto di privativa consta nel fatto che l’esercizio del diritto presuppone un preesistente diritto di privativa.
L’esercizio può assumere accezione positiva o negativa a seconda che l’uso che viene fatto del diritto sia lecito o illecito. La liceità si misura sulla base dell’oggetto specifico, ossia di ciò che è necessario perché il diritto possa adempiere al suo scopo. Qualora l’uso esuli dall’oggetto specifico, l’esercizio è illecito dal momento che configura un abuso129.
L’equilibrio tra riconoscimenti dei diritti di privativa e mercato unico risulta sempre precario ed è oggetto di costante monitoraggio da parte delle Istituzioni europee. Una possibile soluzione al conflitto è stata individuata in un alto grado di armonizzazione delle discipline nazionali e nella creazione di diritti unitari di privativa intellettuale130.
Ciò trova conferma nel fatto che la Corte ha stabilito l’impossibilità di ricorrere alle deroghe dell’articolo 36 TFUE nel caso in cui sulla stessa materia vi sia stato un intervento comunitario di armonizzazione, che si qualifica come interesse comunitario meritevole di tutela131. Sono numerosi i tentativi, più o meno efficaci, di
armonizzazione e unificazione di diritti di privativa132. L’articolato contrasto tra il
riconoscimento dei diritti di privativa ed il principio di libera circolazione spiega le ragioni per cui l’armonizzazione in materia di marchi, diritto d’autore e di enforcement dei diritti di privativa sia stato risolto sulla base dell’articolo 114 TFUE che dispone il ravvicinamento delle legislazioni nazionali.