Il principio di esaurimento e l’ambito territoriale.

Quale ulteriore effetto di un brevetto europeo unitario, l’articolo 6 del regolamento disciplina il principio di esaurimento dei diritti conferiti dal brevetto unitario, in linea con quanto disposto dall’articolo 29 dell’accordo istitutivo del tribunale dei brevetti48_.

La norma sancisce una restrizione all’estensione di alcuni dei diritti conferiti tramite il brevetto unitario, limitandoli al primo atto di immissione dell’invenzione sul mercato. Il principio di esaurimento, di origine comunitaria, resta ancorato al territorio dell’Unione e, conseguentemente, il brevetto si esaurisce anche nel caso in cui venga immesso nel territorio di uno Stato membro che non abbia aderito alla cooperazione rafforzata. Il mancato collegamento tra l’esaurimento del brevetto e l’adesione degli Stati membri al nuovo sistema di tutela rischia di manifestarsi problematico e di richiedere l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia.

L’articolo 29 dell’accordo disciplina il principio di esaurimento stabilendo che il titolare del brevetto europeo, una volta messa in commercio l’invenzione, non potrà impedire che essa circoli liberamente all’interno del mercato unico, salvo non sussistano validi motivi di opposizione49_{. La norma si coordina necessariamente con}

quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento e prevede che la tutela riconosciuta al titolare del brevetto sia circoscritta al primo atto di messa in commercio dell’invenzione e non copre i successivi atti di circolazione del prodotto50_{. La ratio del suo}

riconoscimento a livello europeo è il contemperamento del riconoscimento dei diritti di privativa ed il principio di libera circolazione delle merci ma tale principio è proprio anche degli ordinamenti nazionali che l’hanno adottato ritenendo che la soluzione contraria di riconoscimento di un potere assoluto di controllo sull’invenzione fosse dannosa per i mercati.

Il principio di esaurimento, così descritto, mantiene un parallelismo con quanto disposto in tema di esaurimento internazionale nel sistema statunitense che parimenti dispone che i diritti di esclusiva del titolare si esauriscano con la prima immissione sul mercato del bene, onde evitare un eccessivo controllo sul bene e l’interferenza sulla sua rivendita o uso. Il principio nel sistema statunitense, di creazione giurisprudenziale,

48 _{Entrambe le norme riprendono quanto previsto dall’articolo 32 della convenzione di Lussemburgo.}

Per un approfondimento in merito al principio di esaurimento si veda quanto esposto nel primo capitolo.

49 _{Sul principio di esaurimento si veda quanto esposto nel primo e secondo capitolo. Con riferimento ai}

motivi legittimi di opposizione, essi devono essere individuati alla luce dell’invenzione oggetto di brevetto. In merito, possono venire in soccorso i precedenti della Corte di Giustizia in materia di marchi dell’Unione europea, la cui disciplina prevedeva già la possibilità di limitazioni del principio di esaurimento.

50 _{In merito alla disciplina del principio dell’esaurimento nel regolamento 1257/2012 si veda quanto infra}

153 ha trovato costante applicazione in ragione della sentita necessità di promuovere il progresso della scienza tutelando, parimenti, il mercato51_.

1.1.2. Le licenze.

Un ulteriore aspetto di notevole interesse nella creazione di una tutela brevettuale uniforme in ambito europeo è rappresentato dalla disciplina delle licenze.

La proposta formulata dalla Commissione nel 2011 prevedeva l’assoggettamento del sistema delle licenze alla regola dell’estensione dell’efficacia a tutto il territorio del sistema unitario52_.

Non soggiaciono a questa regola le licenze che possono avere efficacia limitata al territorio di uno o più Stati designati. Tale previsione è stata oggetto di forti critiche poiché ritenuta comprimere in maniera eccessiva i diritti del titolare del brevetto, determinando un aumento dei costi delle licenze e un effetto negativo sulla concorrenza. Per questo motivo, la previsione è stata oggetto di modifica ed è stata disposta la concepibilità della licenza per frazioni di territorio.

Nel nuovo regolamento 1257/2012 è stato possibile inserire unicamente la disciplina delle licenze di diritto, ossia di quelle licenze concluse al termine di un’offerta

51 _{Una delle prime pronunce in cui è stato affermato il principio è quella attinente al caso Bloomer v.}

McQuewan, 55 U.S. (1 How.) 539, 549 (1852). A questa, fanno seguito numerose pronunce costanti in

tema di esaurimento dei diritti del titolare tra cui si rimanda, per una descrizione del principio e delle ragioni sottese alla necessità della sua osservanza, a Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 11–12 (1912);

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, par. 513 (1917); Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., 553 U.S. 617, par. 634 (2008). Recentemente, il principio è stato ribadito dalla

decisione Impression products Inc. v. Lexmark International Inc., 581 U.S., (2017) in cui la Corte Suprema ha affermato che il titolare del brevetto esaurisce il proprio diritto con il contratto di vendita. La violazione di condizioni inserite nel contratto non configura una violazione del brevetto ma una mera ipotesi di responsabilità da inadempimento del contratto. Per un approfondimento in merito al principio di esaurimento nel sistema statunitense si vedano ERNST S.F., Patent exhaustion for the exhausted defendant:

should parties be able to contract around exhaustion in settling patent litigation?, in Journal of law, technology & policy,

2014, p. 445 e ss.; DYK T.B.,ERNST S.F., Patents, in HAIG R.L., Business and commercial litigation in federal

courts, Thompson Reuters, 2016, §78:18.

52 _{Per una ricostruzione delle ragioni che hanno portato alla modifica si veda KAISI A., Finally a single}

European right for the EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect, in European Intellectual Property Rights, 2014, p. 176.

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al pubblico depositata presso l’Ufficio europeo dei brevetti53_{. Per questa tipologia di}

licenze è stata prevista una riduzione delle tasse di rinnovo, previsione che si inserisce nel quadro dei tentativi di incentivare la circolazione delle invenzioni per favorire il progresso54_.

L’efficacia delle licenze fa eccezione, pertanto, alla regola generale dell’effetto unitario, essendo possibile limitarne l’efficacia al territorio di uno o più Stati designati.

Le licenze obbligatorie, invece, restano disciplinate, con riferimento alle diverse frazioni nazionali, dalle legislazioni degli Stati membri che abbiano aderito al sistema unitario55_{. Restano del pari assoggettate alla disciplina nazionale le licenze contrattuali,}

che non implicano trasferimento di titolarità del brevetto, cui sono equiparate le licenze di diritto56_.

L’assoggettamento delle licenze obbligatorie alle diverse discipline nazionali è uno dei punti ritenuto critico del nuovo sistema. Parte della dottrina, infatti, evidenzia che questo aspetto sia uno dei tanti che comproverebbe il fatto che il nuovo sistema unitario non sia in grado di aumentare l’indipendenza e l’autonomia del diritto europeo della proprietà intellettuale57_{. Tale ricostruzione trova ulteriore avallo nel fatto che il}

progetto di convenzione sul brevetto comunitario e le proposte di regolamento del 2000 e del 2009 prevedevano espressamente una limitazione dell’ingerenza delle discipline nazionali ad un periodo transitorio.

La scelta si spiega se si considera che in materia di concessione di licenze obbligatorie risultava particolarmente complesso trovare un accordo tra gli Stati che riuscisse a condurre all’adozione di una disciplina sostanziale uniforme. Si è optato, così, per una soluzione di compromesso attribuendo priorità all’istituzione del nuovo sistema, se pur con alcune lacune.

Risulta, inoltre, di rilievo la disposizione all’articolo 15 del regolamento che sancisce che quest’ultimo non pregiudica l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale58_{. Conseguentemente, le pratiche commerciali}

devono seguire un doppio vaglio che ne verifichi la liceità secondo quanto disposto dal regolamento e secondo il diritto europeo della concorrenza inteso in senso ampio.

53 _{La norma consente al titolare del brevetto di depositare una dichiarazione per permettere a chiunque}

voglia di utilizzare l’invenzione come licenziatario, in cambio di adeguato corrispettivo.

54 _{LANDI A.,VENTURELLO M., La circolazione del brevetto ad effetto unitario, in Contratto e impresa Europa,}

2014, p. 510.

55 _{Si veda, in tal senso, il considerando 10 del regolamento 1257/2012.} 56 _{Articolo 8.2 del regolamento 1257/2012.}

57 _{PILA J., An historical perspective I: the Unitary Patent package, in PILA J.,WADLOW C., The unitary EU patent}

system, Hart Publishing, Oxford and Portland (Oregon), 2015, p. 18.

58 _{Sul rapporto tra i diritti di privativa intellettuale ed il diritto della concorrenza si veda quanto esaminato}

155 Inoltre, deve essere operato un controllo sulle pratiche poste in essere dal titolare di un brevetto per vedere se siano conformi a quanto disposto dall’articolo 101 e 102 TFUE.

La norma suscita particolare interesse se vista in relazione a quanto nel terzo comma dell’articolo 3 del regolamento che dispone che il brevetto unitario possa essere concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o in una parte di esso. La possibilità di frammentare le licenze determina una frammentazione del mercato interno che si pone in contrasto con l’obiettivo perseguito dal regolamento di favorire lo sviluppo del mercato interno59_{. Pertanto, la}

previsione deve coordinarsi con quanto disposto dal diritto europeo della concorrenza e non può comportare un’ingiustificata suddivisione del mercato interno. Con riferimento alle licenze, deve essere preso in considerazione quanto disposto dal regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia e dalle relative linee guida60_{. Il}

quarto considerando del regolamento 316/2010 chiarisce che gli accordi di trasferimento di tecnologia, aventi ad oggetto la licenza per diritti tecnologici, favoriscono un più efficiente uso delle risorse e promuovono, così, la concorrenza consentendo di ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo. Pertanto, nel caso in cui una licenza, concessa sulla base dell’articolo 3.2 del regolamento 1257/2012, comporti una suddivisione del mercato interno, deve essere valutato se tale suddivisione sia o meno rispettosa di quanto sancito dal regolamento sugli accordi di trasferimento di tecnologia e delle norme in materia di mercato interno che consentono una frammentazione in ragione di un interesse superiore.

Ciò posto, in relazione all’introduzione del nuovo brevetto europeo con effetto unitario, l’articolo 15 appare di per sé sufficiente a coordinare il nuovo titolo brevettuale con il diritto europeo della concorrenza senza richiedere ulteriori interventi di coordinamento. La previsione della possibilità di limitazioni territoriali alla concessione delle licenze si pone in linea con quanto già disposto per le tipologie di brevetti già esistenti e non presenta caratteri di novità. Pertanto, risultano sufficienti i divieti già esistenti di frammentazione illegittima del mercato interno.

La portata fortemente innovativa dell’istituzione della tutela uniforme è data dalla creazione di un sistema di giurisdizione centralizzato.

59 _{Si veda, in tal senso, il considerando 1 del regolamento 1257/2012.}

60 _{Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione}

dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, in OJ L 93, 28.3.2014, p. 17 e ss.

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