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1. La tutela brevettuale uniforme Il brevetto con effetto unitario.
1.2 La tutela brevettuale uniforme Il tribunale unificato dei brevetti.
1.2.3 Le fonti del diritto applicabili dal tribunale dei brevetti, il primato del diritto dell’Unione e le norme di diritto sostanziale contenute nell’accordo.
Il tribunale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto al rispetto dei principi enunciati nell’accordo. In primis, l’articolo 20 dell’accordo enuncia il principio del primato del diritto dell’Unione stabilendo che il tribunale sia tenuto ad applicare il diritto dell’Unione nella sua integralità114. Il tribunale ha, così, l’obbligo di applicare il
diritto dell’Unione nella sua interezza, affermandone il primato e cooperando con la Corte di Giustizia al fine di garantire la corretta applicazione e interpretazione. La corretta interpretazione del diritto dell’Unione è assicurata dal fatto che il tribunale ha facoltà di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia a sensi dell’articolo 267 TFUE115.
Ciò è possibile in quanto il tribunale unificato è organo giurisdizionale comune agli Stati membri che abbiano aderito al sistema di tutela unitaria ed in quanto tale
112 I mandatari possono rappresentare le parti dinanzi al tribunale nel caso in cui abbiano ottenuto la
certificazione abilitante ‘European patent litigation certificate’.
113 MONDIANO M., Il ruolo dei Patent attorney di fronte al Tribunale unificato dei brevetti, in HONORATI C., Luci
e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 323.
114 La norma non innova rispetto a quanto già previsto all’articolo 14 par. 1 della bozza di progetto. In
merito all’inserimento della norma apposita sul primato del diritto dell’Unione vi è sempre stato costante assenso da parte degli Stati membri.
115 In particolare con riferimento all’interpretazione della Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo
171 incardinato nel sistema giurisdizionale dell’Unione europea 116. Conseguentemente, le
decisioni assunte dalla Corte di Giustizia sono vincolanti per il tribunale dei brevetti e gli Stati membri che abbiano aderito all’accordo sono responsabili in solido per i danni causati da una violazione del diritto dell’Unione da parte della Corte di Appello del tribunale unificato117.
Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente il sistema della corte unificata è la previsione di una responsabilità solidale degli Stati membri in caso di violazione del diritto dell’Unione ad opera della Corte di Appello. Il ricorrente è tenuto a proporre l’azione contro lo Stato membro in cui abbia la residenza o la sede principale118. In
mancanza, può proporre l’azione avverso lo Stato membro in cui abbia sede la Corte di Appello.
La previsione di una forma di responsabilità degli Stati per la violazione del diritto dell’Unione sottolinea ulteriormente il fatto che il tribunale sia incardinato nel sistema giurisdizionale dell’Unione, come suggerito dalla Corte di Giustizia.
L’individuazione della disciplina sostanziale applicabile dal tribunale unificato è uno dei profili del nuovo sistema che desta maggior interesse. Infatti, l’obiettivo di istituire una tutela uniforme è perseguibile solo attraverso l’applicazione della medesima disciplina sostanziale.
Questa è rinvenibile nel regolamento 1257/12119, istitutivo del brevetto europeo
unitario, e nell’accordo istitutivo il tribunale unificato dei brevetti, con la differenza che la disciplina contenuta nel regolamento si applica solo al brevetto europeo unitario, mente la disciplina contenuta nell’accordo si estende anche al brevetto europeo tradizionale.
L’articolo 24 dell’accordo dispone che il nuovo tribunale applichi il diritto dell’Unione, le disposizioni dell’accordo sul tribunale unificato, la disciplina evincibile dalla Convenzione di Monaco, gli accordi internazionali vincolanti per gli Stati aderenti e, infine, il diritto nazionale120. Esulano dall’elenco le decisioni emesse dall’Ufficio
116 Articolo 21 dell’accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti.
117 Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intraprese nei confronti dello Stato membro,
che aderisca all’accordo, in cui il ricorrente abbia la residenza o la sede principale di attività. Lo Stato membro condannato a pagare il risarcimento del danno ha diritto ad ottenere un contributo dagli altri Stati membri che aderiscano al sistema unitario
118 Una volta pagato il risarcimento, lo Stato ha diritto ad ottenere dagli altri Stati un contributo
proporzionale, trattandosi di responsabilità in solido.
119 Sulle norme di diritto sostanziale contenute nel regolamento 1257/2012 si veda quanto detto infra
par. 1.
120 Ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo, il diritto nazionale è applicato quale fonte residuale, tramite un
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europeo dei brevetti, la ratio dell’esclusione è rinvenibile nel fatto che l’ufficio non è incardinato nel sistema dell’Unione121. Tuttavia, l’obiettivo di creare una disciplina
sostanziale uniforme nel territorio dell’Unione può essere perseguito solo se le istituzioni lo applicano in maniera coerente122. La commissione istituita presso l’Ufficio
europeo dei brevetti per l’esame delle questioni relative ai brevetti unitari ed il tribunale unificato sono formalmente due istituzioni indipendenti ma al fine di garantire coerenza nell’applicazione della disciplina sostanziale è di cruciale importanza che tengano reciprocamente in considerazione le rispettive decisioni123. L’Ufficio europeo
che regoli la questione oggetto di controversia. L’ordinamento nazionale è richiamato nel suo compleasso, comprese le norme di diritto internazionale privato. Quest’ipotesi si distingue da quella in cui sia un atto del diritto dell’Unione a richiamare il diritto nazionale, ipotesi in cui il tribunale unificato sarà chiamato ad applicare il diritto nazionale in virtù del richiamo espresso operato dalla fonte sovranazionale.
121121 Il rapporto tra l’Ufficio europeo dei brevetti e le istituzioni dell’Unione ha da sempre destato
perplessità dal momento che, formalmente, è stato istituito tramite una convenzione internazionale e non è incardinato nel sistema dell’Unione. Tuttavia, sono sorti alcuni problemi in merito al rapporto tra l’Ufficio europeo e la Corte di Giustizia e, in particolare, in relazione all’opportunità che l’Ufficio si adegui alle decisioni della Corte. La questione è sorta con riferimento ad un caso in materia di embrioni in cui la Corte ha statuito, in base all’articolo 6 della direttiva 98/44/EC sulle invenzioni biotecnologiche, che non sia possibile brevettare l’utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali. La decisione contrastava con la prassi dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti. Quale conseguenza, è sorta la questione circa l’opportunità per l’Ufficio europeo di conformarsi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia poiché da un lato implica che gli Stati contraenti la convenzione di Monaco che non siano Stati membri dell’Unione si trovino a dover rispettare le decisioni della Corte di Giustizia, dall’altro vi è il rischio che gli Stati membri dell’Unione, tenuti al rispetto delle decisioni della Corte di Giustizia, possano revocare i brevetti europei tradizionali nel corso di giudizi nazionali in ragione del contrasto con quanto affermato dalla Corte. La soluzione adottata è stata quella di emendare le linee guida dell’Ufficio europeo consentendone l’adeguamento della prassi alle decisioni della Corte di Giustizia, dando prevalenza all’interesse a garantire la maggior validità possibile ai brevetti europei. Si veda Corte di Giustizia, 18 ottobre 2011, C-34/10, Oliver Brüstle v. Greenpeace, ECLI:EU:C:2011:669. In considerazione del fatto che il nuovo tribunale unificato è incardinato nel sistema dell’Unione e soggetto al rispetto delle decisioni della Corte di Giustizia, e che il tribunale è competente per l’appello delle decisioni assunte dall’Ufficio europeo dei brevetti, è possibile ipotizzare un’incidenza sempre maggiore del diritto dell’Unione e della Corte di Giustizia nell’attività dell’Ufficio europeo dei brevetti.
122 BIRSS H.H.J., Unitary rights and judicial respect in the EU. Bringing cool back, in Queen Mary Journal of
Intellectual Property, 2013, p. 197.
123 Forti dubbi in merito all’effettiva indipendenza delle due istituzioni sorgono anche in relazione al
173 dei brevetti è impegnato da anni nel favorire la collaborazione ed il dialogo tra i giudici nazionali ed i membri della commissione che si occupa delle impugnazioni delle decisioni assunte dall’Ufficio europeo, in modo da assicurare un’armonizzazione nell’applicazione della disciplina124. Tale dialogo risulterà ancora più importante in
seguito all’istituzione del tribunale unificato. Conseguentemente, l’indipendenza formale delle istituzioni sarà erosa sul piano della pratica.
Con riferimento alla fonte individuata nel diritto dell’Unione125, essa ricomprende
gli accordi internazionali di cui sia parte l’unione, conclusi ai sensi dell’articolo 216 TFUE, tra cui spicca l’accordo TRIPS del 1994126.
Le facoltà esclusive riconosciute al titolare di un brevetto unitario riprendono quanto disposto in ambito TRIPS e dalla convenzione di Lussemburgo127. Gli articoli
25 e 26 dell’accordo riconoscono il diritto di impedire ad altri l’utilizzazione diretta128
dei brevetti, aspetto che lascia propendere per un possibile condizionamento, se pur indiretto, dei giudici da parte dell’istituzione che li ha formati.
124 In particolare, l’Ufficio europeo organizza numerosi simposi cui prendono parte i membri della
commissione istituita presso l’Ufficio europeo ed i giudici nazionali ed ha creato delle banche dati ad accesso libero ove reperire le decisioni della commissione istituita presso l’Ufficio europeo.
125 Tra gli atti di derivazione europea rientra la Direttiva Enforcement, Direttiva 2004/48/CE del 24 aprile
2004.
126 Con riferimento all’accordo TRIPS si veda quanto esposto nel secondo capitolo. Il fatto che l’accordo
sia parte integrante del diritto dell’Unione è stato pacificamente affermato anche dalla Corte di Giustizia nella causa 18 luglio 2013, C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd e Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO
Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon,ECLI:EU:C:2013:520, par. 48 e ss. Ciò impone al tribunale unificato di conformarvisi e consente, nel caso di dubbi interpretativi, il ricorso alla Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Sull’estensione della competenza della Corte di Giustizia si veda DIMOPOULOS A.,VANTSIOURI P.,Of TRIPS and traps: the intepretative jurisdiction of the Court of Justice over patent law, 2012, reperibile al sito www.ssrn.com.
127 Rispettivamente, l’articolo 25 dell’accordo ripropone quanto previsto dall’articolo 29 della
convenzione di Lussemburgo, mentre l’articolo 26 quanto nell’articolo 30 della convenzione. Si vedano, in particolare, gli articoli 28 e seguenti dell’accordo TRIPS.
Sull’accordo TRIPS e sulla convenzione di Lussemburgo si rimanda a quanto esposto nel secondo capitolo.
128 L’attività di utilizzazione diretta consta nella produzione, nell’utilizzo, nella messa in commercio, nella
vendita o importazione dell’invenzione o di un prodotto direttamente ottenuto dal procedimento oggetto di brevetto.
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e indiretta129 dell’invenzione e si coordinano, necessariamente, con l’articolo 4 del
regolamento 1257/2012.
Particolare interesse suscita l’introduzione nell’accordo della disciplina in materia di contraffazione indiretta, tratta dalla Convenzione di Lussemburgo, dal momento che non è presente un’analoga disciplina all’interno dell’accordo TRIPS. La scelta di inserire la disposizione sottolinea il particolare sforzo compiuto in sede di negoziati per disporre una tutela quanto più completa della materia brevettuale. L’accordo dispone che il titolare del brevetto abbia il potere di impedire a terzi di vendere componenti essenziali tramite i quali sia possibile riprodurre l’invenzione, ponendo in essere la c.d. contraffazione indiretta. In particolare, si segnala un elemento di novità che consta nell’aggiunta, tra gli atti di contraffazione indiretta, delle ipotesi in cui il terzo agisca consapevolmente e delle ipotesi in cui il terzo avrebbe dovuto sapere che i beni prodotti o commercializzati dallo stesso sono idonei e destinati a realizzare l’invenzione. Queste norme vanno necessariamente lette in combinato con l’articolo 5 del regolamento che disciplina l’estensione dei diritti conferiti al titolare del brevetto130.
Analoga previsione è contenuta nel sistema di tutela brevettuale statunitense all’articolo 271 dello U.S. Code che disciplina i casi di contributory infringement. La disposizione prevede, infatti, che sia perseguibile per contraffazione chi venda o offra in vendita componenti di un’invenzione nella consapevolezza che verranno utilizzati per riprodurre l’invenzione violandone il brevetto.
Risulta evidente, pertanto, un punto di contatto tra la nuova disciplina del brevetto unitario e la tutela brevettuale statunitense. Entrambe nel disciplinare le ipotesi di contraffazione indiretta richiedono, tra i requisiti, la conoscenza della finalità perseguita dall’acquirente e il fatto che si tratti di componenti essenziali e non di parti che possono essere reperite normalmente sul mercato131.
L’ampiezza dei diritti attribuiti al titolare del brevetto è delineata, inoltre, dall’articolo 27 dell’accordo che disciplina le limitazioni degli effetti di un brevetto, in linea con quanto previsto dalla maggior parte degli Ordinamenti nazionali. La norma dispone, infatti, che non costituiscano atti di contraffazione quegli atti di impiego
129 L’utilizzazione indiretta consta la messa in vendita di parti essenziali dell’invenzione. Tale attività si
traduce in una forma di contraffazione indiretta, o c.d. concorso in contraffazione. Affinché sia possibile imputare la contraffazione, è necessaria la destinazione univoca del prodotto a porre in essere l’invenzione oggetto di brevetto e la consapevolezza di poter, anche solo potenzialmente, contribuire a episodi di contraffazione.
130 Sull’articolo 5 del regolamento 1257/2012 si veda quanto esposto infra par. 1.
131 La tutela approntata dalla disciplina del brevetto unitario sembra apparentemente più ampia rispetto
a quella prevista dalla tutela statunitense, ricomprendendo le ipotesi in cui la possibilità di successiva contraffazione sia conoscibile dall’offerente-venditore, mentre la tutela disposta dallo U.S. Code sembra riferirsi alla conoscenza diretta ed effettiva da parte del presunto contraffattore indiretto.
175 dell’invenzione brevettata che siano giustificati da finalità ritenute prevalenti dall’ordinamento132. Tra questi rilevano, in particolare, gli atti compiuti in ambito
privato a fini non commerciali, gli atti compiuti a titolo sperimentale e la preparazione estemporanea di medicinali.
L’articolo 28 dell’accordo disciplina il diritto di preuso rimettendone la regolamentazione alle discipline nazionali degli Stati partecipanti, riprendendo quanto previsto dall’articolo 37 della Convenzione di Lussemburgo133. Il diritto di preuso
consta nel diritto basato su un precedente utilizzo dell’invenzione o un diritto personale di possesso dell’invenzione. È riconosciuto al soggetto che provi che, se avesse ottenuto un brevetto nazionale, avrebbe acquisito un diritto fondato sul precedente utilizzo dell’invenzione e comporta il godimento nello Stato di riferimento di tutti diritti relativi ad un brevetto unitario avente ad oggetto la medesima invenzione. La disposizione è stata inserita solo nell’ultima versione dell’accordo infatti, nelle versioni precedenti, il dritto di preuso era riconosciuto solo ai titolari di brevetti europei tradizionali.
La scelta di rimettere la regolamentazione alle discipline nazionali appare un controsenso in considerazione del fatto che le controversie in materia di preuso rientrano nella competenza del tribunale unificato che si troverà, così, a dover applicare le discipline nazionali134. Inoltre, sembra in contrasto con lo stesso intento unitario alla
base della creazione del nuovo sistema perché amplifica il rischio di una frammentazione territoriale del brevetto.
132 Nel fare ciò, l’articolo 27 richiama concettualmente quanto previsto dall’articolo 30 del TRIPS e
dall’articolo 31 della convenzione di Lussemburgo.
133 La disciplina del preuso è in linea, altresì, con quanto previsto all’articolo 102b dello U.S. Code il
quale esclude che si tratti di contraffazione il caso in cui un soggetto in buona fede abbia fatto dell’invenzione brevettata un uso commerciale o di vendita almeno 1 anno prima della data di deposito della domanda di brevetto, o un anno prima della messa a disposizione del pubblico.
134 Critici nei confronti della formulazione dell’articolo 27 KAISI A., Finally a single European right for the
EU? An analysis of the substantive provisions of the European patent with unitary effect, in European Intellectual Property Rights, 2014, p. 175; HILTY R., JAEGER T., LAMPING M., ULLRICH H., The Unitary Patent Package: 12
reasons for concern, in Chartered Institute of patent agents journal, 2012, 553; GUGLIELMETTI G., Natura e contenuto del brevetto europeo con effetto unitario, in HONORATI C., Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 24.
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1.2.4 L’entrata in vigore dell’accordo e le possibili ripercussioni di Brexit