A. Le decisioni della Commissioni nei casi Motorola e Samsung

La Commissione europea ha emanato il 29 aprile 2014 due decisioni di rilievo, in cui per la prima volta si è pronunciata in maniera chiara proibendo il rifiuto unilaterale di concedere in licenza Standard Essential Patents da parte dei rispettivi titolari dal momento che tale pratica consisteva in un abuso di posizione dominante in base all'articolo 102 TFUE.79

I casi riguardano procedimenti per accertare un abuso di posizione dominante da parte di Motorola e Samsung: entrambe queste imprese hanno esercitato azioni legali contro la violazione di propri brevetti da parte di Apple, pur essendosi previamente impegnate a concedere in licenza i propri SEPs a condizioni FRAND.

79

Per un primo commento circa queste storiche pronunce della Commissione si veda: M. LO BUE,

The Commission decision on Samsung and Motorola: the antitrust effects of licensing “SEPs”,

Nel caso Motorola80 la Commissione ha individuato un abuso di posizione dominante da parte dell'impresa che ha accusato Apple di violazione di un proprio brevetto essenziale (c.d. “brevetto Cudak”) per l'attuazione dello standard GPRS.81 Se infatti solitamente un titolare di IPRs può liberamente decidere se avvalersi o meno del correlato diritto di esclusiva sull'invenzione senza che questo costituisca una violazione del diritto della concorrenza, “the exercise of an exclusive right by its owner may, however, in exceptional circumstances and absent any objective justification involve abusive conduct. The list of exceptional circumstances is not exhaustive”.82

Prima di individuare le circostanze che nel caso concreto avrebbero permesso di identificare l'esistenza di una condotta abusiva, è stato però necessario valutare se le condizioni per l'applicazione dell'articolo 102 TFUE fossero state adempiute.83 In primo luogo, nel definire il mercato rilevante la Commissione ha fatto riferimento alle Linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia.84 Di conseguenza è stato considerato il mercato della tecnologia (come intesa nei parametri GPRS) sottoposta a licenza e non quello dei prodotti che implementano la stessa (il ben più esteso comparto degli smartphones). Il mercato geografico invece è stato identificato con lo Spazio Economico Europeo e il pregiudizio al commercio tra stati membri è stato rilevato

80

Si veda in proposito il comunicato stampa della commissione IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il caso AT.. 39985 – Motorola - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard GPRS, 29 aprile 2014 (d'ora in avanti Dec. Motorola).

81

Il brevetto in questione è parte anche dello standard GSM, elemento essenziale della moderna industria ICT.

82

Par. 278 Dec. Motorola. 83

In base alla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Giustizia, su un'impresa in posizione dominante grava (indipendentemente dalle cause all’origine della sua posizione dominante sul mercato) la speciale responsabilità di non compromettere, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato comune. Una pratica, che in normali condizioni di concorrenza non sarebbe censurabile, può diventare così abusiva se viene adottata da un’impresa che si trova in posizione dominante sul mercato. Si veda: Sent. “Michelin I” C-322/81 Michelin v Commissione [1983] ECR I-3461; Sent. riunite C-395/96 e C-396/96

Compagnie Maritime Belge Transports et a. v Commissione [2000] ECR I-1361.

84

senza esitazioni.

La mera detenzione di uno SEP non può poi essere ritenuta sufficiente a configurare una posizione dominante sul mercato, la quale invece va stabilita sulla base di un'analisi caso per caso. In questa situazione, ad esempio, due fattori sono stati considerati importanti: l'indispensabilità dello standard per produrre anche prodotti compatibili con quelli principali e l'effetto lock-in nei confronti dell'industria cui la norma si riferisce.85

Per quanto concerne la sostituibilità della tecnologia detenuta da Motorola, la Commissione ha rilevato come il brevetto Cudak non avesse rivali sul mercato. I concorrenti di Motorola non hanno alcuna possibile alternativa all'utilizzo della sua privativa dal momento che “subsequent mobile generations and technologies have also not replaced GPRS, and access to GPRS remains indispensable for manufacturers of mobile devices at least in the short to medium term”86.

Da questi elementi è stata desunta la posizione dominante detenuta da Motorola. Essendo il brevetto Cudak rientrante in uno standard riconosciuto dall'organismo ESTI (European Telecommunication Standard Institute), e dunque soggetto al suo regolamento, deve essere rilasciato a condizioni FRAND.87

Per questo motivo, e dopo aver constato la preventiva volontà di Apple di ottenere una licenza a condizioni eque e ragionevoli, la Commissione ha concluso che la condotta di Motorola di far valere la propria esclusiva mediante un rimedio inibitorio configura un abuso di posizione dominante: “it has a special responsibility to ensure that its conduct in relation to the Cudak GPRS SEP does not impair genuine undistorted competition in the internal market”88.

85

Par. 226 Dec. Motorola. L'effetto lock-in viene definito come il fenomeno che si verifica quando un agente, un insieme di agenti, o un intero settore sono intrappolati all’interno di una scelta o di un equilibrio economici dai quali è difficile uscire, anche se sono disponibili alternative potenzialmente più efficienti.

86

Par. 234 Dec. Motorola. 87

A questo proposito è significativo quanto dichiara la Commissione al par. 293: “Motorola

committed to license the Cudak patent on FRAND terms and conditions on 8 April 2003262. When contributing its technology to the GPRS standard, Motorola therefore agreed to: (i) license its Cudak patent and (ii) license it on FRAND terms and conditions”.

88

La decisione della Commissione è fondamentale nel campo dell'enforcement antitrust in Unione Europea perché costituisce uno dei primi casi di obbligo di licenza a carico di detentori di uno SEP. A causa della mancanza di una casistica giurisprudenziale sulla questione dell'applicazione dell'articolo 102 TFUE agli SEPs e degli indirizzi divergenti che regnano nelle giurisdizioni nazionali, la Commissione ha preferito non imporre multe a Motorola.

Il caso Samsung89 presenta numerose analogie con quello precedente le quali hanno convito la Commissione a imbastire le due procedure contemporaneamente e ad emanare le relative decisioni lo stesso giorno. A questo proposito, possiamo rimandare a quanto descritto in precedenza circa la definizione del mercato rilevante, delle quote detenute dal titolare dello SEP e la condotta qualificabile come abuso di posizione dominante. Nel 1998 infatti l'impresa coreana si era impegnata con l'ETSI a concedere in licenza a termini FRAND i suoi brevetti essenziali relativi allo standard 3G UMTS (norma fondamentale per il comporto delle telecomunicazioni mobili). Nonostante questo vincolo, Samsung nell'aprile 2011 ha richiesto ai Tribunali di diverse giurisdizioni (Francia, Germania, Italia, UK e Olanda) di condannare Apple per violazione dei propri brevetti e inibire l'uso delle proprie tecnologie. Dopo le preoccupazioni sollevate dalla Commissione circa la violazione della disciplina antitrust, Samsung ha proposto di assumersi alcuni impegni per evitare l'ulteriore prosecuzione della procedura d'infrazione.90 Tuttavia l'organo esecutivo dell'UE non ha ritenuto sufficiente tale promessa, aggiungendo che Samsung avrebbe dovuto:

I. in caso di fallimento delle trattative, affidare la determinazione delle condizioni FRAND ad un Tribunale nazionale specializzato in proprietà

89

Si veda in proposito il comunicato stampa della commissione IP/14/489 del 29 aprile 2014 e il Caso AT. 39939 - Samsung - Esecuzione di brevetti essenziali per lo standard UMTS (d'ora in avanti Dec. Samsung).

90

La prima prevedeva di non esercitare azioni legali contro il licenziatario che si impegna a negoziare le licenze nel termine di 12 mesi, oltre i quali esse saranno stabilite da un arbitro terzo. La seconda invece era mirata a garantire l'affidabilità dell'impegno attraverso un soggetto indipendente incaricato di vigilare sul rispetto del primo impegno da parte di Samsung.

intellettuale e non ad un arbitro;91

II. proporre al potenziale licenziatario un invito a negoziare fornendo allo stesso tutte le informazioni indispensabili per operare una scelta razionale e ad offrire la tecnologia in licenza per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali impegni non hanno ovviamente alterato i requisiti che i brevetti devono rispettare per potere essere qualificati come SEP.

La Commissione, dopo aver constatato l'assenso di Samsung, ha dichiarato questi impegni giuridicamente vincolanti per un periodo di 5 anni e ha chiuso il caso.92