A. Un rapporto di complementarietà

Gli accordi di patent pooling giocano un ruolo cruciale nella promozione e diffusione degli standard sul mercato. Se infatti le SSOs determinano più o meno direttamente quali tecnologie devono acquisire il carattere dell'essenzialità nell'ambito di una particolare norma, le aggregazioni brevettuali permettono di fornire sul mercato un one-stop shop per ottenere in licenza tutti gli SEPs (il cui numero può raggiungere spesso le centinaia di brevetti) necessari per l'implementazione dello standard. In questo modo gli accordi di patent pooling contribuiscono a mitigare gli alti costi di transazione che le imprese devono sostenere per ottenere tutte le privative che la compliance con uno standard

21

impone. Tale ruolo di agevolazione nell'ottenimento delle licenze si dimostra fondamentale se si pensa all'importanza crescente e sempre più spesso cruciale che molti standard ormai rivestono nel permettere l'accesso al mercato. Il ricorso a queste pratiche è reso ancor più necessario alla luce del recente report della Commissione il quale denuncia come mediamente le imprese nel mercato interno per ottenere in licenza pacchetti di circa 20 brevetti debbano sopportare attese che vanno dai 18 ai 36 mesi e fronteggiare estenuanti negoziazioni.22

Il fenomeno della standardizzazione non riguarda con la stessa intensità tutte le industrie, ma dispiega l'utilità maggiore in quei comparti caratterizzati da un vorticoso sviluppo tecnologico accompagnato da un ricorso molto intenso alle privative brevettuali che rischia di paralizzare il mercato stesso. Il riferimento è chiaramente al settore delle Information and Communication Technologies (ICT).23 Non a caso gli accordi che hanno riacceso l'interesse, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, di operatori e interpreti sul finire degli anni '90 per l'aggregazione brevettuale riguardavano standard (CD, MPEG e DVD).

Fig. 1 Numero di brevetti dichiarati Standard Essential per comparto industriale a

22

Directorate-General for Research and Innovation della Commissione Europea, Report of the

expert group on patent aggregation, 2015, p. 28.

23

livello globale. Dati aggiornati al 2014.24

Il primo caso di pool interamente strutturato con la piena consapevolezza del profilo antitrust che un tale accordo implica è stato quello relativo al protocollo MPEG. Il Department of Justice (Doj) nordamericano nel giugno 1997 ha chiarito che gli aspetti pro-competitivi superavano quelli anti-competitivi.25 La struttura del pool è caratterizzata dalle seguenti peculiarità:

I. gli unici IPRs aggregati sono complementari ed essenziali dal punto di vista tecnico ai fini dello standard;

II. la valutazione in merito all'essenzialità di ogni privativa è riservata ad un esperto indipendente;

III. le licenze conferite al pool non sono esclusive e i rispettivi titolari possono usarle autonomamente;

IV. l'accesso al pacchetto di brevetti è concesso a condizioni eque;

V. coloro che ottengono in licenza il pacchetto di IPRs sono soggetti all'obbligo di retrocessione dei miglioramenti sugli SEPs da loro realizzati o a concederli a condizioni eque a tutti gli altri licenziatari (grantback clause);26

VI. è ammessa una clausola di termination upon challange, secondo cui un licenziante può ritirare il proprio IPR dal pool se ne è contesta la validità. Da questa prima storica decisione si colgono già i principi cardine che col tempo diventeranno la struttura portante della regolamentazione antitrust degli accordi di pooling. La Commissione UE confermerà tale linea anche per il mercato europeo

24

I dati e il grafico provengono da: J. BARON, T. POHLMANN, Mapping Standards to Patents using

Databases of Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification, in Northwestern University Working Papers, settembre 2015.

25

U.S. Department of Justice - Antitrust Division, Business Review Letter, 26 giugno 1997. 26

È qui opportuno notare che la grantback provision era limitata agli sviluppi migliorativi utili allo standard. Per un'analisi più ampia in tema si veda: G. COLANGELO, Mercato e cooperazione

con una decisione del 10 maggio 2001.27 I brevetti necessari per l'implementazione dello standard operante nel campo delle trasmissioni digitali furono così concessi in licenza mediante un programma comune di licenze gestito dalla società MPEG LA (common licensing administrator).

Altre due decisioni successive del Doj hanno poi autorizzato due diversi pools relativi alla licenza di grappoli brevettuali necessari per la produzione di DVD (Digital Versatile Disc).28 Nel 2000 poi anche la Commissione ha approvato uno dei due accordi (quello realizzato da Hitachi, Matsushita, Electric Industrial, Mitsubishi Electric, Time Warner e Toshiba).29 I titolari delle privative necessarie all'implementazione dello standard DVD hanno acconsentito a cedere in licenza non discriminatoria e non esclusiva le proprie tecnologie al common licensing adminstrator (in questo caso Toshiba, uno dei fondatori del pool e non un soggetto terzo).

Da allora gli accordi di standardizzazione, soprattutto nel campo ICT30, si sono diffusi a livello mondiale (si veda Fig. 4). Gli ultimi sviluppi del patent pooling associato ad accordi di standardizzazione sono costituiti dal c.d. “pool of pools”: aggregazioni che contengono gli SEPs necessari per implementare successive generazioni di standard. Col passare degli anni si è infatti creata la necessità di realizzare prodotti che potessero supportare anche standard già “superati”, per evitare una sovrapposizione di norme che avrebbe contribuito ad innalzare i costi di transazione e pregiudicato i consumatori. Esempio emblematico a questo

27

Caso COMP/C-38243, in G.U.C.E. C 147/6 del 19 giugno 2001. 28

Il primo riguardava le società Sony, Pioneer e Philips, mentre il secondo Hitachi, Matsushita, Electric Industrial, Mitsubishi Electric, Time Warner e Toshiba. U.S. Department of Justice -Antitrust Division, Business Review Letter, 16 dicembre 1998 e 10 giugno 1999.

29

Comunicato stampa IP/00/1135 del 9 ottobre 2000. 30

I dati presenti nel report della Commissione mostrano che gli standard sono stati realizzati con frequenza maggiore nel campo della codificazione, compressione, trasmissione di segnali audio/video per sistemi domestici. I più recenti sono solitamente amministrati da un organismo terzo e indipendente specializzato nella gestione dei pools, tra cui: MPEGLA, ViaLicensing, Sisvel, SiproLab, e VoiceAge. Negli ultimi anni queste società hanno creato più di 40 pools, per un totale di oltre 8.000 contratti unici di licenza. Per una visione più dettagliata si veda: European Competitiviness and Suistanable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), Patents and standards – A modern framework for

proposito è costituito dal One-blue pool, creato da Philips, Sony e altri detentori di SEPs al fine di consentire l'implementazione, con un solo pacchetto di licenze, degli standard DVD e Blu-Ray.31

In merito alla capacità dei pools di arginare la grande confusione che caratterizza il sistema brevettuale, risulta essere di particolare interesse un recente studio condotto da Baron.32 Grazie allo studio degli effetti che gli accordi di patent pooling esercitano sugli incentivi a brevettare, è stato mostrato che, nell'ultimo decennio, si è venuto a creare un legame diretto tra l'annuncio della volontà di creare un pool che raccolga tutte le privative necessarie ad implementare uno standard e la tendenza delle imprese a brevettare le proprie tecnologie.33 Dal momento che questo sforzo aggiuntivo è limitato al lasso di tempo che va dal lancio del pool alla sua effettiva istituzione, si può concludere che l'obiettivo delle imprese è quello di riuscire ad ottenere il maggior numero di SEPs che andranno poi ad essere integrati nel pool. Mentre i ricercatori non hanno ritenuto di avere abbastanza dati per concludere che il pooling aumenti gli investimenti delle imprese in innovazione, è però sicuro che tale istituto è considerato dagli operatori uno dei migliori strumenti per monetizzare i propri IPRs. Il pool costituisce quindi un incentivo per le imprese a sviluppare e brevettare proprie tecnologie (piuttosto che lasciarle in pubblico dominio o mantenerle segrete), soprattutto in relazione a degli standard. Del resto è del tutto logico che gli operatori del mercato siano incentivati a fare in modo che le proprie tecnologie vengano considerate essenziali perché, come si evidenzia in uno studio condotto dal Wipo, “identifying a technology as standard-essential will likely lead to increased demand”.34 Non

31

Per una visione più ampia in materia si vedano gli articoli: UIJL S. D., BEKKERS R., VRIES H. J.,

Managing Intellectual Property Using Patent Pools: lessons from three generations of pools in the optical disc industry, in 55 California Management Review 4, 2013, 31–50; PETERS R.

One-Blue: a blueprint for patent pools in high-tech, in Intellectual Asset Management,

settembre/ottobre 2011, 38-41. 32

BARON J., PHLMANN T., Patent Pools and Patenting for Technology Standards, in North Western

University – Searle Center on Law working paper, febbraio 2015.

33

A questo fine i ricercatori hanno creato un database che ha raccolto le informazioni concernenti il lancio di 50 patent pools e hanno catalogato le domande di brevetto correlate alle tecnologie coperte dagli standard formulate da 190 imprese, per un totale di 20.000 richieste.

sembra dunque azzardato affermare che l'annuncio della futura istituzione di un pool spinga le imprese a investire in attività di ricerca e sviluppo connesse allo standard sottostante, in modo da potersi garantire un accesso alla licenza del pacchetto abbinato e in tal modo avere accesso ad una solida fonte di ricavi nel caso in cui lo standard dovesse rivelarsi di successo sul mercato.35

Va riscontrato come questo rilievo relativizzi il contributo che gli accordi di patent pooling possano ricoprire nel porre rimedio alla patent flood descritta nel primo capitolo. Se infatti da un lato è senz'altro vero che le aggregazioni brevettuali permettono di limitare gli alti costi di transazione che comporta orientarsi nell'odierno panorama della proprietà intellettuale, dall'altro lato esse costituiscono per i licenzianti uno degli istituti più efficaci per monetizzare le proprie tecnologie. Da qui deriva l'incentivo per le imprese ad avere un vasto portfolio di brevetti che possano essere considerati essenziali per l'implementazione di standard. Come è stato efficacemente constatato, “il reale valore dei brevetti non risiederebbe nella loro essenza individuale, bensì nella loro accumulazione e aggregazione in un portfolio”.36

I seguenti grafici mostrano come negli ultimi anni il numero di standard essential patents sia cresciuto in modo sempre più rapido. La causa di questo fenomeno è duplice. In primo luogo i mercati più innovativi si sono inevitabilmente sviluppati sulla base delle tecnologie più efficaci le quali vengono brevettate da parte dei loro inventori per estrarne legittimamente i massimi ricavi. In secondo luogo i detentori di IPRs hanno avviato politiche appositamente pensate per aumentare il più possibile il proprio portfolio di SEPs.37

Il grafico in Fig. 2 mostra il numero complessivo dei brevetti dichiarati essenziali

WIPO - Segretariat, Patent Pools and Antitrust: a comparative analysis, marzo 2014., p. 8. 35

Che gli accordi di patent pooling incentivino gli investimenti in innovazione è sostenuto con vigore in: LAMPE R. L., MOSER P., Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the

19th-Century Sewing Machine Industry, in NBER Working Paper No. 15061.

36

COLANGELO G., op. cit., p. 217. 37

European Competitiviness and Suistanable Industrial Policy Consortium (ECSIP) for the EU Commission (DG Enterprise and Industry), Patents and standards – A modern framework for

dalla rispettiva data di pubblicazione. Gli autori hanno differenziato tra i brevetti scaduti (expired cumul), brevetti per cui non è più stato pagato il rinnovo (lapsed) e brevetti ancora attivi. È significativo notare come la maggior parte dei brevetti dichiarati essenziali sia ancora attiva e soltanto un 10% sia scaduto e un 8% non sia più stato rinnovato. In particolare quest'ultima bassa percentuale dimostra come il valore attribuito agli SEPs sia elevato (al punto da giustificarne le spese del rinnovo).

Fig. 2 Numero complessivo di brevetti dichiarati essenziali e non ancora

contestati.38

38

I dati e il grafico provengono da: BARON J, POHLMANN T., Mapping Standards to Patents using

Databases of Declared Standard-Essential Patents and Systems of Technological Classification, in Northwestern University Working Paper, settembre 2015.

Fig. 3 Prime venti società a livello mondiale per numero di brevetti dichiarati

Standard Essential (SEPs).39

39

Fig. 4 La figura mostra i 20 patent pools più rilevanti istituiti sulla base di un

corrispondente standard.40

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