L'interpretazione del requisito dell'essenzialità nei contratti di patent

pooling

3.3.1.A. L'esperienza nordamericana: il caso Philips-Princo e il brevetto

Lagadec

Nel valutare l'eventuale profilo anti-competitivo di un accordo di patent pooling un ruolo determinante è giocato dalla relazione che intercorre tra le tecnologie che compongono l'aggregazione. Come già chiarito nell'analisi delle Linee guida predisposte dalla Commissione il legislatore ha fornito una serie di criteri distintivi e indicazioni per facilitare l'attività di interpreti e organi di controllo. Purtroppo le intrinseche peculiarità del sistema brevettuale rendono l'applicazione concreta di tali disposizioni estremamente ondivaga: come già rilevato, essi andrebbero considerati infatti dei probabilistic “property rights”.120 Con tali presupposti di partenza, non è difficile comprendere la difficoltà che si riscontra nel determinare la relazione che intercorre tra due brevetti, sia essa di blocco bidirezionale (dunque di complementarietà) o di sostituibilità.

Queste problematiche sono emerse in modo esemplare nel caso Philips v.

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Interantional Trade Commission (ICT)121, il quale offre un interessante riferimento per operare una comparazione rispetto a come in Europa l'argomento è affrontato. Il nodo della contesa è consistito nel disaccordo tra le parti circa il rapporto esistente tra tre brevetti specifici inclusi nel pool CD-R/RW: due appartenenti a Philips (denominati “brevetti Raaymakers”) e uno a Sony (denominato “brevetto Lagadec”). Sia le prime due che la seconda privativa coprono tecnologie volte a risolvere un identico problema tecnico (individuare la posizione del puntatore laser durante la lettura di un CD), ma con modalità differenti che rendevano impossibile la compatibilità tra un apparecchio che si avvale dei primi con un disco che utilizza il secondo.

Nonostante l'Orange Book standard (che contempla le specifiche necessarie alla produzione di compact disks digital audio registrabili e riscrivibili) si sia avvalso dei brevetti Raaymakers, il pool ha ricompreso nella propria licenza collettiva anche il brevetto Lagadec.

Le società Princo, GigaStore e Lindberg, contro cui era stata avviata un'azione legale da parte di Philips per contraffazione di brevetti innanzi all'International Trade Commission, si sono difese lamentando un patent misuse dal momento che il brevetto di Sony era non essenziale al fine dell'implementazione dell'Orange book standard in quanto sostituibile con quelli di Philips.122 Secondo i convenuti la licenza unica offerta dal pool si è via via allargata nel corso del tempo a brevetti giudicati commercialmente essenziali da Philips che però nella pratica realizzavano un abbinamento (tying) illecito a danno dei licenziatari.

L'ICT ha accolto la difesa delle società capeggiate da Princo e ha chiuso l'azione di contraffazione. Secondo i giudici l'essenzialità va giudicata in termini esclusivamente tecnici, senza spazio per estensioni basate su criteri commerciali

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U.S. Philips Corporation v International Trade Commission, Caso No. 2004 - 1361 (Fed. Circ.

2005). 122

L'istituto del patent misuse, presente nel diritto USA e assente nei sistemi di civil law, impedisce azioni di contraffazione ai titolari che abbiano “abusato” del proprio diritto, sia per infrangere il diritto della concorrenza che per estendere illegittimamente il proprio potere di mercato. Si veda in proposito al caso Princo, le analisi condotte in: P. W. GOTER, Princo, Patent

Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse, in Iowa Law Review,

2011, Vol. 96, No. 699; D. P. HOMILLER, Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From

(in base ai quali Philips argomentava la ragionevolezza dell'inclusione nel pool). La Corte d'appello federale tuttavia ha ribaltato la prima pronuncia negando il patent measuse e affermando il rispetto della normativa antitrust da parte del pool. In primo luogo ha notato che l'essenzialità va valutata nel momento della conclusione del contratto. Se infatti la non essenzialità potesse esser fatta valere soltanto in seguito a cambiamenti sopravvenuti nel frenetico mercato dell'innovazione tecnologica di cui i titolari non sono consapevoli o resi possibili dal mutamento delle condizioni commerciali, i licenziatari avrebbero un forte incentivo ad avviare sistematicamente contenziosi per infrazione della normativa antitrust ai danni del common licensing administrator. Di conseguenza, per evitare tali incertezze, i titolari rinuncerebbero tout court ad avvalersi dei pools con un inevitabile danno al benessere collettivo.

In secondo luogo i giudici hanno affermato l'esistenza di una presunzione di pro-competitività del pool superabile soltanto dimostrando la non ragionevole necessità dell'aggregazione di più privative. Dal momento che la ratio dei contratti di patent pooling è quella di limitare gli alti costi di transazione causati dall'intrinseca incertezza dei titoli di proprietà intellettuale, la Corte ha giudicato legittima la licenza in esame siccome la presunzione di pro-competitività del pool non era stata superata.123 I giudici hanno poi rilevato che l'inclusione di un brevetto non essenziale non ha portato ad un innalzamento delle royalties richieste.

Il bilanciamento dei vantaggi e svantaggi arrecati alla concorrenza è stato valutato dalla Corte nordamericana nettamente a favore dei primi, al punto da concludere che l'abbinamento dei brevetti produce indubbie positività, tra cui: ridurre i costi di transazione, limitare le probabilità di futuri contenziosi in merito alle privative e facilitare il calcolo delle royalties (che saranno ponderate rispetto al complesso tecnologico finale implementato piuttosto che al valore marginale delle singole privative). Inoltre più è ampio il pacchetto concesso in licenza, minori saranno i costi che i titolari dovranno sostenere per il monitoraggio delle eventuali contraffazioni.

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Per superare la presunzione di pro-competitività che beneficia gli accordi di patent pooling, la Corte ha giudicato insufficiente la mera esistenza di una tecnologia alternativa all'interno della licenza unica. I licenziatari avrebbero dovuto dimostrare che il pacchetto offerto dal pool ha un concreto effetto anti-competitivo.

Sulla base di queste rilevazioni e facendo uso della rule of reason la Corte ha ritenuto che il pool non abbia realizzato una violazione del diritto antitrust.124 Il contenzioso legato al pool costituito da Philips è proseguito con gli ulteriori addebiti da parte di Princo in merito al fatto che il brevetto Lagadec oltre a essere non essenziale era anche sostitutivo dal momento che avrebbe potuto potenzialmente concorrere sul mercato delle tecnologie con i brevetti Raaymakers. La Corte d'appello federale si è espressa in due sentenze nel 2009 e 2010.125 Anche in queste occasioni i giudici nordamericani hanno confermato il proprio orientamento tendenzialmente favorevole agli accordi di pooling.

Di particolare interesse è la sentenza del 2010, in cui la Corte ha rilevato come l'inclusione nel pool di brevetti sostitutivi sollevi problematiche differenti rispetto a quelle delle vendite abbinate. La combinazione di brevetti sostituibili sopprime la competizione tra le tecnologie e non produce alcuna efficienza. I giudici hanno applicato in questo caso la teoria dell'eliminazione della concorrenza, secondo cui un brevetto è considerato concorrente quando vi sia una ragionevole probabilità che la tecnologia abbinata avrebbe costituito una valida alternativa a quella principale offerta dal pool, se disponibile sul mercato. Per quanto concerne il caso concreto, la Corte non ha ritenuto che il brevetto Lagadec potesse ottenere un simile effetto: i fatti del caso suggeriscono che la privativa di Sony mancava dei necessari requisiti tecnici e commerciali per integrare lo standard CD o per essere

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Tale regola interpretativa applicata dalla giurisprudenza nordamericana consiste nel “valutare se un'intesa il cui oggetto non sia restrittivo nella sua inerenza (perché in tal caso sarebbe vietata per se) possa essere considerata ammissibile, a causa dei suoi effetti positivi sulla concorrenza”. Così A. FRIGNANI, Le intese in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, Disciplina della

concorrenza nella UE, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia, diretto da F.

GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 197. 125

Princo Corp. v. International Trade Commission, 563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); Princo Corp. v. International Trade Commission, 616 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2010).

considerato parte di una valida alternativa al pacchetto di tecnologie offerte nel pool.