Origine storica dei contratti di patent pooling

Nell'odierno contesto economico globale, ormai pervaso dall'interconnessione dei commerci e da una correlata concorrenza regolatoria tra gli stati, le discipline giuridiche di alcuni settori sono ormai intrinsecamente sovranazionali (come la proprietà intellettuale e il diritto della concorrenza) e per questo motivo il loro

studio non può prescindere dalla storia economica dei principali mercati nazionali. Nel caso dei patent pools è evidente come i sistemi di riferimento coincidano con i paesi in cui le attività di ricerca e sviluppo ricoprono un ruolo leader a livello globale, tra cui gli Stati Uniti, l'Unione Europea e il Giappone.

La pratica di aggregare numerosi brevetti e assegnarli ad un unico soggetto incaricato di gestirli in blocco avvalendosi dell'istituto contrattuale non costituisce certo una novità degli ultimi anni.68 A questo proposito basti considerare che gli Stati Uniti hanno conosciuto le prime pratiche di aggregazione brevettuale già sul finire del XIX secolo. Grazie ad una economia che ha giocato un ruolo primario nel campo dell'innovazione tecnologica a livello mondiale questa nazione va presa come riferimento per lo studio dei rapporti che legano la proprietà intellettuale al diritto antitrust.

Il primo contratto di patent pool viene solitamente identificato nell'aggregazione brevettuale che ebbe luogo nell'industria delle macchine da cucire nel 1856. Al giorno d'oggi un tale prodotto potrebbe apparire tecnologicamente quasi banale se confrontato con le ultime frontiere dell'innovazione in campo bio-farmaceutico o nell'industria dell'ICT. In realtà, nella seconda metà del XIX secolo, le prime macchine da cucire costituirono l'equivalente degli attuali smartphones dal punto di vista della ricerca e sviluppo. Tanta l'importanza che il loro successo commerciale e sociale ha rivestito nella società americana che vengono ora definite come uno dei primi passi della Rivoluzione Industriale.69 L'interesse che questo primo accordo riveste per comprendere la dinamica giuridica del patent pooling è duplice. In primo luogo esso è stato costituito su impulso degli stessi operatori del mercato in risposta all'elevato contenzioso brevettuale che rischiava di paralizzare l'intero comparto industriale e ha operato per oltre un ventennio (fino al 1877) senza subire interventi regolatori. È dunque possibile studiare la dinamica e gli effetti di un pool allo stato “naturale”, senza interventi esterni. In

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R. J. GILBERT, Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution, in STAN. Tech. L. Rev., 2004, 3. Disponibile all'indirizzo: http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/04_STLR_3.

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A. MOSSOFF, The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine War

secondo piano si deve evidenziare che, fin dalle sue prime realizzazioni, il contratto di patent pooling ha comunque suscitato l'alterazione del normale gioco concorrenziale. A questo proposito basti considerare le numerose segnalazioni e proteste (soprattutto da parte dei concorrenti) comparse sui mezzi di comunicazione dell'epoca: in un editoriale del New York Daily Tribune non si esitò a bollare il Pool come il “most odious monopoly”. Non a caso la Combination (nome con cui si definì l'aggregazione dei brevetti concernenti le macchine da cucire) viene considerata tra le principali cause che spinsero il Congresso statunitense ad emanare il primo testo legislativo in materia di antitrust nel 1989 (il celebre Sherman Act).

Lo sviluppo della prima macchina da cucire non è il frutto del colpo di genio di un singolo inventore che realizzò un'invenzione epocale. Si tratta invece del risultato finale di un processo durato oltre un secolo di continui tentativi e miglioramenti da parte di numerosi soggetti che hanno lavorato indipendentemente sia in Europa che negli Stati Uniti. Con gli albori della Rivoluzione Industriale, infatti, il bisogno di metodi nuovi e più efficienti per produrre capi d'abbigliamento si era fatto sempre più pressante su entrambe le sponde dell'oceano Atlantico.

Il primo prototipo di macchina da cucire che incorporò tutti gli elementi necessari a renderlo utilmente commerciabile fu la famosa “Singer Sewing Machine”, che venne immessa sul mercato nel 1850. Tuttavia non fu certo il signor Singer ad aver inventato e tanto meno brevettato ogni singola componente necessaria al funzionamento della sua macchina. Molti di questi elementi vennero ideati e brevettati nel corso di oltre cinquant'anni, anche in Europa. In particolare l'elemento dell'ago a puntamento visivo fu soggetto ad una frenetica attività inventiva ed un conseguente accumulo di miglioramenti.70

Inizialmente, al termine di svariati tentativi di progettazione rivelatisi fallimentari, il signor Elia Howe ottenne invece nel 1846 un brevetto di miglioramento sulla cinghia interna di trasmissione e delineò un progetto finale di macchina da cucire.

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Per un'analisi più approfondita della questione si veda: R. P. LAMPE, P. Moser, Do Patent Pools

Encourage Innovation? Evidence from the 19th-Century Sewing Machine Industry, in NBER Working Paper No. 15061. Disponibile all'indirizzo:

A differenza di altri inventori, Howe si limitò a realizzare invenzioni significative e a brevettarle, senza commercializzarle in prima persona.

Poco tempo dopo, nel 1950, il signor Singer ottenne un proprio brevetto di miglioramento su di una macchina da cucire già prodotta da altri soggetti con cui si era precedentemente accordato e che non appena messa in vendita si rivelò particolarmente adatta alle esigenze del mercato. Non appena Howe si accorse che gran parte degli elementi impiegati da Singer replicavano i meccanismi della propria macchina, avviò una serie di azioni giurisdizionali di contraffazione dei propri brevetti. Tuttavia nel giro di poco tempo anche lo stesso Howe si trovò nei panni di convenuto a difendersi da azioni di annullamento dei propri brevetti da parte di altri concorrenti che nel frattempo si stavano affacciando sul mercato. La neonata industria delle macchine da cucire, dopo anni di tentativi falliti, stava per essere paralizzata proprio quando mostrava i suoi primi successi da quella che venne definita la sewing machine war.71 La maggior parte delle risorse venivano investite per finanziare le ingenti spese legali e le reciproche richieste di riparazione dei danni.

Al fine di risolvere questa situazione, Singer insieme ad Howe ed altre 3 imprese stipularono un contratto mediante il quale si impegnarono ad aggregare i propri brevetti in un patent pool: nacque così il 24 ottobre 1856 il primo contratto di pooling brevettuale, che prese il nome di Albany Agreement. Questo accordo combinava 9 brevetti necessari alla produzione di una macchina da cucire.

L'aspetto più interessante di questo primo patent pool risiede nel fatto che presenta numerose similarità con gli accordi che vengono stipulati attualmente nel nei mercati più innovativi.

Ad esempio, il signore Howe può essere qualificato come una non-practicing entity (un titolare di privative brevettuali che non si occupa di attuare le invenzioni brevettate). La dottrina più attuale è solita definire questi soggetti come “patent troll”, espressione con la quale si intende ogni soggetto che realizza profitti con i propri brevetti esclusivamente mediante i contratti di licenza e la conseguente possibilità di muovere azioni di contraffazione e risarcimento dei danni. Howe si

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trovava addirittura nella posizione di trarre vantaggio attraverso la pratica del patent hold-up o royalty stacking che consiste nel richiedere canoni di licenza più elevati rispetto all'effettivo valore del brevetto licenziato grazie alla minaccia di ricorrere ad un'ingiunzione nel caso in cui l'accordo non venga concluso.72

Howe venne convinto ad aderire al pool nonostante fosse una NPE poiché gli altri operatori concordarono nel garantirgli una speciale royalty di 5 dollari per ogni macchina prodotta negli Stati Uniti e 1 dollaro per quelle esportate. In questo modo venne garantito ad Howe un gettito sicuro e stabile di ricavi. Il Sewing Machine Pool funzionò come un classico contratto di pool: i suoi membri erano liberi di competere tra loro, ma si emanarono a vicende delle licenze di utilizzo dei rispettivi brevetti. Naturalmente, il contenzioso non poté essere ridotto del tutto poiché il Pool continuò a muovere azioni contro altri soggetti concorrenti, ma in questi casi era soprattutto per casi di effettivo utilizzo non autorizzato e contraffazione di brevetti.

Come già accennato, la Sewing Machine Combination attirò aspre critiche, anche presso gli organi giurisdizionali, a causa della propria condotta che i concorrenti qualificavano come oppressiva della concorrenza e frutto di un irragionevole monopolio. Tuttavia i tribunali dell'epoca non individuarono nessun profilo di illegittimità e assicurarono la prosecuzione del pool sulla base del principio di libertà contrattuale.

Nonostante questo primo vulnus di anti-concorrenzialità insita nel contratto di patent pooling, è opportuno rilevare come la Combination ricoprì un ruolo essenziale nel risolvere la Sewing Machine War e ridurre i costi di transazione al punto da rendere possibile attività di produzione e ulteriore ricerca e sviluppo. Con l'inizio del XX secolo i contratti di patent pooling acquisirono un ruolo progressivamente rilevante e coinvolsero le industrie tecnologicamente più o meno complesse come quella automobilistica, aeronautica, strumenti per l'agricoltura, occhiali, alcune tipologie di freni per autovetture e molte altre.73 Il

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M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 in Texas Law Review 2163, 2007.

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successo di queste pratiche non fu sempre marcato e in alcuni caso si dovette intervenire per modificarne il funzionamento.

Il Congresso statunitense si dimostrò particolarmente reattivo nel cogliere i potenziali benefici derivanti dalle licenze provenienti da una pluralità di soggetti. I contratti di pool vennero lodati come un miglioramento nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale e un modo per dirottare le risorse dal contenzioso brevettuale all'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Già a inizio '900 si era già compreso che il diritto dei contratti poteva fornire un efficiente correttivo alle storture generate dalla tragedy of anticommons con riferimento alla proprietà intellettuale.