La società consortile e la licenza del portfolio brevettuale

Quando il grappolo di brevetti costituito mediante pool non viene affidato mediante mandato ad uno dei costitutori ma viene formata un'apposita struttura al fine di gestirlo occorre fare riferimento al diritto societario per individuare la normativa più adatta al caso concreto. Tra i tipi forniti dalla legislazione italiana il contratto di consorzio (articoli 2602-2617 c.c.) costituisce senz'altro la disciplina più adeguata alle esigenze del pool.

Istituto nato per agevolare il coordinamento tra imprese per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività costituendo un'organizzazione comune mediante un contratto stipulato in forma scritta che indichi tassativamente l'oggetto, gli obblighi e i contributi dei consorziati e le condizioni di ammissione dei nuovi aderenti.48 I consorzi si collocano in due diverse sotto-categorie a seconda che svolgano attività produttiva esterna o interna (in questo caso ad esclusivo beneficio dei membri del consorzio). Il contratto presenta un'evidente finalità mutualistica basata sull'efficienza economica derivante per le attività imprenditoriali degli associati i quali decidono di gestire in comune una particolare fase delle proprie attività. Analogamente il contratto di patent pooling può essere inquadrato in questa struttura normativa quando i titolari assegnano le

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proprie privative ad un'apposita struttura esterna. Il consorzio si presenta dunque come una forma associativa tra imprese (che può costituirsi anche in forma di società commerciale) e l'intento lucrativo è meramente eventuale, come nel caso dei pool (i quali servono in primo luogo ad agevolare lo sviluppo di prodotti complessi tra produttori operanti nella medesima industria e soltanto marginalmente assolvono una funzione lucrativa derivante dalla concessione di licenze non esclusive).

Una delle più significative esperienze di patent pooling che ha fatto ricorso a questa forma giuridica è costituita dall'accordo MPEG che ha aggregato i brevetti essenziali relativi alla costituzione di uno standard per l'archiviazione su spazi di memoria digitale compressi e la trasmissione di informazioni video e audio. I nove soggetti costitutori del pool hanno dato vita ad una nuova società (MPEG LA) cui è stata concessa licenza non esclusiva (mediante un contratto di mandato con procura) dell'intero grappolo di brevetti necessari ad attuare e commercializzare strumenti che si avvalessero dello standard MPEG. In questo caso la forma mutualistica ad attività esterna si rivela ottimale anche per quanto concerne la ripartizione dei ricavi derivanti dalla licenza esterna del portfolio brevettuale. Il pool realizza la propria attività sul mercato mediante la stipula da parte del licensing administrator di un contratto unico di licenza dei brevetti aggregati al suo interno. Una caratteristica fondamentale risiede nel fatto che i licenziatari non sono obbligati a rivolgersi al one-stop shop costituito dal pool ottenere la licenza dei brevetti aggregati. Possono infatti indirizzarsi direttamente ai singoli titolari dei brevetti per ottenerne separatamente la licenza. Il pool infatti costituisce uno strumento aggiuntivo rispetto alle singole licenze individuali per ottenere più rapidamente il diritto di utilizzo di un pacchetto aggregato di più tecnologie, ma non certo un passaggio obbligato: i titolari conferiscono infatti i propri diritti mediante licenza non esclusiva.

Per quanto concerne le libertà di cui gode il licensing administrator nelle attività di licenza, queste sono necessariamente legate all'accordo costitutivo del pool siglato dai fondatori. Tuttavia, pur potendo generalmente concedere in licenza i brevetti presenti e futuri nel pool, non può autonomamente decidere di eliminarne

alcuni dall'offerta complessiva. Una tale azione potrebbe essere intrapresa soltanto nel caso in cui il brevetto fosse dichiarato invalido o, mediante una procedura prevista dall'accordo del pool, sia dichiarata non essenziale o comunque autonomo.

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle modifiche all'ammontare delle royalties richieste per la licenza del portfolio, allora il licensing administrator deve solitamente attenersi al principio del most favorable royalty rates. Con questa espressione si intende che tutti i licenziatari devono essere informati della possibilità di avvantaggiarsi della modifica delle condizioni di licenza.

2.3. La legislazione primaria dell'UE e gli accordi di patent pooling 2.3.1. Diritto della concorrenza e aggregazioni brevettuali

La rilevanza che gli accordi di patent pooling rivestono per il diritto antitrust si colloca all'interno della relazione ormai storica che lega il diritto della proprietà intellettuale e quello della concorrenza.49 Dal momento che l'elemento chiave che contraddistingue i diritti di proprietà intellettuale è il diritto di esclusiva conferito ai titolari delle privative si capisce come questo possa generare artificialmente in capo a questi soggetti un potere di mercato che potrebbe minare il gioco della concorrenza.

Nel corso del '900 gli sforzi della giurisprudenza e della dottrina più attenti alle dinamiche economiche dei sistemi giuridici occidentali hanno cercato di indagare se questi due rami del diritto fossero irrimediabilmente contrapposti oppure si potesse tra loro instaurare un rapporto di complementarietà.50

Come l'analisi storica del trattamento degli accordi di pooling nel primo capitolo

49

Una visione aggiornata e completa della materia per quanto riguarda il diritto UE è fornita in: G. MUSCOLO and others, Competition Law and Intellectual Property – A European perspective, Woulters Kluwer, 2012.

50

Per un'introduzione all'argomento si veda: M. GRANIERI, I diritti di proprietà intellettuale in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, Disciplina della concorrenza nella UE, in Trattato di diritto commerciale

ha dimostrato, il rapporto tra questi due rami del diritto è stato per alcuni decenni visto come un inevitabile conflitto, durante il quale ha inizialmente prevalso la protezione delle invenzioni e in un secondo tempo le esigenze di salvaguardia della concorrenza. Se infatti il diritto industriale era visto come necessario a garantire i necessari incentivi economici ad investire in ricerca e sviluppo, la normativa antitrust, pur con finalità più fumose, è sempre stata finalizzata alla garanzia di un sano ambiente competitivo mediante la prevenzione di pratiche che potessero ostacolare l'attività commerciale degli operatori. Con l'emergere delle sempre più gravi problematiche legate all'eccessiva protezione garantita dai legislatori alla proprietà intellettuale, è emerso il rischio che un tale fenomeno potesse addirittura paralizzare l'innovazione tecnologica.51 Considerando queste ultime preoccupazioni, sin dagli anni '90 è diventato evidente come l'iniziale approccio manicheo che ha caratterizzato la materia nella prima metà del '900 dovesse terminare.

Ormai gran parte della dottrina contemporanea ritiene superato questo contrasto teorico e pratico dal momento che entrambe la materie sono indirizzate ad un obiettivo complementare.52 Si sostiene infatti che descrivere i diritti di proprietà intellettuale come intrinsecamente contrapposti e antitetici ad un regime di libera concorrenza significherebbe fornire una visione semplicistica e necessariamente non veritiera della realtà. In altre parole, bisognerebbe riconoscere quella che Ghidini ha definito una frequent dialectical interplay tra le due discipline, indirizzata ad impedire situazioni che ostacolerebbero sia l'innovazione che la dinamica concorrenziale.53 Anzi, è proprio attraverso un'azione complementare e coordinata che proprietà intellettuale e antitrust possono reciprocamente

51

M. RICOLFI, Is there an antitrust antidote against IP overprotection within TRIPs?, in 10 Marq.

Intellecitual Property Law Review, 2006, 306. L'Autore cerca di rimediare al ricorso eccessivo

alle property rules nel campo dell'IP cercando di fare affidamento sul diritto antitrust. 52

G. COLANGELO, Avoiding the Tragedy of the Anticommons: Collective Rights Organizations,

Patent Pools and the Role of Antitrust, in LUISS Law and Economics Lab Working Paper No.

IP-01-2004. 53

G. GHIDINI, The Bride and the Groom. On the Intersection between Intellectual Property and

Antitrust Law, in G. MUSCOLO AND OTHERS, Competition Law and Intellectual Property – A

raggiungere l'una gli obiettivi dell'altro, realizzando l'esortazione di Monti a celebrare il matrimonio tra innovazione e competizione.54 Lo scopo comune di entrambe le discipline è infatti la massimizzazione del benessere dei consumatori. Tuttavia quando si tenta di applicare questi principi ai casi concreti, numerosi problemi possono sorgere. Si pensi soltanto ai rapporti dalle società di gestione dei diritti d'autore, alla questione delle licenze obbligatorie, della gestione dei pacchetti brevettuali, le standard setting organizations, ecc.55

Per quanto riguarda l'argomento oggetto di indagine nel presente lavoro di tesi, le virtù che le aggregazioni brevettuali comportano sono ormai note: dalla riduzione dei costi di transazione alla prevenzione del fenomeno della doppia marginalizzazione. Le minacce che invece l'accordo di pooling può costituire per una sana dinamica della concorrenza sono rappresentati dalle relazioni interne tra le tecnologie contenute nell'aggregazione e dai rapporti tra i beneficiari del pool e i new comers. Come vedremo dalle disposizioni analizzate nel prosieguo per discernere il potenziale anti-concorrenziale di un accordo di pooling è necessario qualificare e analizzare le tecnologie contenute al suo interno anche alla luce del rapido sviluppo tecnologico attuale.

Nei prossimi paragrafi si passerà in rassegna la disciplina rilevante presente nel legislazione primaria e secondaria. Oltre alle disposizione cardini del diritto della concorrenza dell'UE (101 e 102 del TFUE), si passerà in rassegna la disciplina e i nodi più problematici che emergono dai testi regolamentari (con il Regolamento del 1996 rinnovato nel 2004 e nel 2014) e dalle correlate linee guida.56

54

Commissario M. MONTI, The new EU Policy on Technological Transfer Agreements, Discorso tenuto il 19/04/2004, Ecole des Mines, Parigi.

55

Per una visione esaustiva di tutte le possibili declinazioni che questo nesso può assumere si vedano, tra gli altri: M. A. CARRIER, Intellectual property and competition, Edward Elgar Publishing, 2011; J. D. C. TURNER, Intellectual Property and EU Competition Law, Oxford University Press, 2010.

56

In G.U.C.E. L 31/2 del 9 febbraio 1996; In G.U.U.E. L 123/11 del 9 aprile 2004; In G.U.U.E. L 93/17 del 28 marzo 2014.