A. Ordinanze di Genova e critica dell'essential facility doctrine

Il primo caso riguarda tre ordinanze emanate dal Tribunale di Genova l'8 maggio, il 14 ottobre e il 15 novembre 2004 in relazione alla controversia tra Koninkijke Pilips Electronic N.V. Vs Computer Support Italcard s.r.l. And Computer Support Italcard vs Koninkijke Philips Electronic N.V. Queste tre decisioni riguardano tutte la stessa questione di un brevetto compreso in uno standard qualificato dai giudici come de facto per la produzione di CD-RWs (riscrivibili).52 Il Tribunale ha stabilito che, siccome il brevetto violato è uno SEP, sul titolare della privativa grava il dovere di concludere un contratto di licenza con gli altri produttori, a patto che questi gli abbiano formulato un interessamento in tal senso. I giudici, nel tentativo di bilanciare la tutela della proprietà intellettuale e garantire allo stesso tempo la possibilità per i new comers di entrare sul mercato, hanno fatto affidamento sull'istituto elaborato dalla giurisprudenza statunitense dell'essential facility. Nelle motivazioni viene spiegato che occorre discernere se il rifiuto di concedere in licenza una tecnologia essenziale a condizioni eque e non discriminatorie sia o meno ragionevole. Se il titolare non riesce a dimostrare la sussistenza di tale requisito, allora sarà obbligato a concedere in licenza il brevetto.

Tali pronunce presentano alcuni profili interpretativi poco condivisibili. In primo luogo la norma in questione è stata concordata tra i principali operatori del settore

RAFFAELLI (a cura di), Antitrust between EU law and national law, Bruyland Giuffrè Editore, 2015, 150-162; Commissione italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

Intellectual property and standard setting – note by Italy, Nota sottoposta all'incontro

dell'OECD “Competition, Intellectual Property and Standard Setting”, Parigi, 17-18 dicembre 2014.

52

Appare preferibile, perché più precisa, la qualifica di informal standardization proposta da I. S. FORRESTER: la tecnologia che si impone sul mercato non è sviluppata da una sola impresa ma è il risultato dello sforzo congiunto di più operatori. Ad esempio, oltre al CD, si vedano gli standard DVD (offerti in licenza, nell'ambito di un pool, da Sony, Pioneer, Philips) e quello Blu-Ray Disc (sviluppato da Sony, Pioneer, Philips, e altri). Oltre alle questioni sollevate dalle norme de facto, in questo caso gli informal standard andrebbero analizzati anche sotto il profilo delle pratiche concertate ex articolo 101 TFUE. Per ulteriori approfondimenti si veda: S. I. FORRESTER, The Interplay between Standardization, IPR and Competition Law in MUSCOLO

G. e altri, Competition Law and Intellectual Property – A European perspective, Woulters Kluwer, 2012.

(il c.d. Orange Book di Philips e Sony) che hanno pubblicato sui propri siti internet le condizioni di licenza a livello globale. I titolari si erano impegnati nell'ambito del regolamento disciplinare ECMA (European Manifacturer Association) a rispettarne il codice di condotta. Uno dei principi cardine della SSO è quello secondo cui l'ECMA “shall not approve recommendations of Standards which are covered by patents when such patents will not be licensed by their owners on a reasonable and non-discriminatory basis”.53

In questo caso il contraffattore, che non aveva chiesto licenza ai titolari lo SEP, si è difeso ricorrendo alla natura di essential facility del brevetto in questione.54 Ora, nel caso in esame, l'obbligo di licenza non è stato concesso solo perché non sussisteva alcun rifiuto di concedere in licenza la privativa (siccome il contraffattore non ne aveva fatto richiesta). Tuttavia è doveroso rilevare come, anche volendo applicare una dottrina che è stata ora notevolmente ridimensionata dalla giurisprudenza nordamericana più recente e sulla quale si attesta un nutrito scetticismo anche presso la dottrina europea,55 il Tribunale non si sia premurato di accertare l'effettiva posizione di dominanza dei titolari sul mercato rilevante. Per non considerare il fatto che il titolare delle privative (Philips) si era già impegnato nei confronti di una SSO privata (ECMA) a concedere in licenza le tecnologie a condizioni FRAND.56

In conclusione sembra ragionevole evidenziare come l'applicazione dell'essential facility per configurare un abuso di posizione dominante e dunque una violazione dell'articolo 102 del TFUE non possa costituire una leva per introdurre

53

Come rilevato nella nota alla sentenza da M. GRANIERI, Proprietà intellettuale, standard di fatto

e obbligo di licenza, in Diritto industriale, 2005, 500. Il Codice dell'ECMA è pubblicamente

disponibile sul sito dell’Associazione all'indirizzo:

http://www.ecmainternational. org/memento/codeofconduct.htm. 54

Una breve riflessione circa questo controverso istituto giurisprudenziale sarà sviluppata in calce al commento di queste ordinanze.

55

Si veda in proposito: S. BARIATTI., A. SODANO, Gli abusi di posizione dominante e GRANIERI M., I

diritti di proprietà intellettuale in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, Disciplina della concorrenza nella

UE, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 319 e 827.

56

sistematicamente una licenza obbligatoria nei confronti dei titolari di brevetti essenziali senza opportune verifiche circa la loro effettiva posizione di dominanza sul mercato rilevante. Si rischia infatti di svuotare completamente gli incentivi che la proprietà intellettuale riserva a coloro che investono risorse non solo nello sviluppo di nuove tecnologie, ma anche nell'individuare chi viola le proprie privative e perseguire in via legale le contraffazioni. Non va dimenticato che i brevetti vanno considerati, come brillantemente suggerito da Lemley57, dei probabilistic “property rights” che in quanto tali conferiscono, non tanto facoltà di escludere terzi dal loro uso, quanto il “diritto a tentare di escludere terzi”. Ogni tentativo quindi di far valere un diritto di proprietà intellettuale come il brevetto è intrinsecamente soggetto ad un margine di incertezza che contribuisce ad aumentare i costi che il titolare deve sopportare per perseguire eventuali terzi contraffattori.

Questa pronuncia offre l'opportunità per formulare alcune osservazioni critiche circa l'applicazione della dottrina dell'essential facility al fenomeno della standardizzazione correlato alla proprietà intellettuale.

Nata nelle corti inferiori statunitensi in merito alla questione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto, tale dottrina postula che un'impresa possa violare il diritto antitrust quando sussistono contemporaneamente quattro condizioni: controllo di un'infrastruttura essenziale, rifiuto di concederne l'accesso senza ragioni legittime, l'infrastruttura sia non replicabile e condivisibile.58 Inoltre, come rilevato dalla Commissione, perché tale dottrina possa essere estesa al diritto UE

57

M. A. LEMLEY, C. SHAPIRO, Probabilistic Patents, in 19 Journal of Economic Perspectives 75, 2005. A questo proposito viene efficacemente spiegato in CERULLI IRELLI V., Patents, standards

and competition law: the case of patent pooling agreements (Phd thesis), Institute of advanced

legal studies of London, 2011, p. 139, che: “As everyone who has ever been involved in patent

litigation perfectly knows, it is often impossible to predict from the outset whether the patent which is enforced will be found to be valid and/or infringed. The assessment of validity and infringement entails inevitably discretionary choices on the part of the decision-maker. The concepts of ‘non obviousness’ and ‘equivalence,’ on the basis of which most validity and infringement decisions are taken, are intrinsically subjective and subject to different possible applications”.

58

Impiegata per la prima volta nel caso U.S. Vs Terminal Railroad Association, 224 US 383 (1912) questa dottrina ha di recente subito una pesante battuta d'arresto da parte del giudice Scalia nel caso Verizon Communication Vs. Curtis V.Trinko 540 U.S. 398 (2004).

(e dunque considerata come abuso di posizione dominante) è necessario che “il proprietario di un'infrastruttura essenziale si avvalga del potere detenuto su un mercato per proteggere o rafforzare la propria posizione in un mercato vicino”59. Nel caso Magill del 1995 la Corte di Giustizia per la prima volta ha sancito che il rifiuto di concedere licenza costituisce un abuso in presenza di determinate “circostanze eccezionali”.60 Dopo aver recepito i timori espressi da interpreti e operatori circa la possibilità in merito ad un possibile dilagare di licenze obbligatorie fondate su tale prima pronuncia, la Corte ha ulteriormente specificato la portata di questa espressione nei casi Oscar Bronner e IMS.61 Gli sforzi dell'elaborazione giurisprudenziale si sono indirizzati nel tentativo di rendere il ricorso all'essential facility doctrine un'extrema ratio per contrastare i comportamenti abusivi delle imprese egemoni anche nel caso in cui l'infrastruttura essenziale fosse costituita da un bene intangibile protetto da un IPR.

In tal modo, alla questione tradizionalmente propria del diritto antitrust, si sono sovrapposte le specificità della proprietà intellettuale, configurando una sorta di rapporto di genere a specie tra la dottrina delle essential facility e quella della licenza obbligatoria nei casi di abuso di posizione dominante.62 Di conseguenza l'attuale acquis communautaire è orientato nel senso che le “circostanze eccezionali” in presenza delle quali è possibile depotenziare il diritto di esclusiva del titolare di proprietà intellettuale sono tre:63

59

Dec. 94/19/CE Sea Containers/Stena Sealink L 15/8 in G.U.C.E. 18 gennaio 1994. 60

Sent. “Magill” Casi congiunti C-241/91 e C-242/91, Radio Telefis v Commissione [1995] ECR I-743.

61

Sent. C-7/97, Oscar Bronner v Mediaprint [1998] ECR I-7791; Sent. C-418/01, IMS Health v.

NDC Health [2004] ECR I-5039.Timori che sono stati ripresi anche in: BARIATTI. S. e SODANO

A., Gli abusi di posizione dominante in A. FRIGNANI, S. BARIATTI, Disciplina della concorrenza

nella UE, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia, diretto da F. GALGANO, vol. LXIV, Cedam, 2012, p. 319.

62

Questa efficace descrizione dell'interconnessione fra diritto antitrust e IP è nell'analisi compiuta della sent. IMS in: M. GRANIERI, R. PARDOLESI, Licenza obbligatoria ed essential facilities

nell'antitrust comunitario, in Riv. dir. ind., 2004, II, 330 s.

63

I. tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una domanda potenziale da parte dei consumatori;

II. che non vi siano obiettive giustificazioni al rifiuto;

III. che il diniego dell'acceso sia di tale rilevanza da escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato.

Va quindi rimarcato come una violazione dell'articolo 102 TFUE può essere configurata soltanto “qualora l'impresa che ha chiesto la licenza non intenda limitarsi, in sostanza, a riprodurre prodotti o servizi che sono già offerti sul mercato derivato dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, ma abbia l'intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori”.64

A questa elencazione principale, il Tribunale di Prima Istanza nel caso Microsoft ha rimarcato l'esigenza, già presente in IMS, di poter configurare due mercati tra loro collegati al punto che il prodotto a monte sia determinante per la fornitura del mercato a valle. In questa pronuncia si è voluto inoltre estendere ulteriormente il significato di “nuovo prodotto”. I giudici di prima istanza hanno statuito che la circostanza relativa alla comparsa di un prodotto nuovo non può costituire l'unico parametro per stabilire la realizzazione di un danno ai consumatori, ma “detto pregiudizio può verificarsi in presenza di una limitazione non solo della produzione o degli sbocchi, ma anche dello sviluppo tecnico”.65 Questa diluizione del requisito definito nel caso IMS è stato confermato anche dalla Commissione che in una Comunicazione del 2009 circa l'applicazione dell'articolo 102 TFUE (82 TCE) ha suggerito il parametro ulteriormente più ampio delle “conseguenze negative” per i consumatori.66

Un tale intervento innovativo rischia di aumentare drammaticamente la

64

Par. 49 Sent. IMS. 65

Par. 647 Sent. Caso T-201/04 Microsoft v Commissione [2007] ECR II-03601. 66

Par. 86 Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 [102] del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, COM 2008/832.

confusione degli operatori e pregiudicare il principio della ragionevole prevedibilità del diritto, in particolare disincentivando sia le imprese in posizione dominante a investire ulteriormente in innovazione che quelle concorrenti a sviluppare e introdurre sul mercato tecnologie radicalmente differenti e non soltanto mere innovazioni incrementali.67

L'unico modo per garantire alla dottrina dell'essential facility un ruolo positivo nell'industria dell'innovazione consiste nel definire il più precisamente possibile le condizioni in presenza delle quali è possibile intervenire con restrizioni dell'esclusiva conferita dal legislatore68 sulla proprietà intellettuale al fine di tutelare la struttura competitiva del mercato. Tale istituto giurisprudenziale deve continuare ad applicarsi soltanto in “circostanze eccezionali”, mentre la normalità deve restare quella riassunta dal brocardo qui jure suo utitur neminem laedit secondo cui un titolare di IPR non può essere giudicato responsabile e dunque vedersi imposto un risarcimento in forma specifica (licenza obbligatoria) per il solo fatto “di essersi rifiutato di condividere la risorsa con i concorrenti, a prescindere da quanto la stessa sia essenziale e di quanto odioso appaia il rifiuto”.69

A differenza degli accordi di normazione volti alla definizione di uno standard de jure in cui i titolari di IPRs si impegnano ex ante in base ad un codice di disciplinare redatto da una SSO a concedere in licenza a termini FRAND le proprie tecnologie, la standardizzazione de facto non è nient'altro che il risultato del successo commerciale sul mercato di una tecnologia detenuta da una o più imprese.70 Una volta che il suo titolare abbia raggiunto una posizione di dominanza, anche perché la tecnologia è stata nel frattempo implementata in uno

67

Per una critica più approfondita dei requisiti statuiti nella sent. IMS si veda: G. BRUZZONE, M. BOCCACCIO, Standards under EU Competition Law: The Open Issues in G. MUSCOLO e altri,

op.cit.

68

La protezione della proprietà intellettuale è specificamente prevista anche dall'art. 17(2) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, C 346/1 in G.U.C.E. del 18 dicembre 2000. 69

M. GRANIERI, R. PARDOLESI, op. cit. 70

standard de facto, è legittimo che estragga tutti i proventi che ne possano derivare. L'unico limite cui è sottoposta sarà quello sancito nella sentenza Michelin I di non abusare di tale posizione violando l'articolo 102 del TFUE. Tuttavia è fondamentale che il legislatore e la giurisprudenza stabiliscano con chiarezza e negli stretti limiti dell'indispensabile le “circostanze eccezionali” che configurano un abuso di posizione dominante da parte di un detentore di SEPs nell'ambito di uno standard de facto.