Due diligence check list: due diligence sulle privative (brevetto, informazioni riservate, diritto d’autore);

Le Università tendono a fornire meno garanzie possibili sui titoli rilasciati in licenza alle imprese partner. Esse dovrebbero garantire alla licenziataria di essere le uniche e legittime titolari del titolo e di tutti i diritti in esso contenuti nonché di non essere a conoscenza di vertenze attive o passive che coinvolgono il titolo medesimo. Per questo, allora, l’operazione di due diligence della licenziataria dovrebbe basarsi su ricerche volte di fatto ad identificare il tipo di titolo e di diritti che l’Università vanta (know-how, segreto industriale o diritto d’autore) nel caso di specie. Al fine di minimizzare i costi delle ricerche e della due diligence, si potrebbe prospettare la possibilità che le parti preparino e sottopongano l’un l’altra una sorta di revisione pre-impostata (check-list) sui contenuti della proprietà intellettuale trasferita. A ciò inoltre aggiungasi l’opportunità di predisporre, come già anticipato, dei registri operativi nei quali tenere traccia di tutte le ricerche e di tutta la fase istruttoria che ha condotto all’invenzione³¹², al fine di ridurre le incertezze ed i rischi sugli apporti e sui contenuti della tecnologia così realizzata. La check-list che andiamo a suggerire qui di seguito non ha certo la pretesa di essere esaustiva, ma potrebbe di sicuro essere un buon punto di partenza per agevolare l’Ufficio del trasferimento tecnologico di ogni Università nella corretta istruttoria del processo di licensing accademico.

Quanto alla due-diligence da condurre sul brevetto, occorre:

- Identificare tutti i professori o ricercatori che hanno a qualsiasi titolo contribuito all’invenzione: realizzare una vera e propria griglia che contenga tutti i titoli e le entità dei contributi dei ricercatori³¹³;

- Indicare se ogni inventore ha rassegnato i diritti sulla sua invenzione all’Università o meno;

- Indicare se l’incarico ad inventare è stato affidato ad ogni ricercatore prima del suo impiego in Università;

- Descrivere dove ogni ricercatore lavora all’attualità e dove è stato impiegato per i 5 anni precedenti alla ricerca condotta nell’Università;

312 Gli “operating notebooks” della pratica statunitense.

313 P. Heller, Association of University Technology Managers Effective Manual, 2008.

167 - Munirsi di una precisa e dettagliata policy universitaria, reperire tutti i contratti di assunzione dei ricercatori, i contratti di collaborazione autonoma e tutti gli accordi utili per stabilire ed inquadrare il rapporto ricercatore-Università;

- Identificare tutte le pubblicazioni rilasciate da ogni ricercatore o dall’Università, o altra pubblicazione altrimenti nota all’Università, relative al trasferimento della tecnologia. Si ricordi che per “pubblicazioni stampate” devono intendersi anche slides, disegni, fotografie, informazioni desunte da Internet o Intranet, programmi per computer, poster o altra informazione che sia stata divulgata al pubblico o altrimenti resa accessibile al pubblico;

- Identificare tutte le conferenze frequentate dal ricercatore dal momento del concepimento dell’invenzione ed individuare/monitorare tutte le conferenze più interessanti sul tema che da allora si sono succedute;

- Identificare e descrivere ogni presentazione dell’idea già avvenuta in pubblico e tutti i materiali distribuiti alle conferenze rilevanti in materia;

- Identificare tutte le tesi e gli articoli accademici elaborati individualmente o collettivamente da ogni ricercatore, o comunque testi altrimenti noti all’Università, relativi all’area attorno a cui gravita la tecnologia dell’invenzione;

- Indicare come è stata indicizzata ogni tesi universitaria sull’argomento ed individuare ogni tesi che è stata divulgata al pubblico;

- Reperire tutte le domande di brevetto depositate alle autorità competenti su incarico dell’inventore e comunque ogni altra domanda altrimenti nota all’Università relativa alla tecnologia licenziata e tutta la corrispondenza scritta con tali strutture relativa alla tecnologia universitaria;

- Descrivere come la tecnologia universitaria è stata usata da o su incarico dell’Università da quando l’idea è stata concepita;

- Determinare la possibile complementarità del titolo con altri asset intangibili riferiti alla stessa tecnologia, sia interni sia esterni al soggetto che ne è titolare, la maturità della tecnologia e la stima dei possibili campi d’uso e dei mercati di destinazione, sia geografici che merceologici;

- Descrivere tutti gli usi sperimentali della tecnologia universitaria che sono stati tentati sulla tecnologia dal momento della sua scoperta includendo i test beta e/o i test clinici;

- Elencare tutti i paesi in cui le domande o registrazioni di brevetti esteri per la tecnologia universitaria sono state presentate o concesse e per ogni domanda o registrazione identificarne il numero, i nomi degli inventori, la data di domanda o la data di rilascio del brevetto;

- Identificare tutti i proprietari di brevetti afferenti all’area specifica dell’invenzione preesistenti a quello di cui si discute e munirsi di siffatte copie di brevetti o licenze;

- Indicare se i costi di mantenimento sono stati pagati o meno per ciascun brevetto;

- Identificare e descrivere gli interessi di pubblica sicurezza che possono essere invocati contro il rilascio del brevetto;

- Indicare se l’Università ha condotto o meno una qualsiasi ricerca brevettuale relativa alla tecnologia universitaria, se è a conoscenza o meno di brevetti di blocco o vertenze attive o passive a mezzo delle quali l’Università viola diritti di terzi;

- Identificare e descrivere tutte le proposte di licenza ricevute dall’Università o le precedenti negoziazioni condotte dall’Università in relazione alla licenza, alla vendita, all’uso, o all’accesso alla tecnologia universitaria per le quali una certa forma di compensazione è stata offerta o richiesta dall’Università.

Quanto alla due diligence da condurre sui segreti industriali, occorre:

- Identificare e descrivere tutte le informazioni relative alla tecnologia universitaria che non sono generalmente disponibili per il pubblico (informazione confidenziale);

- Indicare se le informazioni confidenziali sono state definite come confidenziali per riflettere il fatto che tale materiale debba essere considerato come privato;

- Identificare tutte le procedure assunte dall’Università per limitare accessi non autorizzati alle informazioni confidenziali;

169 - Identificare tutti i dipendenti e qualsiasi altro soggetto che ha accesso alle

informazioni confidenziali;

- Identificare tutto il personale che, pur potendo entrare potenzialmente in contatto con le informazioni, non ha firmato un accordo che protegga la natura confidenziale di esse;

- Munirsi di tutte le copie degli accordi di confidenzialità siglati dal personale autorizzato e da altre parti che hanno avuto -per quanto occasionalmente- accesso alle informazioni confidenziali;

- Descrivere ogni accesso non autorizzato o pubblica rivelazione di informazioni confidenziali e/o di proprietà intellettuale noti all’Università;

- Indicare se l’Università è a conoscenza di qualsiasi vertenza che abbia come oggetto lo sviluppo o l’ottenimento, a mezzo di strumenti illeciti, di informazioni confidenziali e/o della tecnologia universitaria.

Quanto alla due diligence da condurre sul diritto d’autore, occorre:

- Identificare tutti i possibili diritti d’autore contenuti nella tecnologia universitaria, siano essi registrati o meno nel paese ove ha sede l’Università o all’estero e munirsi di una lista di tutte le registrazioni rilevanti con numeri e date di ogni certificato;

- Identificare la data di prima creazione della tecnologia universitaria e quella di prima pubblicazione;

- Identificare ogni autore-sviluppatore della tecnologia universitaria (sviluppatore);

- Identificare ogni sviluppatore assunto dall’Università al momento in cui la tecnologia universitaria è stata creata;

- Fornire una generale overview di ogni stadio di sviluppo dell’opera descritto dallo sviluppatore;

- Identificare ogni sviluppatore che non era assunto dall’Università al momento in cui la tecnologia universitaria è stata creata;

- Identificare ogni sviluppatore che ha siglato la commessa di un impiego “work for hire” o che comunque ha rassegnato il suo diritto d’autore all’Università e munirsi di copie di questi accordi;

- Identificare se e quale accordo fra il committente e lo sviluppatore è stato siglato prima dell’incarico a quest’ultimo;

- Munirsi di copie della policy universitaria sulla proprietà intellettuale e di ogni altra policy relativa alla gestione delle opere letterarie o artistiche;

- Identificare ogni eventuale titolare originario dei diritti d’autore preesistenti sulla tecnologia universitaria licenziata e descrivere a che titolo e a quali condizioni l’Università ha acquistato siffatti diritti d’autore;

- Identificare se eventuali trasferimenti di titolarità a favore dell’Università erano già stati registrati e descrivere a che condizioni e sulla base di quali criteri tale trasferimento era stato registrato;

- Identificare e registrare tutti gli interessi di pubblica sicurezza che possano ostare al trasferimento del diritto d’autore incorporato nella tecnologia universitaria;

- Indicare se l’Università è o meno a conoscenza di qualsivoglia vertenza in base alla quale la tecnologia viola diritti di terze parti;

- Indicare se la tecnologia universitaria ed ogni riproduzione di essa contengono un’indicazione di copyright;

- Indicare se l’Università ha concesso una qualche licenza anteriore per diritti d’autore in relazione alla medesima tecnologia.

Quanto alla due-diligence da condurre sulla titolarità dei sopra detti diritti di proprietà intellettuale, occorre:

- Identificare ogni inventore, sviluppatore, o parte compensata dall’Università o da altro soggetto che ha assistito o ha contribuito a realizzare o ha contribuito in altro modo allo sviluppo della tecnologia universitaria;

- Descrivere, seppur in maniera generica, ciascun contributo dell’inventore-ricercatore allo sviluppo della tecnologia licenziata

- Identificare e munirsi di copie di tutti gli accordi scritti fra i vari contitolari e descrivere ogni altro accordo conosciuto fra tutti i realizzatori e sviluppatori della tecnologia universitaria;

171 - Identificare e munirsi delle copie di tutti gli accordi, inclusi quelli della ricerca sponsorizzata fra l’Università e ogni altra parte terza relativi allo sviluppo della tecnologia universitaria;

- Identificare e munirsi di copie di tutti gli accordi scritti e descrivere ogni altro accordo conosciuto relativo alla con-titolarità della tecnologia universitaria o di parte/quota di essa;

- Far sottoscrivere una dichiarazione³¹⁴ ai ricercatori-inventori-sviluppatori in base alla quale essi dichiarano di essere i soli fautori dell’invenzione e di manlevare tanto l’Università quanto il partner in caso di comparsa di nuovi inventori (l’omissione di un inventore potrebbe, infatti, esporre il titolare e, a valle, i suoi aventi causa, ad azioni di rivendicazione o, nel caso italiano, alle più gravi conseguenze di cui all’art. 76, comma 1, lett. d), D.lgs n. 30/2005).

Va da sé, evidentemente, che a fronte di siffatta istruttoria, venga poi effettuata da ambo le parti anche una due-diligence sul potenziale commerciale della licenza. Il che comporterà automaticamente le seguenti operazioni:

- Verificare lo status della procedura di protezione e il controllo sulla corretta formazione dei titoli;

- Analizzare la robustezza dei titoli, rispetto alla tecnologia che si assume protetta e allo stato della tecnica;

- Determinare la maturità della tecnologia, in particolare per quanto riguarda il timing della commercializzazione;

- Identificare il mercato potenziale del prodotto, sia esso geografico che merceologico;

- Stimare le partecipazioni della licenziataria sulla fetta di mercato interessata;

- Stabilire un grado di royalty;

- Determinare se e quali miglioramenti del prodotto sviluppato possono venire acquistati dall’Università;

- Stimare gli introiti diretti dalla licenza;

314 J.S. Roberts, Determining Inventorship, Association of University Technology Managers Effective Manual, 2008. Cfr.

nel punto ove si sostiene che paradossalmente è meglio inserire più nomi di inventori che meno, ai fini di un’eventuale emendazione del testo: “… naming too many inventors (misjoinder) is a lesser error than naming too few (nonjoinder). Misjoinder is (usually) easy to correct, instead nonjoinder, the patent is susceptible to invalidation unless the inventive entity can be corrected…”.

- Aggiungere i redditi provenienti dalla vendita del materiale grezzo;

- Aggiungere i redditi dalle vendite dei prodotti non licenziati importati dall’Università;

- A questo ammontare, aggiungere: eventuali partecipazioni di capitale, la possibile stipula di un contratto di opzione per l’acquisto di future share azionarie, l’opzione di acquistare il controllo societario sulla licenziataria al termine della licenza.

- Detrarre i costi delle negoziazione della licenza, quelli di amministrazione e gestione.

Infine, non dimentichiamo l’importanza della redazione accurata e precisa di un accordo di riservatezza che tuteli la confidenzialità delle informazioni scambiate ed al contempo permetta alle parti di non vedersi bloccate nelle future ricerche volte a sviluppare l’invenzione accademica anche a mezzo di domande di brevetto ulteriori. Come più volte ribadito in precedenza, prima di tutto occorre che le Università si dotino di strutture logistiche che assicurino la sicurezza e privatezza delle informazioni e dei materiali scambiati.

4.3. Il rapporto commerciale fra le Università (in versione spin-off