4. LE BEST PRACTICES NEI CONTRATTI DI LICENZA BREVETTUALE
4.4 I PROFILI RILEVANTI PER L ’ INDIVIDUAZIONE DI BEST PRACTICES CONTRATTUALI
4.4.3. La proprietà dei miglioramenti post ricerca
- occorre infine riconoscere che le relazioni commerciali non sono statiche. Qualsiasi disposizione di un accordo deve, naturalmente, essere rispettata, ma l’adozione di una certa flessibilità anche nel corso della negoziazione dei contratti di licenza può essere una strategia valida nel forgiare solide partnership. Spesso è meglio concentrarsi sugli aspetti fondanti dell'accordo generale prima di entrare in discussioni su specifiche.
191 condivisi debbano essere mantenuti come segreti industriali dalle parti; 4) la natura della licenza che ciascuna parte avrà sui miglioramenti detenuti dall’altra; 5) la parte o le parti che avranno il diritto di depositare titoli di privativa industriale nazionali ed esteri e/o di ampliare le domande e/o di depositare titoli per tutelare successivamente i miglioramenti;
6) la parte o le parti che saranno tenute a sostenere i costi di siffatti depositi; 7) la parte o le parti che avranno la legittimazione attiva o passiva contro terze parti contraffattrici del titolo principale o dei miglioramenti; 8) la parte o le parti che dovranno sostenerne i costi;
9) il grado di cooperazione richiesto alla parte non coinvolta in siffatte controversie, che è particolarmente importante nel caso la vertenza riguardi i miglioramenti a titolarità condivisa. In ogni caso, comunque, qualora venisse concordato fra le parti che i miglioramenti spettano al partner licenziatario, le Università potrebbero comunque ricorrere ad una serie di espedienti per minimizzare le facoltà in capo al partner licenziatario, ridurne la portata o, altrimenti, beneficiare di tali sviluppi. Le istituzioni di ricerca potrebbero, ad esempio336, mantenersi un diritto di utilizzo di tutti quei miglioramenti/avanzamenti ottenuti fuori dal campo d’uso principale della tecnologia, o anche inserire nel contratto una previsione contrattuale che disponga un diritto di prelazione sulla vendita futura dei trovati.
Quello che è certo, comunque, è che se la titolarità del fore-ground resta condivisa, le problematiche accennate nel Cap. 3 quanto alla con-titolarità di risultati per loro stessa natura indivisibili non mancheranno di sorgere. Tra le varie opzioni proposte (titolarità per quota, titolarità per l’intero o joint-ownership) sarà la situazione del caso concreto a determinare quella preferibile, risolvendosi comunque ognuna di esse in un’amministrazione difficile del fore-ground. Come abbiamo visto, infatti, tutte le opzioni generano inconvenienti. La comunione per quote rende frammentato un bene che per sua stessa natura è indivisibile e perciò non può che favorire situazioni di blocco fra le parti.
Nel caso della joint-ownership, d’altra parte, ciascun soggetto è libero di amministrare il suo intero esponendo l’altro in toto a rischi di cattiva amministrazione. Volendo dare un parere sull’opportunità dell’una e dell’altra opzione, non ci sentiamo di esprimere una netta preferenza, trattandosi in entrambi i casi di una soluzione che finisce per porsi più in termini di convenienza del caso concreto che non di vera e propria efficienza. In tutti i casi,
336 N.A. Jacobs., The Law and business of licensing, Finnegan Goldscheider, Clark Boardman Company, 1979.
comunque, pare necessario regolare ex ante la situazione di comunione, arrivando a determinare quanto più nei dettagli possibile l’autonomia delle parti, per scongiurare comportamenti opportunistici da ambo i lati. Questa, a nostro avviso, è la pratica migliore da adottare a prescindere da quale soluzione finale si scelga di abbracciare. Granieri337 riporta come la regola della joint-ownership sia accettata solo in casi particolari, “come nel caso di scioglimento di joint-ventures, ovvero quando si tratti di conoscenze per lo più a livello di segreto (know-how) per le quali sia difficile stabilire la quota di titolarità di ciascuna parte coinvolta nel processo di creazione, mentre è ragionevolmente certo che tutte le parti vi hanno contribuito o lo faranno”. Nella prassi italiana, invece, in virtù del meccanismo del disposto incrociato dell’art. 6 e dell’art. 71 del Dlgs. N.
30/2005338, la regola della disposizione per quota è quella prescelta in virtù del rinvio diretto alle norme sulla comunione contenute nel Codice Civile italiano. Si deve comunque sottolineare che a livello europeo339, invece, la soluzione preferita è quella che cerca di mantenere una via mediana fra le due. Ovvero la joint-ownership con il correttivo per cui ogni parte è legittimata a concedere licenze non esclusive ai terzi (senza sub-licenza) con il doppio obbligo di preventiva informazione con gli altri contitolari e di corresponsione ad essi di una parte di compensi ricevuti per lo sfruttamento.
337 M. Granieri, La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria, Il Mulino, 2010.
338 Art. 6 Dlgs. N. 30/2005, Comunione “1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili. 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.” - Art. 71 Dlgs. N. 30/2005, Brevetto dipendente “1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. 2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente”.
339 Settimo Programma Quadro comunitario, 2007-2013, Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Decisione n. 969/2006/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011).
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