La rinegoziazione della licenza

145 contitolari, ma anche quello di non riferire loro la suddivisione dei guadagni. Quanto, poi, al caso di un contenzioso, nessun licenziatario di brevetto nel sistema statunitense può, a meno che gli altri contitolari aderiscano, essere parte attiva o passiva di un giudizio: ciò porta, di fatto, a situazione paradossali , allorchè si pensi che difficilmente tutti i licenziatari acconsentano ad essere parte di un contenzioso perché a ciò distratti dai contraffattori che arrivano con invitanti accordi mirati nei confronti ora dell’uno e ora dell’altro.

Nelle pratica degli istituti di ricerca sottoposti al vaglio di questo studio, comunque, si evince come normalmente, tanto nell’esperienza europea che in quella statunitense, si tenda a preferire la regola pro quota, anche perché l’altra opzione, quella per l’intero, “è di solito accettata in casi particolari, come per effetto di scioglimento di joint-ventures – precedentemente titolari della proprietà intellettuale – come regola di proprietà residuale, ovvero quando si tratti di conoscenze per lo più a livello di segreto (know-how), per le quali sia difficile stabilire la quota di titolarità di ciascuna parte coinvolta nel processo di creazione, mentre è ragionevolmente certo che tutte le parti vi hanno contribuito o lo faranno”²⁷² .

Si diceva poco sopra che l’oggetto del trasferimento tecnologico è per sua stessa natura “incerto” e che proprio a causa di siffatta incertezza non è facile poter ricomprendere nell’architettura contrattuale tutte le opzioni possibili di sviluppo della medesima tecnologia. Va da sé, infatti, che in seguito al trasferimento gli accadimenti che possono intervenire alla tecnologia trasferita sono del tutto imprevedibili. Come dice correttamente qualcuno²⁷³ “la possibilità che essa (la tecnologia) sia arricchita, migliorata, ampliata e applicata in ulteriori ambiti, e che i miglioramenti possano dar vita a autonomi titoli di proprietà, di valore o importanza addirittura superiore alla tecnologia originaria, rende necessari particolari accorgimenti contrattuali”. Se ad esempio dall’invenzione principale scaturiscono altre invenzioni o informazioni confidenziali, ciò andrà assolutamente regolato, salvo non voler rischiare che l’Università si veda privata della possibilità di beneficiare di evoluzioni della sua stessa invenzione. L’economista Yu Lin, riferendosi in particolare ai prodotti dell’Information Technology, sostiene che “the meaning of IT products might be dynamically expanded, and adapted to contemporary or future technological development”²⁷⁴. Pensiamo al concetto di modem, ad esempio.

Al momento della sua prima uscita sul mercato difficilmente il suo uso poteva essere associato al trasferimento dati ed informazioni, ma poi, con l’avanzamento della scienza e degli studi, ha visto evolversi la sua funzione sino a ricoprire un concetto del tutto differente e dunque impieghi completamente nuovi rispetto all’originario. Per non parlare del fatto che le tecnologie presuppongono, spesso, un’interoperabilità con mezzi e strumenti provenienti anche da paesi diversi da quello in cui la tecnologia principale è stata licenziata. Il che potrebbe voler significare dover, di volta in volta, rivedere l’accordo anche alla luce dell’ingresso di un nuovo paese e conseguentemente di un diverso sistema giuridico. Lin aggiunge²⁷⁵ che “in determining whether a specific product could satisfy the above criteria, relevant customs authorities must conduct an examination of the objective characteristics of products on a case by case basis to answer the following: which is the interoperability level of the product”. Solo rispondendo all’analisi dell’interoperabilità del trovato elettronico-informatico, infatti, ad avviso di Lin si potrebbero prevenire molti gap strutturali dell’accordo di licenza. Senza infine pensare al fatto che nel corso del suo sviluppo il trovato (in particolare quello tecnologico) può trasformarsi a tal punto da diventare “un altro” prodotto: sono proprio

273 M. Granieri, La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria: invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico, 2010.

274 T.Y. Lin, Tsay, Systemic Reflection on the EC-IT Product case, Journal of World Trade 45, 2011.

275 Ibidem.

147 questi i casi in cui andrebbe definito contrattualmente “a priori” cosa dovrebbe intendersi per “modifica sostanziale” del trovato allorchè si parla di miglioramenti tali da costringere le parti a dover rinegoziare la licenza. Ci si domanda da più parti se possa avere un senso, allora, predisporre una guidance allegata al contratto che aiuti a fissare i principi ed i criteri in base ai quali, seppur nell’irrimediabile trasformazione della tecnologia, interpretare i desiderata delle parti senza doverlo necessariamente rinegoziare.

Tutte queste fattispecie, se unite insieme, possono condurre a situazioni potenzialmente molto pericolose prima di tutto per le parti in causa, poi per il trasferimento tecnologico in sé. Ciò significa, insomma, che non solo sarebbe opportuno disciplinare ex ante il regime dei miglioramenti o delle invenzioni derivate ma occorrerebbe anche incentivare le parti a farlo affinché non si crei il rischio che il licenziatario li occulti, con ciò creando situazioni di spiacevoli inadempienze. Nulla esclude che contrattualmente l’istituzione licenziante vieti al licenziatario di condurre ricerche sulla tecnologia sotto licenza, limitando ancora di più l’ambito dei comportamenti leciti e rendendo manifeste le condotte pro-dromiche alle fattispecie di patenting e inventing around, ma a nostro avviso ciò risulterebbe in un irrimediabile arresto del progresso e dello sviluppo che, invece, va sempre incentivato.

Si ricordi, infine, che i costi per la negoziazione di una licenza possono essere rilevanti e devono tenere conto di molti aspetti. Ciò detto, è evidente che, sebbene rinegoziare non significhi necessariamente dover sostenere tutti i costi sostenuti nella fase iniziale della licenza, può comunque voler dire doverne sostenere la maggior parte. A fini meramente esemplificativi, si citano: costi di preparazione dei documenti; spese legali da ambo le parti; costi di trasferta e di salario dei funzionari impiegati a rinegoziare; costi legati alla stima preliminare e tecnica dei materiali grezzi coinvolti, le strutture, gli spazi; costi del mantenimento delle privative industriali; spese vive della stampa di materiali e documentazioni; costi di assistenza legale; costi legati agli audit-test qualitativi; costi di ricerca e sviluppo dei prodotti licenziati; costi legati alle garanzie ed alle manleve (coperture assicurative); costi legati ad un potenziamento del processo volto a testare la qualità e lo sviluppo dei prodotti licenziati; costi amministrativi di gestione di una licenza; tasse sui redditi da brevetto.