I Material Transfer Agreements (M.T.A.)

periodici) sarebbe forte l’incentivo a causare una pronuncia di invalidità proprio ad opera del cessionario, dopo aver usufruito della privativa per un certo periodo di tempo”⁹⁷.

A completamento del quadro generale sopra delineato ci preme inoltre aggiungere che, pur trattandosi di un trasferimento a titolo definitivo, la cessione del titolo/della domanda/del know-how in ambito accademico viene tendenzialmente accompagnata dalla previsione della collaborazione degli inventori-ricercatori anche nella fase successiva al trasferimento. E ciò normalmente per cercare di agevolare il passaggio della tecnologia, e consentire al cessionario-acquirente di realizzare al meglio la tecnologia acquisita. Nel caso in cui, poi, unitamente alla cessione non venissero previste obbligazioni di collaborazione in capo ai ricercatori, possono essere stipulati dei contratti di consulenza professionale ex post con i ricercatori-inventori della tecnologia licenziata (di cui parleremo ampiamente per ciò che riguarda la licenza).

In merito, infine, al quantum volto a compensare il trasferimento di tecnologia a titolo definitivo, normalmente nella cessione si registrano pratiche di pagamenti una tantum (anche detti lump-sum payment)⁹⁸. Più difficilmente, infatti, si ricorre alla tecnica della royalty, o comunque a pagamenti continuati e variabili che, se previsti, vengono legati al verificarsi di fattori esterni o di condizioni rimesse al comportamento di terze parti.

67 contratto di comodato gratuito a termine, dunque avente natura reale, poiché presuppone la consegna del materiale. A tal proposito ci preme perciò ricordare che il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e non può concedere a un terzo il godimento della medesima senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno. Entro tale cornice prima di tutto, allora, deve essere inquadrato l’M.T.A. Successivamente vanno definiti i diritti e gli obblighi del concedente e del ricevente avendo particolare riguardo ai materiali forniti ed ai loro derivati. Materiali biologici come i reagenti, i plasmidi, i vettori, le linee cellulari sono i materiali più frequentemente trasferiti, nonostante gli M.T.A. possano venire usati anche per altri tipi di materiali, quali i composti chimici ed alcuni tipi di software. I settori di maggiore sviluppo degli M.T.A., se si osserva il fenomeno da un punto di vista statistico, si concentrano infatti per un 20% nel campo della Medicina Interna, della Biologia Chimica e della Patologia, mentre per il restante 80% in quello della Genetica, e della Biotecnologia.

Tradizionalmente si è soliti distinguere tre tipi di M.T.A.: quelli che regolano il trasferimento di materiale dall’Accademia ad altro centro di ricerca, quelli che regolano il passaggio degli stessi dall’industria (in senso lato) all’Accademia ed infine quelli che ne regolamentano il passaggio dall’Accademia all’industria. Ciascuna tipologia presenta caratteristiche sue proprie, ed altrettanto differenti condizioni di utilizzo dei composti trasferiti. Ciò significa, dunque, che gli M.T.A., più di altri accordi afferenti al trasferimento tecnologico, sono accordi caratterizzati da una forte atipicità contenutistica, che necessita di essere di volta in volta esemplata ed interpretata a seconda della natura del materiale trasferito. Tant’è vero che, com’è agevole immaginare, alcuni materiali possono essere coperti da una regolamentazione speciale che deve essere tenuta in considerazione dalle convenzioni delle parti⁹⁹.

Analizziamo adesso separatamente le prime due tipologie di trasferimento materiali, che poi sono le più frequenti nel processo del trasferimento tecnologico a livello accademico.

99 L’esempio più evidente in Italia è quello degli embrioni umani, di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

Lo scambio di materiale fra Università ed altri Centri di ricerca (o comunque organizzazioni no-profit) a mezzo di M.T.A. è uno strumento molto utile per agevolare il processo di condivisione di conoscenze fra ricercatori (anche da diverse parti del mondo).

Trattasi di uno scambio in fondo relativamente semplice e senza preoccupazioni particolari, dal momento che le parti in causa sono due enti di ricerca. Ecco il perché, allora, del successo dei modelli standard di M.T.A. di libera fruizione proposti da istituti di ricerca (e/o associazioni di categoria) volti a facilitare la cooperazione e promozione del trasferimento tecnologico, evitando difficoltà derivanti dall’utilizzazione di soluzioni tra loro incompatibili¹⁰⁰. Negli Stati Uniti d’America, per esempio, il National Institutes of Health (N.I.H.) e l’Association of University Technology Managers (A.U.T.M.) hanno stabilito di comune accordo un modello uniforme di M.T.A., denominato Uniform Biological Material Transfer Agreement (U.B.M.T.A.)¹⁰¹. Tale accordo è ormai comunemente invalso in quasi tutte le Università statunitensi per agevolare lo scambio di materiale biologico tra istituzione ed istituzione. Trattasi di un accordo che si perfeziona normalmente con il semplice scambio di due lettere¹⁰² fra la parte concedente e quella ricevente in cui viene descritto nel dettaglio il materiale biologico trasferito.

Lo scambio di materiale fra Università ed impresa, invece, è forse la pratica più frequente di M.T.A. e la più invalsa nel trasferimento tecnologico, poiché è prassi dei ricercatori utilizzare il materiale fornito dall’industria per procedere a ricerche e sperimentazioni. Cionondimeno, comunque, rimane quella meno studiata proprio per la sua atipicità. Solitamente siffatti M.T.A. tendono a cercare il loro bilanciamento tra le richieste dell’impresa volte a detenere tutti i diritti scaturenti dalle invenzioni che dovessero emergere dal materiale studiato dai ricercatori ed i diritti/facoltà facenti capo tradizionalmente all’Università. A cercare di ottenere il bilanciamento fra gli opposti interessi si dedicano gli Uffici del trasferimento tecnologico delle Università/Centri di ricerca che negoziano le trattative caso per caso, avendo particolare riguardo alle

100 “In effetti, la predisposizione da parte di uno stesso ente di propri modelli da utilizzare per i casi di acquisizione (in-going MTA) e di concessione di materiale (out-going MTA) potrebbe creare conflitti nella negoziazione con altra istituzione che, specularmente, pretenda di utilizzare altri formati” (cfr. M. Granieri, La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria: invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico”, Il mulino, 2010).

101 Si è cercato da più parti di utilizzare lo stesso sforzo uniformatore per la produzione di policy contrattuali standard di M.T.A. anche nel rapporto Accademica/industria, ma ad oggi non si registrano ancora risultati soddisfacenti.

102 Implementing Letter Agreement e Simple Letter Agreement, a seconda dello stadio di protezione del materiale trasferito.

69 obbligazioni delle parti ed all’entità dell’apporto fornito dagli eventuali sponsor della ricerca.

Storicamente le prime bozze di M.T.A. di cui al rapporto Università/impresa (che riguardavano prevalentemente materiale organico) non consistevano in altro se non nello scambio di due lettere richiedenti la presa d’atto che il materiale scambiato fosse confidenziale e che non poteva, a nessun titolo o ragione, venire passato a terze parti¹⁰³. Piano piano, poi, le formule in esse contenute si sono sempre più formalizzate e la struttura ha iniziato ad esemplarsi e variare caso per caso. La maggior parte degli M.T.A. contiene oggi clausole basate sulla dichiarazione che il ricevente non può vantare alcun diritto di proprietà intellettuale sulle eventuali scoperte nate dall’impiego-studio-sperimentazione dei materiali. Vi sono casi in cui, poi, gli M.T.A. si risolvono nella cd. reach-through license, a mezzo della quale, cioè, il concedente si riserva diritti di reach-through (cioè licenze d’uso variamente configurate) sulle conoscenze e sui materiali che spettano all’utilizzatore; o altri in cui si concretizzano in un rapporto di collaborazione fra le parti, ove cioè i nuovi materiali che nascono sono da considerarsi in comunione fra esse, poiché nati da un’attività sperimentale condotta congiuntamente (in quel caso le condizioni di utilizzo si risolvono in licenze incrociate). In tutti i casi, comunque, le clausole contrattuali devono essere costruite in modo tale da non limitare lo scambio di materiali ma da incentivare la ricerca: è per questo che normalmente la redazione ed approvazione di un M.T.A. è un’operazione impegnativa e complessa¹⁰⁴, che richiede un certo tempo¹⁰⁵. Fra le problematiche che possono emergere nella pratica dell’uso degli M.T.A. che coinvolgono le Università ed i Centri di ricerca¹⁰⁶ e a cui occorre guardare al fine di non ostacolare il trasferimento tecnologico, bisogna avere particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- lesione alla riservatezza: quando un’informazione confidenziale è scambiata unitamente al trasferimento del materiale, l’impresa può richiedere che siffatta informazione non venga

103 Cfr. K.W McCain, Communication, Competition, and Secrecy: The Production and Dissemination of Research-Related Information in Genetics, Science, Technology, & Human Values, 1991.

104 Il direttore della Pennsylviania University (U.S.A.) ha recentemente fatto notare in un’intervista come dal 1997 ad oggi gli M.T.A. nella suddetta Università erano duplicati da 197 a 425 e che le clausole contrattuali sono divenute molto più complesse.

105 A tal proposito M. Granieri (M. Granieri, La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria: invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico”, Il mulino, 2010) sottolinea che “(…) dal punto di vista della tecnica di redazione del contratto, le clausole espressamente disciplinanti il regime della proprietà intellettuale o dei materiali derivati sono influenzate, quanto a efficacia, dalle clausole con le quali si definisce il materiale trasferito e la progenie” .

106 Nei casi in cui la parte ricevente fosse un’industria privata sarebbe auspicabile un uso alternativo dell’M.T.A. come strumento di trasferimento tecnologico, ponendo maggiore attenzione ai potenziali risvolti economici.

ulteriormente diffusa. Se però l’informazione è necessaria per interpretare i risultati della ricerca ottenuti durante l’utilizzo dei materiali, l’utilizzo della medesima informazione potrebbe anche essere necessaria per la pubblicazione degli stessi.

- ritardo nella pubblicazione: per proteggere le invenzioni eventualmente brevettabili che dovessero scaturire dallo studio dei materiali, le imprese possono richiedere di rivedere le ricerche effettuate dagli scienziati prima della loro pubblicazione (abstracts), il che potrebbe praticamente ritardarne la diffusione dei loro risultati.

- uso dei materiali nelle ricerche sponsorizzate: molti M.T.A. nel rapporto Accademica/impresa vietano l’uso di materiali e dei risultati da essi scaturenti nelle ricerche sponsorizzate (da terze parti o dall’impresa medesima).

- definizione dei materiali: la particolarità dei materiali che vengono concessi in uso attraverso gli M.T.A. sta nel fatto che, trattandosi per lo più di materiali biochimici, genetici ed organici, essi tendono a riprodursi naturalmente durante la fase sperimentale e di osservazione, cioè durante la detenzione da parte di colui che le riceve. Questa circostanza naturale impone di comprendere e disciplinare chi sia il proprietario di quella che, nella prassi contrattuale, viene per lo più definita come progenie (progeny), cioè il frutto naturale del materiale organico concesso in uso. Lo stesso vale, evidentemente, per tutti quei

“materiali vivi” per cui occorre disciplinare cosa si debba intendere per “evoluzione”,

“miglioramento”, ecc. È evidente, infatti, che

il concedente normalmente sia interessato a fornire una definizione del materiale che include non solo il materiale originario, ma anche modificazioni, miglioramenti e prodotti derivativi. E che, se il concedente rivendicasse la paternità di siffatti miglioramenti, a questi spetterebbero anche i risultati della ricerca. Ed il ricevente potrebbe essere perciò bloccato dall’usare i risultati della ricerca in altri progetti, trasferirli a terze parti, nonché assicurare che i risultati siano resi pubblici. Vale appena il caso di ricordare, inoltre, che il comodatario -ricevente- è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Ciò significa che, ancor qui, occorre prestare bene attenzione a ciò che si intende con la dicitura “materiale”, salvo poi in capo al ricevente l’obbligo di dover restituire anche i risultati della ricerca medesima o comunque più materiali di quelli presi in comodato.

- conflitti con accordi già esistenti: potrebbero nascere conflitti tra le obbligazioni contenute in due M.T.A. sul medesimo materiale ma risalenti a due diversi periodi. I

71 materiali potrebbero essere trasferiti con diversi accordi e dunque potrebbero risultare obbligazioni antitetiche sulla medesima invenzione.

Dalle problematiche sopra delineate emerge, quindi, la necessità di un’architettura precisa e puntuale delle clausole contrattuali contenute negli M.T.A., avendo ben presente che la finalità cui deve tendere un accordo del genere è quella di “contenere condizioni di licenza in grado di conciliare i vari aspetti e consentire, così, che la proprietà intellettuale non blocchi l’attività scientifica, soprattutto pubblica” (Draft Report to the Commission 2007b, 51). A dispetto, comunque, delle problematiche potenzialmente emergenti, alcuni studi di natura economica sul tema del trasferimento tecnologico¹⁰⁷ hanno recentemente evidenziato che apparentemente proprio l’impiego di M.T.A. consente di ridurre i costi transattivi della negoziazione fra le parti e dunque di incentivare l’attività brevettuale, facilitando la circolazione di materiale protetto. In particolare, Stern arriva persino a sostenere¹⁰⁸ in un suo saggio che gli M.T.A. devono essere considerati un complemento per i brevetti (con particolare riguardo alle scoperte biotecnologiche): “Putting MTAs in place at the time of patent approval lowers the cost of mutually beneficial transactions between the developers of materials and follow-on researchers and widens the availability of patented biomaterials.”¹⁰⁹