La figura dell’host provider attivo

Come già anticipato, la Direttiva 2000/31/CE garantisce l’esenzione della responsa- bilità per il provider nell’ipotesi in cui la sua condotta sia «di ordine meramente tecnico, au- tomatico e passivo», ossia nel caso in cui il suo comportamento sia neutrale rispetto ai con- tenuti oggetto del servizio e pertanto lo stesso sia qualificabile come host passivo. Ciò trova conferma nel Considerando 42, il quale specifica che «le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di ser- vizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso

171 _{F. DI CIOMMO, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line: a proposito della sentenza} Google/Vivi Down, in Dir. inform., 2010, p. 853, disponibile all’URL:http://www.law- economics.net/workingpapers/L&E-LAB-LAW-26-2010.pdf.

172 _{R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata,} cit., p. 69.

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ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la tra- smissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che impli- ca che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le in- formazioni trasmesse o memorizzate».

Ben presto, tuttavia, l’evoluzione dei servizi in Internet ha portato all’affermazione di una nuova figura di intermediario, la quale si caratterizza per un ruolo differente da quello del tipico provider passivo. Ciò ha indotto le corti degli Stati membri all’elaborazione del concetto di provider attivo, che in quanto tale non gode delle esenzioni in tema di responsa- bilità previste dalla Direttiva 2000/31/CE. La Corte di Giustizia è intervenuta sul punto, cercando di fare chiarezza sulla questione e delineando i contorni della definizione174_{; in tal} senso, assumono rilievo le sentenze:

• CGUE, 23 marzo 2010, Google c. Louis Vuitton Malletier175

La dottrina ritiene che la pronuncia della Corte di Giustizia del 23 marzo del 2010 re- lativa alle cause riunite C236/08, C-237/08 e C-238/08 rappresenti il leading case rispetto al regime di esonero da responsabilità degli intermediari176_{. I casi prendono avvio a seguito di} una serie di violazioni di marchio perpetrate attraverso l’uso del c.d. «AdWords», servizio di Google che consente agli annunci degli inserzionisti di apparire, dietro corrispettivo, a fian- co di marchi famosi quando si digita il nome di quest’ultimi. In questa ipotesi l’inserzione pubblicitaria risulta esser collocata in un’apposita sezione, quella dei c.d. «link sponsorizza- ti»177_{. Tale pratica era stata contestata dalla LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Nello spe-} cifico, rispetto alla questione del regime di responsabilità dell’ISP assume importanza la ter- za questione pregiudiziale178_{, che indaga circa l’applicabilità al prestatore del servizio}

174 _{R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata,} cit., p. 90.

175 _{CGUE, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Mal-} letier SA, Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, 23 marzo 2010.

176 _{In questo senso F. RIZZUTO, The liability of online intermediary service providers for infringements of intellectual proper-} ty rights, in Computer and Telecommunications Law Review, 2012, p.8; E. BONADIO, Trade marks in online marketplaces:

the CJEU’s stance in L’Oreal v. ebay, in Computer and Telecommunications Law Review, 2012, p. 37.

177 _{Si vedano le conclusioni dell’Avvocato Generale Poiares Maduro del 22 settembre 2011, Google France} SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, cit., parr. 10 – 11.

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«AdWords» della previsione di cui all’art.14 della Direttiva 2000/31/CE179_.

Nell’affrontare la questione, il giudice comunitario ritiene che il motore di ricerca debba esser qualificato come host provider ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 14 specificando, tuttavia, che spetti ai giudici nazionali la valutazione circa la sussistenza o meno in capo all’intermediario di un ruolo neutrale180_{, fornendo in tal senso una serie di in-} dicazioni utili ad orientare questo compito delle corti181_{. In particolare, il giudice nazionale} dovrà dapprima vagliare le attività poste in esser in concreto dal provider e poi dovrà consi- derare il comportamento conseguente alla presa di coscienza della violazione. Con rifer- mento al primo passaggio, la Corte ha chiarito che la sola redazione attiva del messaggio pubblicitario o la selezione delle parole chiave configurano atteggiamenti tali da escludere un ruolo neutrale dell’intermediario: si avrà quindi un host attivo, consapevole dell’illecito182_. Rispetto al secondo punto, si dovrà verificare che il provider a conoscenza dell’illecito si attivi prontamente per porvi rimedio, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze. Permane tuttavia il dubbio relativo ai presupposti che determinano il raggiungimento dell’effettiva conoscenza, poiché la stessa Corte omette di prendere posizione sul punto.

In conclusione, è possibile affermare che applicando questi due criteri all’attività di

posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la vi- sualizzazione di un link che offre la possibilità di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore per mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo per contraddistinguere prodotti identici o simili, senza l’autorizzazione del titolare di tale marchio, leda di per se stesso il diritto esclusivo garantito a quest’ultimo dall’art. 5 della [Direttiva 89/104]. 2) Se l’art. 5, n. 1, lett. a) e b) della [Diret- tiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati e orga- nizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di link pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddi- stinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare. 3) Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della di- rettiva [89/104] e del regolamento [n. 40/94], se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizza- zione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell’art. 14 della [Direttiva 2000/31], di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell’uso illecito del segno da parte dell’inserzionista».

179 _{Come appunto prevede l’articolo 14 della direttiva.}

180 _{Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel} SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Tho- net, Bruno Raboin, Tiger SARL, cit., parr. 114 e 119.

181 _{Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel} SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Tho- net, Bruno Raboin, Tiger SARL, cit., par. 109.

182 _{Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c. Viaticum SA, Luteciel} SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Tho- net, Bruno Raboin, Tiger SARL, cit., parr. 116 e 118.

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AdWord emerge come il ruolo dell’intermediario sia neutrale, poiché tale strumento opera in modo automatizzato, senza lasciare spazio ad alcun ruolo attivo183_.

• CGUE, 12 luglio 2011, L'Oréal c. eBay184

Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha tentato di tracciare il profilo dell’operatore economico diligente, dotato di un ruolo attivo con riguardo ad operazioni di e-commerce poste in essere dai propri utenti. In questo caso, i giudici europei hanno dato av- vio al riconoscimento di una responsabilità dei gestori dei mercati online per illeciti posti in esser dai loro utenti, facendo leva sul concetto di diligenza, andando oltre a tradizione pre- cedente incentrata su un concetto di favor illimitato per l’intermediario185_.

Nello specifico, la causa L'Oréal c. eBay International AG origina da una serie di casi re- lativi ad aste in cui alcuni utenti di eBay avevano messo in vendita dei prodotti di L'Oréal senza il consenso di quest’ultima186_{. eBay infatti mette a disposizione dei propri clienti delle} piattaforme utilizzabili per aste online o per la vendita di prodotti mediante negozi online; per accedere a tali servizi, tuttavia, devono esser accettate una serie di condizioni tra le quali spicca il divieto di vendere materiale contraffatto187_{; regola che nei casi in questione sem-} brava esser stata violata. In un simile contesto L’Oréal lamentava la violazione dei marchi e la riteneva imputabile anche alla celebre piattaforma online.

Ai fini della trattazione relativa al regime di responsabilità del provider rilevano, rispet- to al caso, due questioni pregiudiziali sottoposte al giudice comunitario: se alla piattaforma online fosse applicabile l’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, in materia di esenzione della responsabilità e se, con riguardo al criterio dell’effettiva conoscenza dell’illecito, fosse suffi- ciente la consapevolezza che sul proprio sito in passato fossero state compiute violazioni dello stesso tipo188_{. La Corte di Giustizia, con riguardo alla prima questione, stabilisce che}

183 _{R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata,} cit., p. 92.

184 _{CGUE, C-324/09, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK)} Ltd c. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, 12 luglio 2011.

185 _{B. MARUCCI, La responsabilità civile in rete: necessità di introdurre nuove regole, cit., p. 23.} 186 _{Si trattava di prodotti contraffatti o non destinati alla vendita o al mercato europeo.}

187 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., parr. 26-31.

188 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., par. 50, n. 9.

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l’art. 14 debba «essere interpretato nel senso che esso si applica al gestore di un mercato on- line qualora non abbia svolto un ruolo attivo che gli permette di avere conoscenza o con- trollo circa i dati memorizzati». In questo caso, come già avvenuto in passato189 _{il giudice ha} delegato alle corti dei singoli Stati il compito di accertare se il provider avesse tenuto o meno un comportamento qualificabile come neutrale190_{. Nel fare questo ha indicato sia gli ele-} menti per la valutazione dell’apporto fornito dall’intermediario, sia le condizioni utili a de- terminare la sua effettiva conoscenza191_.

Con riferimento alla prima questione, è stato specificato che il provider non può esser considerato come attivo per il semplice fatto di aver memorizzato sui propri server offerte di vendita, aver stabilito modalità di erogazione del servizio (ed in particolare che tale servizio fosse a pagamento) e aver informazioni ai clienti-venditori192_{. Tuttavia, la Corte ha rilevato} come nel caso di specie debba esser ravvisato un ruolo attivo dell’ISP eBay (comportante l’inapplicabilità dell’esonero di responsabilità) consistente «nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi o nel promuoverle», da cui deriva una sua necessaria conoscenza dell’illecito o almeno un suo controllo sui materiali ospitati193_{. Il giudice comu-} nitario adotta, quindi, un’interpretazione innovativa, che chiarisce i criteri cui ricorrere per considerare il provider esente da responsabilità. Nello specifico si fa riferimento al criterio di diligenza nella valutazione del comportamento dell’operatore economico194 _{e all’effetto uti-}

189 _{In tal senso si veda Google France SARL, Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL c. Viati-} cum SA, Luteciel SARL, Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL, cit.

190 _{Si vedano i parr. 111-113: «la circostanza per cui il fornitore del servizio online possa essere qualificato co-} me hosting provider non è infatti di per sé sufficiente ad applicare l’esenzione di responsabilità di cui all’articolo 14 n.1 della Direttiva e-Commerce. Quest’ultimo deve essere infatti interpretato anche alla luce del suo contesto e dello scopo della normativa di cui fa parte. Se quindi il provider, anziché limitarsi ad un ruolo tecnico e neu- trale, assume un ruolo attivo tale per cui lo si possa ritenere a conoscenza della violazione, questi non potrà andare esente da responsabilità».

191 _{R. IMPERADORI, La responsabilità dell’Internet Service Provider per violazione del diritto d’autore: un’analisi comparata,} cit., p. 94.

192 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford,Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., par. 115.

193 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford,Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., par. 116.

194 _{La sentenza stabilisce che l’intermediario non possa fruire dell'esonero da responsabilità di cui sopra, se}

era al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto con- statare l'illiceità di cui si tratta ed agire prontamente in conformità con l'art. 14 della Direttiva 2000/31 per rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso. Di contro, il suo comportamento sarà diligente laddove la segnalazione ricevuta dal provider da parte degli utenti sia accompagnata da prove di «atti o circostanze che

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le del diritto comunitario195_{. In considerazione del primo parametro, il provider non potrà} beneficiare dell’esenzione della responsabilità ex art. 14 qualora fosse a conoscenza di circo- stanze che avrebbero consentito ad un operatore economico diligente di desumere la cono- scenza dell’illecito196_{; quindi, nell’ipotesi in cui non tenga il grado di diligenza richiesto, an-} che l’intermediario che non svolge un ruolo attivo potrà esser considerato responsabile. Al- la luce del secondo parametro, invece, si chiarisce che la nozione di conoscenza ex art. 14, lettera a) deve esser interpretata «nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circo- stanze»197_{. In tal caso, la Corte di giustizia richiama l’ipotesi in cui il provider venga a cono-} scenza dell’illecito attraverso un’attività di controllo compiuta in maniera autonoma, di pro- pria iniziativa ovvero a seguito di una notifica da parte dell’interessato198_{. In quest’ultimo} caso viene specificato che la mera notifica non può precludere di per sé l’applicazione dell’esonero della responsabilità, poiché manca una previsione che ne fissi le condizioni di validità ed i confini entro i quali possa esser considerata legittima199_{. Stando così le cose, la}

rendono manifesta l’illegalità» dei materiali caricati dagli utenti, in linea con quanto previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE e l’intermediario si sia attivato «immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso». Diviene, quindi, fondamentale la questione dell’individuazione delle informazioni che devono esser fornite dal titolare dei diritti affinché sorga in capo a quest’ultimo l’obbligo di attivarsi per la lo- ro rimozione.

195 _{In base a questo principio, il diritto comunitario deve essere interpretato in modo tale da favorire il rag-} giungimento dello scopo prefissato. Per una riflessione sul punto si veda R. ADAM e A. TIZZANO, Lineamenti

di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2010, pp. 239 ss.

196 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., par. 120.

197 _{L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd c. eBay Interna-} tional AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford,Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi, cit., par. 121.

198 _{Su impulso della giurisprudenza comunitaria eBay si è dotata di una serie di mezzi di auto-tutela: si tratta di} strumenti gratuiti che consentono ai titolari di diritti eventualmente lesi di identificare le inserzioni illecite e di segnalarle al portale per la rimozione. Tra questi vi è: VeRO, un programma che consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di segnalare inserzioni che ne costituiscano violazione; buyer protection programme, un programma che consente al compratore che lamenti la contraffazione del prodotto acquistato di ottenerne il rimborso; trust and safety, un dipartimento con circa 4000 dipendenti che si adoperano per la risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza del sito (si veda M. BARIÉ, Il mondo del web: profili di tutela dei diritti IP nell'era del commercio elettronico, in Ilsole24ore.com, 25 maggio 2015, disponibile all’URL: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-05-25/il-mondo-web- profili-tutela-diritti-ip-era-commercio-elettronico-170759.php). Tuttavia, appare necessario evidenziare come, nonostante queste soluzioni rappresentino un passo in avanti in materia, il delicato equilibrio di interessi sot- teso al regime di responsabilità degli intermediari renderebbe necessario un intervento legislativo volto a chia- rire i requisiti essenziali delle notifiche di denuncia rivolte agli stessi providers.

199 _{L’ISP difatti non possiede l’autorità e soprattutto le competenze necessarie a verificare se la condivisione} di materiali da parte degli utenti configuri l’illecito lamentato, né tantomeno se il soggetto che compie la se-

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Corte evidenzia come tale comunicazione rappresenti comunque un elemento di cui il giu- dice nazionale debba tener conto ai fini della valutazione della sussistenza di una effettiva conoscenza dell’ISP200_{. In questo senso è possibile affermare come con questa sentenza,} sebbene non si sia fatta ancora chiarezza sulla materia, si siano comunque fatti dei passi in avanti; sarebbe però opportuno, ai fini di una maggior efficienza del sistema, indicare i re- quisiti di validità della notifica201_.

In ultima istanza è necessario rilevare l’importanza di questa pronuncia rispetto alla questione dei provvedimenti inibitori. L’Oréal aveva affermato che, nonostante eBay non potesse esser considerata direttamente responsabile per la violazione dei suoi marchi, nei suoi confronti dovesse comunque esser emessa un’ingiunzione ex art. 11 della Direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale202_{. La norma prevede che: «Gli Stati} membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una viola- zione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei con- fronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della vio- lazione. (…) Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE». Quest’ultimo prevede che «gli Stati membri si assicurano che i titolari dei di- ritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi». Il carattere