Il comma 4 dell’articolo 23 TRIPs ha introdotto la possibilità di intraprendere negoziati al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche relative ai vini. Più precisamente, già la normativa TRIPs specificava che i negoziati avrebbero dovuto avere ad oggetto la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema; in seguito, con la Dichiarazione di Singapore95, la disciplina ha incluso anche le denominazioni relative alle bevande alcoliche.
L’interpretazione del comma 4 dell’articolo 23 TRIPs ha sollevato sin da subito un ampio e ricco dibattito tra i Paesi membri dell’OMC96, i quali hanno espresso principalmente tre posizioni: la prima, sostenuta dall’Unione europea e dai suoi Stati membri; la seconda promossa dagli Stati Uniti, a cui in un secondo tempo si sono affiancati altri Paesi, ed infine la terza, portata avanti da Hong Kong97.
93 L’articolo 24, comma 8, dell’Accordo stabilisce: “The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person’s name or the name of that person’s predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public”. 94 L’articolo 24, comma 9, dell’Accordo recita: “There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country”.
95 Si tratta del documento WT/MIN(96)/DEC, reperibile sul sito dell’OMC.
96 C. DORDI, in op. cit., p. 242 e ss., si è interrogato sull’obbligatorietà o meno della partecipazione al
sistema multilaterale di notifica e sugli effetti giuridici della registrazione. Secondo l’autore, interpretando il comma 4 dell’articolo 23 alla luce dell’articolo 1, comma 1 e dell’articolo 24, comma 1, la partecipazione al sistema deve essere volontaria, mentre gli effetti giuridici della registrazione devono essere vincolanti per tutti i membri che scelgono di avvalersi del sistema per migliorare la protezione delle proprie indicazioni geografiche.
97 F. ADDOR, A. GRAZIOLI, in op. cit., p. 883, hanno affermato che, diversamente da quanto avviene negli
altri negoziati in corso in seno all’OMC, dove si riscontra una frattura tra i Paesi del Nord del mondo e quelli del Sud, nel caso dei negoziati sugli sviluppi della disciplina relativa alle indicazioni geografiche, la frattura è tra Paesi del “Vecchio Mondo” e Paesi del “Nuovo Mondo”. V. RUBINO, in op. cit., p. 169, parla di Paesi del Nuovo Mondo, riferendosi a quegli Stati, generalmente caratterizzati da sistemi di common law, che hanno scelto di mantenere le denominazioni geografiche dentro l’area giuridica del marchio. In particolare, secondo l’autore “le ragioni della scelta sono state generalmente individuate nella mancanza di tradizioni
enogastronomiche forti, cui si contrapponeva un forte orientamento al mercato ed alla libera iniziativa imprenditoriale. È stato poi anche sostenuto che i Paesi in oggetto sono generalmente stati interessati da
L’UE, con l’appoggio di altri Paesi aderenti all’OMC, tra cui India, Turchia e Svizzera, ha avanzato, nel corso degli anni, una serie di proposte con l’obiettivo di istituire un registro multilaterale per la notifica delle indicazioni geografiche relative ai vini ed alle bevande alcoliche ed estendere la protezione sancita dall’articolo 23 TRIPs anche ai prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande alcoliche.
Sul fronte opposto, si sono sin da subito schierati gli Stati Uniti, presto sostenuti da alcuni importanti produttori di beni agricoli ed alimentari quali Argentina, Canada, Cile e Australia. Questa seconda posizione si contraddistingue per una ferma opposizione alla proposta avanzata dall’Unione europea, mirante esclusivamente alla creazione di un sistema di notifica multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche dal carattere strettamente informativo, a fronte di un’interpretazione in senso restrittivo del comma 4 dell’articolo 23 TRIPs.
La terza posizione è quella sostenuta da Hong Kong, che ha avanzato una proposta intermedia rispetto alle due principali.
Nei paragrafi successivi saranno illustrate le tre diverse posizioni attraverso un’analisi dei documenti sottoposti alla discussione dalle varie parti coinvolte. L’obiettivo è quello di inquadrare le difficoltà che hanno caratterizzato, e caratterizzano tuttora, il negoziato sull’evoluzione della protezione internazionale delle indicazioni geografiche98.
1.5.1 La posizione dell’Unione europea: la prima proposta
L’Unione europea ha presentato la sua prima proposta nel luglio del 1998, dando il via ai negoziati ed al dibattito all’interno del Consiglio TRIPs relativamente alle modifiche da apportare alla disciplina inerente la protezione internazionale delle indicazioni geografiche99.
Sin da subito, l’UE ha affermato la necessità di aumentare la protezione prevista per i prodotti diversi dai vini e dalle bevande alcoliche. Infatti, già nel primo documento presentato, seppur relativo alla creazione di un registro multilaterale per le indicazioni
forti ondate migratorie, ciascuna delle quali ha tendenzialmente tentato di riprodurre nella “nuova patria” i prodotti tipici della terra d’origine. Si sarebbe così creata una sorta di cultura della riproduzione delle specialità gastronomiche, evidentemente in antitesi con le tutele forti accordate alle ricette ed alle denominazioni degli alimenti di qualità nei Paesi d’origine”.
98 Nel dicembre 2013 a Bali è stato raggiunto un importante accordo tra i Paesi membri dell’OCM che ha
permesso di avanzare su diverse tematiche comprese nella cosiddetta Agenda di Doha. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’intesa raggiunta abbia o meno interessato anche la parte relativa alla discussione sull’evoluzione della protezione internazionale delle indicazioni geografiche.
99 Si tratta del documento IP/C/W/107, scaricabile direttamente dal sito dell’Organizzazione Mondiale del
geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, l’UE ha auspicato l’estensione del sistema di registrazione a tutte le indicazioni geografiche100.
Vediamo ora nel dettaglio in che cosa consisteva la prima proposta avanzata dall’Unione europea. Innanzitutto, come già anticipato, in questo suo primo documento l’UE ha presentato una proposta per creare un registro multilaterale per le indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche, come previsto dallo stesso comma 4 dell’articolo 23 TRIPs e dalla Dichiarazione di Singapore.
Gli Stati che intendono aderire al sistema inviano al segretariato dell’OMC una lista delle indicazioni geografiche riconosciute e protette sul proprio territorio, completata da elementi di prova circa la corrispondenza di ogni singola indicazione alla definizione data al comma 1 dell’articolo 22 TRIPs101.
Il segretariato dell’OMC notifica a tutti i Paesi che hanno scelto di aderire al sistema le domande di registrazione ricevute, per dare la possibilità ai membri di presentare un’opposizione motivata102. Infatti, ai sensi del paragrafo 3 della proposta, i membri hanno a disposizione un anno di tempo dalla notifica per presentare opposizione ad una domanda di registrazione. L’opposizione deve essere motivata: il punto 3 del paragrafo 3 fornisce alcune ragioni che possono essere sollevate per chiedere che la registrazione venga rifiutata: la non corrispondenza dell’indicazione con la definizione data al comma 1 dell’articolo 22, l’assenza di protezione nel Paese d’origine, la genericità del termine nel territorio del membro opponente, ai sensi del comma 6 dell’articolo 24, ed, infine, il caso di un’indicazione ingannevole, come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 TRIPs103.
100 Si veda, a tal proposito, il document IP/C/W/107, terzo capoverso della prima pagina “It is proposed that the negotiations for the establishment of a multilateral system of registration of geographical indications deal initially only with wines and spirits. However, once the system is up and running and experience of its use has been accumulated, it may then be opportune to consider launching complementary discussions with the objective of extending the multilateral register's coverage to other goods, in stages”.
101 Ai sensi del paragrafo 1 della proposta: “1. Members wishing to avail themselves of the registration facility may send applications to the WTO Secretariat, and supply: a list of geographical indications which were currently already recognised and protected in their country of origin (see Article 24.9 of the TRIPS Agreement), plus the relevant legislation; and elements of proof of compliance with the definition of geographical indications given in Article 22.1 of the TRIPS Agreement. 2. Members with geographical indications which were protected under regional or multilateral agreements would also have to supply the WTO Secretariat with the agreements themselves and a list of geographical indications registered under those agreements, in the interests of maximum transparency”.
102 Ai sensi del paragrafo 2 della proposta: “The WTO Secretariat is responsible for notifying all Members of the lists of names to be protected, and evidence supplied to that effect”.
103 Il paragrafo 3 della proposta afferma: “1. Members have one year in which to examine an application for registration made by other Members. 2. Any Member may oppose another Member's application for the registration of a geographical indication, supporting its arguments with evidence. 3. Opposition would have to be based on reasons contained in the TRIPS Agreement for refusing protection of another Member's geographical indications (as listed below). The following reasons provide grounds for refusing protection (provided that they are substantiated and proven by the Member challenging registration): the name failed to correspond with the definition in Article 22.1 of the TRIPS Agreement; the absence of protection in the country of origin (Article 24.9 of the TRIPS Agreement); the exceptions given in Article 24.6 of the TRIPS Agreement; and the cases covered by Article 22.4 of the TRIPS Agreement”.
Il paragrafo 5 introduce gli effetti giudici della registrazione104. Ai sensi del punto 1,
scaduto il termine di un anno, i Paesi aderenti, che non hanno presentato opposizione, devono garantire una protezione piena ed indeterminata alle indicazioni registrate. I Paesi, invece, che si sono opposti alla registrazione sono esenti da tale obbligo, ma solo fino al termine della procedura di esame dell’opposizione. A tal fine, l’Unione europea ha auspicato, pur non prevedendo nulla in dettaglio, la creazione di un meccanismo per la risoluzione delle pratiche di opposizione, in modo da evitare possibili conflitti tra i Paesi membri. Terminato l’esame, solo i Paesi opponenti che sono riusciti a far prevalere le proprie ragioni possono continuare a rifiutare la protezione all’indicazione registrata controversa.
La proposta affronta, inoltre, il delicato caso delle indicazioni omonime e, ancora di più, quello dei marchi simili o identici anteriori all’indicazione candidata alla registrazione105. In entrambi i casi, la proposta prevede l’apertura di negoziati tra i Paesi interessati con il fine di arrivare ad una soluzione condivisa. L’obiettivo dei negoziati, oltre che la soluzione della disputa, deve essere quello di assicurare che i produttori coinvolti ricevano un equo trattamento e che i consumatori non siano tratti in inganno. Colpisce, a tal riguardo, non tanto la previsione relativa alle indicazioni omonime, poiché già lo stesso articolo 23, comma 3, TRIPs prevedeva qualcosa di molto simile, ma piuttosto la disposizione relativa ai marchi anteriori. Il primo problema riguarda l’interpretazione della terminologia utilizzata dalla proposta, che parla di prior use of trademarks e non di
registered trademarks. Secondo un’interpretazione restrittiva, l’UE ha voluto disciplinare
solo i casi di conflitto tra indicazioni e marchi non registrati. In tal caso la proposta non entrerebbe nel campo delicato del rapporto indicazioni - marchi registrati, lasciando invariata la disciplina introdotta dall’Accordo TRIPs. Se, invece, prior use of trademarks venisse inteso in senso estensivo, tale da comprendere anche i marchi registrati, allora la proposta europea diverrebbe fortemente innovativa, non riconoscendo più il principio di
104 Il paragrafo 5 della proposta stabilisce: “1. One year after notification by the WTO Secretariat, geographical indications will become fully and indefinitely protected in all WTO Members. They will be responsible for taking the appropriate measures required by the TRIPS Agreement to effectively protect geographical indications registered under the multilateral system in their territories. 2. If one or more Members submit a reasoned opposition to registration within the one year referred to above, they are under no obligation to protect the geographical indication(s) in question until the dispute has been settled. An appropriate mechanism has to be devised to cope with such situations in order to settle cases of potential disputes between opposing Members. To that effect, a specific working paper should be drawn up as soon as possible, analysing the options for such a mechanism. 3. If registration is refused and the refusal is confirmed by the appropriate mechanism within a reasonable period of time, only a Member who had opposed the granting of protection and produced evidence to support its opposition need not apply the principle of full and indefinite protection referred to in paragraph 1 above”.
105 Ai sensi del paragrafo della proposta 4: “In the case of homonymous geographical indications or prior use of trademarks, the WTO Members concerned undertake to start negotiations with each other to seek
priorità come criterio regolatore delle controversie tra marchi ed indicazioni, poiché, ogni contrasto andrebbe risolto per via di negoziati tra le parti. Tuttavia, anche nel caso in cui l’interpretazione preferita fosse la prima, la proposta avanzata dall’UE introdurrebbe comunque una novità sostanziale nella disciplina del rapporto tra IG e marchi, perché andrebbe a modificare quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 24 TRIPs, il quale costituisce, senza ombra di dubbio, una solida garanzia dei diritti connessi all’istituto del marchio attraverso il ricorso al principio di priorità come criterio regolatore dei conflitti tra indicazioni geografiche e marchi.
Tornando alla proposta, come previsto dal paragrafo 6, il segretariato dell’OMC è tenuto a pubblicare, aggiornandola, una lista delle indicazioni geografiche, distinguendo tra i segni relativi ai vini e quelli, invece, riferiti alle bevande alcoliche106.
Infine, ai sensi del paragrafo 7, ogni membro può chiedere in ogni momento successivo alla registrazione un riesame di un’indicazione geografica protetta iscritta nel sistema107. In particolare, i Paesi potranno denunciare al segretariato dell’OMC che un’indicazione protetta è caduta in disuso o non gode più della protezione nel Paese d’origine, come tra l’altro era già previsto dal comma 9 dell’articolo 24 TRIPs.
1.5.2 La seconda proposta
Nel giugno del 2000, l’Unione europea ha presentato al Consiglio TRIPs una seconda proposta108. A mio avviso è interessante analizzare anche questo secondo documento, non tanto per fare una rassegna dei testi sottoposti alla discussione del Consiglio, quanto perché alcune modifiche introdotte sono utili per comprendere al meglio la posizione sostenuta dall’UE in seno all’OMC.
Innanzitutto, a differenza della proposta presentata nel luglio del 1998, questo secondo documento si caratterizza per una parte introduttiva molto più ricca, segno che si è passati da una prima proposta da sottoporre ad una prima discussione tra le parti, ad un testo che deve necessariamente rispondere a questioni poste dagli altri membri del Consiglio TRIPs. Il nuovo documento ha insistito principalmente su due temi: la funzione assolta dal registro e l’impatto che questo potrebbe avere sulle strutture nazionali.
agreement on the matter. The aim would be to ensure that the producers concerned are treated equitably and that consumers are protected against being misled”.
106 Il paragrafo 6 della proposta recita: “The WTO Secretariat is responsible for publishing two definitive lists of geographical indications (one for wines and one for spirits) granted protection under the multilateral registration system one year after notification. The lists must also include a reference to the national legislation under which each geographical indication is protected”.
107 Il punto 2 del paragrarfo 7 della proposta stabilisce: “Every Member can request the re-examination of an entry in the register at any time if the geographical indication in question either ceases to be protected or has fallen into disuse in its country of origin (Article 24.9 of the TRIPS Agreement)”.
L’Unione europea ha posto l’accento sulla necessità di creare un registro per la notifica delle indicazioni geografiche, sottolineando come la registrazione sia utile sia per facilitare i membri a rispettare a pieno gli obblighi che incombono loro in virtù dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 23 TRIPs, sia per garantire piena efficacia alla protezione sancita dall’Accordo TRIPs. A tal riguardo, ai sensi del paragrafo D punto 4 della proposta109, i membri che hanno deciso di partecipare al sistema sono tenuti, scaduti i termini previsti per presentare le eventuali opposizioni, a non rifiutare la protezione all’indicazione registrata sulla base dei commi 1 e 2 dell’articolo 22 TRIPs e sulla base del comma 6 dell’articolo 24 TRIPs. Di queste tre previsioni, la più importante a mio avviso è quella relativa alla non genericità dei termini di cui è composta l’indicazione protetta: grazie a questa disposizione i membri diversi da quello di origine non potranno più rifiutarsi di proteggere un’indicazione invocando il motivo della genericità dei termini o dell’identità dell’indicazione con il termine usato per designare la varietà d’uva entro i propri confini. Si tratta di una previsione interessante, perché pone un limite alle diverse deroghe introdotte dall’articolo 24 TRIPs.
L’altro tema a cui risponde la seconda proposta riguarda le preoccupazioni espresse dai Paesi più ostili ad un sistema che, a loro parere, potrebbe aumentare la protezione delle indicazioni geografiche, danneggiando prima di tutto i titolari di marchi registrati in potenziale conflitto. L’UE sembra aver dedicato la quasi totalità della parte introduttiva a rassicurare i Paesi meno propensi ad avvallare il sistema proposto, insistendo più sulla funzione del registro di facilitare i Paesi ad adempiere ai propri obblighi, già incombenti in virtù dell’Accordo TRIPs, piuttosto che trattare direttamente della disciplina del sistema di notifica. Va in questo senso, a mio avviso, la previsione del tempo a disposizione dei membri per presentare opposizione ad una domanda di registrazione, che passa da dodici a diciotto mesi, per agevolare i Paesi dove la tradizione delle indicazioni geografiche è meno diffusa, e quindi, maggiori potrebbero essere le possibilità di conflitto tra un marchio ed un’indicazione protetta110.
Infine, un’ulteriore differenza, rispetto alla proposta del 1998, è contenuta nel punto 3 del paragrafo D, in cui vengono disciplinati gli effetti legali della registrazione111. Mentre
109 Il paragrafo D, punto 4, della seconda proposta recita: “Members who have not challenged, within 18 months, the registration of an individual geographical indication under provision C.2 shall not refuse its protection on the basis of Articles 22.1, 22.4 and 24.6 of the TRIPS Agreement”.
110 Il paragrafo C, punto 1, della seconda proposta stabilisce: “Members may examine the published geographical indications. They may send questions to and ask for explanations from the participating Member in question within a period of 18 months following publication by the Secretariat”.
111 Il paragrafo D, punto 3, della seconda proposta recita: “Participating Members shall facilitate the protection of an individual registered geographical indication by providing the legal means for interested parties to use the registration as a presumption of the eligibility for the protection of the geographical indication”.
nella prima proposta le indicazioni geografiche registrate potevano godere di una protezione piena ed indefinita, la disciplina del punto 3 prevede un generico obbligo di fornire, alle parti interessate, i mezzi legali per poter utilizzare la registrazione come presunzione di idoneità alla protezione dell’indicazione geografica. Questa disposizione, rispetto alla precedente, si avvicina maggiormente allo spirito dell’Accordo TRIPs, secondo cui le controversie tra marchi ed indicazioni geografiche devono essere risolte davanti al tribunale competente, garantendo gli stessi obblighi e diritti alle parti in causa in virtù del principio del trattamento nazionale. Inoltre così formulata, la disposizione è maggiormente condivisibile dai Paesi con sistemi incentrati sull’istituto del marchio, attenti a che le controversie vengano risolte dai giudici nazionali secondo quanto previsto dalla legge vigente nel territorio del foro competente.
1.5.3 La terza proposta
La terza proposta, presentata dall’Unione europea nel giugno 2005, ha introdotto una novità nel panorama dei negoziati in seno all’OMC. L’UE, con la comunicazione
Geographical Indications112, ha avanzato la proposta di estendere la protezione prevista