Ancora sulla tendenza La determinazione del carattere individuale del prodotto d

L’evidenza dei casi sopracitati dimostra quanto nella realtà del comparto fashion la sfida più difficile consista nell’individuare il confine tra copia e ispirazione; è indubbio che la moda viva di tendenze e i vari designer si ispirano vicendevolmente: il processo di innovazione e creazione infatti, si basa sulla rielaborazione di antecedenti elementi creativi appartenenti al patrimonio culturale collettivo. Il difficile compito del giudice consiste nell’interpretare la normativa dei disegni e modelli alla luce delle peculiarità del settore considerato, in modo da stabilire quando la pratica del prendere ispirazione sconfini in un intento imitativo valevole ad integrare contraffazione. In questo risultano di significativa importanza le valutazioni relative alla sussistenza degli elementi fondamentali della disciplina dei disegni e modelli, quali i concetti di novità, carattere individuale, divulgazione ed utilizzatore informato, e tra questi il carattere individuale è senza dubbio il requisito cardine del sistema di protezione, poiché sintetizza tutti gli elementi rilevanti della disciplina dei disegni e modelli.

In una recente pronuncia, il Tribunale dell’Unione Europea ha fornito una chiara descrizione dell’esame che deve essere condotto per valutare la sussistenza

175

dell’individualità della creazione; il caso167_{, datato settembre 2015, vede coinvolte una}

delle più note catene di fast fashion, H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (H&M) contro l’allora Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno UAMI (oggi EUIPO), e la nota maison di lusso Yves Saint Laurent SAS (YSL), contro-interessata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale. Oggetto della causa è il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2013168_{, relativa a un procedimento di}

nullità tra la H&M e la YSL. Nel 2009 infatti la H&M aveva presentato domanda di dichiarazione di nullità di un disegno registrato nel 2006 dalla YSL e riguardante una borsetta; basandosi sugli articoli da 4 a 9 del Regolamento n. 6/2002 nonché sull’articolo 25, paragrafo 1, lettere da c) a f) o g), la H&M chiedeva la nullità del disegno per mancanza di carattere individuale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento e a sostegno della propria tesi, faceva valere un altro modello di borsetta simile come anteriorità invalidante.

La commissione di ricorso UAMI aveva respinto la domanda di nullità, ed è interessante riportare la nozione di utilizzatore informato addotta nella motivazione, ossia «una donna informata, interessata, come possibile utilizzatrice, alle borsette». Si fa riferimento quindi ad un consumatore comune con un particolare interesse nel prodotto scaturente dal disegno o modello, senza pretesa di esperienza o conoscenza approfondite, come quelle di un esperto o designer.

H&M ricorre al Tribunale UE, che, respingendo il ricorso, definisce in modo chiaro l’esame relativo alla sussistenza del carattere individuale:

Da tali disposizioni, e in particolare dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva sostanzialmente da un esame articolato in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione nel raffronto, diretto se possibile, dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello e, in quarto luogo, il

167 _{Tribunale dell’Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.} 168 _{Procedimento R 207/2012-3.}

176 risultato del confronto dei disegni o modelli di cui trattasi, tenendo conto del

settore interessato, del margine di libertà dell’autore e delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico.

Il Tribunale si sofferma su tale definizione per correggere l’erroneo approccio della ricorrente H&M, consistente «in un primo tempo, nel confrontare i due disegni o modelli di cui trattasi per giungere alla conclusione che essi non suscitavano la stessa impressione generale nell’utilizzatrice informata e, in un secondo tempo, nell’esaminare l’addebito relativo alla libertà dell’autore»169_.

La sequenza su cui si basa il confronto, secondo i giudici, è errata, poiché in primis non è desumibile da alcuna disposizione del Regolamento, né dalla giurisprudenza. Ed inoltre la stima del fattore relativo alla libertà di margine dell’autore esercita una grande influenza sull’apprezzamento dell’impressione generale suscitata dal disegno o modello sull’utilizzatore informato; per cui, tale tipo di giudizio non può succedere al confronto tra le impressioni suscitate, bensì deve precederlo. Riprendendo le parole della commissione UAMI, il Tribunale ribadisce che «il margine di libertà dell’autore deve fungere da temperamento al giudizio (nel senso, come rileva il Tribunale, di “rinforzarlo” o, al contrario, di attenuarlo) ottenuto sulla base della percezione dell’utilizzatore informato»170_{. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce del giudizio sul “valore di}

mercato” che deve presentare il disegno o modello, principio ispiratore di tutto il sistema normativo comunitario. Ogni tipo di valutazione deve necessariamente rimettersi alla realtà del mercato: la considerazione dell’affollamento del settore di riferimento diventa dunque elemento chiave che permea l’intero esame del carattere individuale ed è ad esso funzionale.

In linea con l’interpretazione comunitaria, si pone anche la giurisprudenza italiana, che ha da sempre assunto lo stesso tipo di classificazione per giudicare il carattere individuale171_.

Sulla nozione di utilizzatore informato si è espresso il Tribunale di Venezia, fornendone una definizione chiara e completa. Nella causa tra due società produttrici di articoli di

169 _{Punto 30, Tribunale dell’Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.} 170 _{Punto 34, Tribunale dell’Unione Europea (Sesta Sezione), 10 settembre 2015, T-525/13.} 171 _{Trib. Bari, 1 dicembre 2004.}

177

gioielleria, Calgaro Group srl e Double Vi Oro, concernente la contraffazione di disegni registrati di monili in oro, il tribunale ha riconosciuto la figura dell’utilizzatore informato nel «consumatore che legge abitualmente e con attenzione – non limitandosi quindi a sfogliarle – le riviste specializzate del settore, è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo (…), è in grado di distinguere variazioni di un prodotto non percepibili agli occhi della media dei consumatori»172_.

L’ordinanza è particolarmente dedicata alla figura dell’utilizzatore, che differisce in maniera netta dall’esperto del ramo. Tale parametro restringe l’ambito di tutela anticontraffattoria rispetto a quello del consumatore medio, poiché lievi modificazioni che il secondo riterrebbe irrilevanti, vengono invece valorizzate dal primo.

Anche in questa pronuncia si considera il confronto tra i due disegni basato su una «valutazione sintetica e complessiva», corrispondente ad un «colpo d’insieme», sempre nell’ottica della percezione che deve essere suscitata nell’utilizzatore.

La giurisprudenza italiana si trova quindi sostanzialmente in accordo con le pronunce a livello comunitario; alla stessa conclusione non si può arrivare prendendo in considerazione la giurisprudenza francese in materia di disegni e modelli.

Come accennato, il sistema francese di protezione dei disegni e modelli, prima della riforma dettata dalla direttiva del ‘98, si ispirava al copyright approach, per cui il titolare della privativa non godeva semplicemente della possibilità di invocare alternativamente la normativa di diritto d'autore e quella tipica dei disegni e modelli, bensì della facoltà effettiva di sovrapporre le due discipline scegliendo, secondo le esigenze del caso, le regole più opportune dell'una o dell'altra, dando così luogo ad un cumulo di tutele potenzialmente sincronico e trasversale. Ciò aveva come presupposto la negazione di una reale differenza tra arte pura e arte applicata all'industria, come ipotizzato da Eugene Pouillet nella teoria dell’unité de l’art.

Nonostante il recepimento della direttiva del ’98 abbia modificato sostanzialmente l’impianto normativo, oggettivando i criteri di accesso alla tutela173_{, la dicotomia tra}

diritto d’autore e disciplina dei disegni e modelli permane, ed influisce sul giudizio relativo ai criteri di protezione del disegno o modello. La dottrina infatti riporta la confusione ancora presente nei giudizi di merito, sulla valutazione dei requisiti di

172 _{Trib. Venezia, 13 luglio 2005.}

173 _{G. CORTESI, I nuovi disegni e modelli: una disciplina in cerca di autonomia. Uno studio comparato} nell’esperienza italiana e francese, in Diritto del commercio internazionale, n. 2, 2006.

178

tutelabilità dei disegni174_{, poiché vengono invocati simultaneamente la tutela in base al}

diritto d’autore e quella dei disegni e modelli. Da ciò discende una sostanziale coincidenza tra il giudizio volto ad esaminare la sussistenza dell’originalità, requisito su cui si fonda la protezione del diritto d’autore, e quello teso ad accertare la validità delle condizioni di novità e carattere individuale175_{. Tale orientamento si distacca da quelli}

riscontrabili negli altri Paesi Membri, che prevedono il cumulo delle protezioni, in applicazione dell’art. 17 della Direttiva, ma procedono a valutazioni differenti per accertare la presenza dei requisiti dell’una e dell’altra disciplina.

3. L’aspetto del prodotto tutelato come marchio di forma: criticità a livello