Il disegno non registrato

Il legislatore ha cercato di ovviare a questa situazione prevedendo, all’art. 11 del Regolamento, l’innovativo istituto del design non registrato. Diversamente dal disegno o modello registrato presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO, precedentemente UAMI)116_{, la cui tutela vale per un periodo di 5 anni dalla data}

di deposito della domanda, il disegno non registrato è protetto per 3 anni dalla data della sua divulgazione. La fattispecie divulgativa assume quindi, ai sensi dell’art. 11, efficacia costitutiva del titolo non registrato, oltre che distruttiva della novità, poiché anche la

113 _{A. FITTANTE, Brand, industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica. Lezioni di diritto della} proprietà industriale, cit.,

114 _{T. MARGONI, Not for Designers: On the Inadequacies of EU Design Law and How to Fix It, in Journal} of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, n. 4, 2013. In senso conforme la Corte di Giustizia UE nel rilevante caso PepsiCo Inc. vs Grupo Promer Mon Graphic SA, C-281/10 P, del 20 ottobre 2011, di cui al punto 53: «It should be noted, first, that Regulation No 6/2002 does not define the concept of the ‘informed user’. However, as the Advocate General correctly observed in points 43 and 44 of his Opinion, that concept must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the informed user may be understood as referring, not to a user of average attention, but to a particularly observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question».

115 _{Interessante è il punto di vista di Fabbio, che sostiene che l’aspetto del prodotto può assumere per} l’utilizzatore un’importanza variabile a seconda dei casi, così come il peso delle differenze tra i disegni; in particolare, l’aspetto esteriore conta tendenzialmente di più per i prodotti più durevoli (automobili), per quelli che la persona indossa (abbigliamento, occhiali, accessori), o quelli che l’utilizzatore usa abitualmente (arredamento). Lo stesso non si può dire per i prodotti di consumo minuto (fiammiferi), di uso occasionali, o destinati ad essere trasformati, o ancora quando si tratta di prodotti complessi: l’utilizzatore adotterà un approccio diverso a seconda del proprio rapporto con il design da valutare, perciò non si può non parlare di inevitabile soggettività nel giudizio. Cfr. P. FABBIO, Disegni e modelli, Cedam, 2012.

116 _{I titoli IV e V del Regolamento, comprendenti gli articoli che vanno dal 35 al 50, descrivono le modalità} di deposito e il procedimento di registrazione della domanda.

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privativa non sottoposta a registrazione è tutelata solo alle condizioni di cui agli artt. 5,6 e 7 del Regolamento.

La ratio della norma deve essere individuata nel tentativo di instaurare un sistema sussidiario di protezione per venire incontro alle manchevolezze della registrazione, più che creare un sistema alternativo e parallelo a quest’ultima117_{. La rapidità e semplicità,}

che contraddistinguono questo istituto, incontrano le esigenze di quelle imprese per cui il procedimento di registrazione rappresenta un iter troppo lungo, che mal si adatta alle tempistiche della produzione e distribuzione sul mercato del prodotto. Il riferimento è proprio alle imprese di moda: in questo modo possono usufruire per i propri disegni di una protezione più accessibile e che, nonostante il periodo di durata limitata, riesce a coprire agevolmente l’intera vita economica del bene, che come è noto tende a “passare di moda”, si «consuma rapidamente»118_.

Questo istituto di natura «ibrida sospesa tra il diritto d'autore, la repressione della concorrenza sleale e la disciplina delle privative industriali»119 _{rappresenta lo strumento}

ad hoc per le creazioni di moda120_{, che possono godere quindi di una tutela gratuita, priva}

di formalità, e rimessa solo alla prova della prima divulgazione. Come poi l’effettiva “validità” del titolo121_{, in assenza di adempimenti formali, riesca ad essere provata in sede}

di giudizio, è una questione rilevante, che contribuisce a sollevare le maggiori criticità in riferimento a questo istituto122_{. Come si è sottolineato in dottrina, l’istituzione di un simile}

117 _{V. SÁEZ, The Unregistered Community Design, in European Intellectual Property Review, n. 12, 2002.} 118 _{M. BOGNI, Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme, in Diritto Industriale,} n.1, 2011. Ed il considerando n. 16 del Regolamento CE 6/2002 si ispira chiaramente a questa tipologia di imprese: «Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria». 119 _{M. FRANZOSI, La protezione del design nell'esperienza dei Giurì e nel diritto comunitario, in Impresa} e stato, n. 62, 2003.

120 _{M. CERA, Il design non registrato: una strategia di tendenza, in Rivista di Diritto Industriale, n. 3,} 2015.

121 _{Come ben precisato da Cera, la nozione di validità nel diritto industriale risulta ambigua, poiché non} allineata con il concetto civilistico. Sarebbe più corretto parlare di “esistenza” del titolo, poiché la sussistenza dei requisiti di novità, carattere individuale e divulgazione funge da fatto costitutivo e da condizione di esistenza del titolo, più che di validità. Cfr. M. CERA, Il design non registrato: una strategia di tendenza, cit.

122 _{Sull’argomento, cfr. V. SÁEZ, The Unregistered Community Design, cit., che espone i motivi alla base} della decisione del legislatore comunitario di rendere la data di divulgazione l’effettiva data di inizio della protezione del design non registrato. Primo, per evitare gli stessi problemi che si instaurano nel diritto d’autore in relazione alla data di creazione dell’opera: in confronto, la data di prima divulgazione può essere più facilmente accertata. Secondo, perché il periodo che intercorre tra la data di creazione di un disegno o modello e la sua effettiva implementazione e messa in commercio può superare di gran lunga il periodo di tre anni, quindi la protezione accordata si rivelerebbe non necessaria se fatta partire da una data diversa da quella della divulgazione.

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monopolio temporaneo sulla forma contribuisce a trascurare l’interesse pubblico all’arricchimento del patrimonio culturale: la mancanza di deposito del disegno mina la pubblicità della creazione, per cui non viene data la possibilità a chiunque sia interessato di conoscerla123_{. È indubbio inoltre che tale istituto crea una sensibile disparità di}

trattamento tra i creatori di una forma estetica e i loro aventi causa e tra i creatori di una forma funzionale ed i loro aventi causa, data dalla circostanza per cui i primi hanno la possibilità di ottenere una tutela sulle proprie opere senza alcuna formalità124_.

Oltre alla formalità di registrazione, vi è un’altra differenza sostanziale tra disegno registrato e non registrato, in riferimento ai diritti conferiti. L’art. 19 del Regolamento stabilisce una chiara distinzione tra titolo registrato e non: il primo conferisce al titolare «il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso»125_{, mentre il disegno non registrato conferisce al titolare il diritto di}

vietare gli atti di utilizzazione «soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto»126_{. La disposizione continua specificando che}

«l'utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare». I concetti fondanti su cui poggia questo istituto sono dunque quelli di “creazione indipendente” e “non conoscenza del design”, elementi sempre più difficilmente ravvisabili in un disegno o modello divulgato in una realtà economica in cui lo scambio di conoscenze e comunicazioni è di giorno in giorno più facilitato, anche grazie ai moderni mezzi di comunicazione digitali.

Il Regolamento prevede inoltre disposizioni riguardanti la nullità dei disegni o modelli, i ricorsi, la competenza e la procedura nelle azioni giudiziarie e le controversie in materia di contraffazione, ma sempre in riferimento al diritto sostanziale, una norma in particolare assume rilievo. L’art. 96, primo comma, del Regolamento prevede la possibilità di

123 _{D. SARTI, M. SPOLIDORO, V. DI CATALDO, Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione} delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali, cit.

124 _{S. MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit.}

125 _{L’articolo specifica poi gli atti che costituiscono utilizzazione, ovvero: «Sono in particolare atti di} utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.» Cfr. art. 19, comma 1 del Regolamento CE 6/2002.

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proteggere i disegni o modelli anche ricorrendo alle altre discipline a ciò preposte, ovvero «le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale». Viene perciò positivizzata la possibilità del cumulo tra diverse discipline, che, sia a livello comunitario, che nazionale, concorrono a tutelare l’aspetto esteriore del prodotto. Il secondo comma ricalca l’art. 17 della Direttiva CE/98/71 e ammette la possibilità del cumulo di protezione anche con la disciplina del diritto d’autore, lasciando piena libertà agli Stati membri di determinare «l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». Nella previsione di un sistema che mira ad uniformare la protezione dell’aspetto a livello comunitario, istituendo un unico titolo valido nei territori di tutti gli Stati Membri, tale disposizione rappresenta una consistente eccezione, secondo la quale uno stesso prodotto potrebbe paradossalmente essere tutelato diversamente, ad esempio dal diritto d’autore in uno Stato e non in un altro, generando un notevole impatto negativo sulla libera circolazione delle merci127_{. Inoltre il}

riconoscimento della lunga tutela del diritto d’autore (pari in tutti i Paesi UE a 70 anni post mortem auctoris) comporta per i singoli Paesi la possibilità di offrire una tutela più ampia di quella approntata dal sistema comunitario, e ciò vanifica tutti gli sforzi volti al raggiungimento di una tutela uniforme128_.