La riforma a livello europeo e i conseguenti cambiamenti del rapporto tra marchio d

L’assetto normativo fin qui illustrato ha subìto un radicale cambiamento con il d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 di recepimento della Direttiva 98/71/CE, e con l’emanazione del Regolamento UE 6/2002. Modificando la disciplina dei disegni e modelli, la novella ha implicitamente ed inevitabilmente inciso anche sulla relazione tra questi ultimi ed i marchi di forma, nel senso di avvicinarne le discipline e renderne possibile la sovrapposizione206_{. Questa ipotesi era stata già paventata nel Libro Verde, dove sembrava}

chiara la volontà del legislatore di ammettere una duplicazione di tutele, poiché si riteneva che, in caso contrario, i concorrenti del titolare del disegno registrato avrebbero potuto godere dell’«appropriazione sleale dell’avviamento commerciale ricollegabile ad un disegno ben introdotto, ma il cui periodo di tutela viene a scadere»207_.

La novità più significativa introdotta dalla riforma è stata la sostituzione del criterio dello “speciale ornamento” con quello del “carattere individuale”. La soppressione dell’elemento da sempre interpretato come “limite” di applicazione delle discipline, rende i due tipi di tutela teoricamente e pienamente sovrapponibili; ciò anche alla luce del dato

204 _{G. SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit., M. PERUGINI,} Il marchio di forma: dall’esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale, in Riv. dir. ind., n.1, 1992.

205 _{Trib. Napoli, 26 luglio 2001, (ordinanza). In particolare questa ordinanza, confermata poi, in sede di} reclamo, ha ritenuto che anche una forma utile può divenire marchio, per il concreto contesto di uso, di pubblicizzazione e di conoscenza, e può essere tutelata come marchio di fatto o come marchio registrato qualora la funzione prevalentemente svolta dalla forma sia appunto la funzione distintiva. Si veda S. GIUDICI, Alcune riflessioni sui marchi di forma alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli, in Riv. Dir. Ind, n. 2, 2002, in cui afferma che le ordinanze di Napoli «coraggiosamente discostandosi dall'orientamento consolidato in giurisprudenza hanno affermato che, mentre la forma tecnicamente necessaria non può essere registrata come marchio, né protetta dalla normativa concorrenziale, appunto perché indispensabile al raggiungimento del risultato tecnico, “la forma pur utile può comunque essere marchio, se in concreto è tale la funzione che prevalentemente espleta”».

206 _{G. CASABURI, La tutela della forma tra marchi e modelli, cit.} 207 _{Cfr. Libro Verde, par. 11.6.2.}

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testuale della normativa208_{, oltre che, secondo parte della dottrina, come risultato di una}

riconsiderazione della funzione stessa di marchio, ovvero della funzione distintiva svolta dalla forma: «la valutazione di tale delicato aspetto della fattispecie “marchio di forma” deve dunque essere condotta tenendo conto delle modalità di utilizzazione e presentazione del prodotto, delle informazioni e delle suggestioni trasmesse attraverso la pubblicità, della percezione che di quella data forma ha il pubblico»209_{. Il messaggio che arriva ai}

consumatori, e dunque la percezione che essi hanno della forma, è al centro della disciplina.

Nel sistema delineato dalla legge vigente, la coesistenza di tutele sia come disegno che come marchio di forma porta all’affermazione di tre diverse situazioni210_{. Ci sono forme}

tali da «indurre il consumatore all’acquisto di prodotti che altrimenti non sarebbero stati acquistati», che sono tutelabili solo come disegni e non come marchi di forma; le forme che «non influenzano le decisioni finali d’acquisto, ma in virtù delle loro intrinseche caratteristiche di gradevolezza si imprimono nella mente del pubblico e favoriscono quindi la nascita di un primo contatto privilegiato tra produttore e acquirente» sono ammesse a godere della doppia tutela; ed infine quelle che rappresentano un fattore non decisivo, ma rilevante nelle decisioni d’acquisto del pubblico» e la cui registrabilità deve essere valutata «caso per caso in relazione all’efficacia di una tutela monopolistica potenzialmente perpetua».

Alla luce di questa teorica ricostruzione, il limite di applicazione basato sullo “speciale ornamento” dell’aspetto del prodotto non risulta totalmente scomparso. Come anticipato da autorevole dottrina, esso infatti, seppur non previsto più dalla normativa, sopravvive e continua a fungere da “spartiacque” tra l’applicazione di una disciplina e l’altra211_.

In tal senso si vuole richiamare il caso che vede contrapposti i calzaturifici TOD’s spa e MOLLY srl, sulla contraffazione di un modello di calzature oggetto di registrazione

208 _{Oltre all’art. 16 della Direttiva che «lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali»} attinenti alle altre discipline, anche il considerando n. 7 si esprime per un cumulo di tutela, prevedendo che la direttiva «non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile».

209 _{G. SENA, La diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto, cit.}

210 _{L’impostazione riportata è quella elaborata da D. SARTI, Marchi di forma ed imitazione servile di fronte} alla disciplina europea del design, cit. di cui si riportano i testi citati.

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come marchio tridimensionale212_{. Secondo TOD’s il proprio marchio di forma sarebbe}

stato pedissequamente riprodotto dalla controparte, che ne avrebbe copiato lo stile. Nel pronunciarsi, il giudice mette bene in luce le condizioni in presenza delle quali la forma può diventare marchio, affermando l’esistenza di due limiti: «il primo costituito dalla usualità e banalità della forma che, come tale, è utilizzabile da tutti i concorrenti; e il secondo costituito dalle forme brevettabili quale modello ornamentale, rispetto alle quali deve svolgere ogni effetto il limite di tutela dettato dall'esigenza del soddisfacimento dell'interesse dalla collettività alla loro caduta "finale" in pubblico dominio, al fine di arricchire quel patrimonio estetico-culturale collettivo che sarebbe pregiudicato da una monopolizzazione perpetua». Quindi, è possibile estendere la tutela come marchio «allorquando l'utilità disimpegnata dalla forma o la sua rilevanza estetica non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quello speciale ornamento o quell'utilità particolare, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento».

3.3. Il valore sostanziale della forma come impedimento alla registrazione come