Capitolo IV – La tutela dell’aspetto del prodotto-moda nell’ordinamento giuridico italiano
4. Il cumulo delle protezioni tra disegni e modelli e diritto d’autore
Diversamente dalla questione relativa alla sovrapposizione della tutela con i marchi di forma, il cumulo delle tutele previste dalla disciplina dei disegni e modelli e da quella del diritto d’autore è pacificamente accettato sia in dottrina che in giurisprudenza. Il tenore letterale dell’art. 17 della Direttiva 98/71/CE non lascia spazio a dubbi interpretativi circa la possibilità si sovrapporre le due tutele, dal momento che prevede in maniera sibillina che «i disegni e modelli registrati in uno Stato membro (…) sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale Stato». Ciò che rende difficoltosa l’applicazione di tale dettato, è il prosieguo della disposizione, secondo cui «ciascuno stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». La rimessione della questione agli ordinamenti degli Stati membri non concilia l’armonizzazione degli approcci, bensì una difformità tra pareri ed applicazioni, per cui la previsione della tutela da parte del diritto d’autore rischia di venir affrontata in maniera diversa in ogni Stato membro dell’Unione, con la conseguenza di una mancanza di uniformità in merito.
La scelta di proteggere le creazioni del disegno industriale con il diritto d’autore, oltre che con la disciplina specifica dei disegni e modelli, era stata auspicata già nel Libro Verde del 1991234. Il cumulo delle protezioni era infatti previsto negli ordinamenti interni
di quasi tutti i Paesi della comunità europea, ad eccezione della Grecia e dell’Italia: una tale situazione creava problemi di funzionamento del mercato interno comunitario, soprattutto alla luce di quanto sancito dall’art. 2, comma 7 della Convenzione di Berna sul diritto d’autore235. Il principio di reciprocità previsto da tale disposizione, ai sensi
della quale un’opera di design non protetta dal diritto d’autore nel paese d’origine, godeva
233 M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit. 234 Cfr. paragrafo 2.1.3.
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della stessa esclusione anche nel diverso paese nonostante questo accordasse la protezione in via generale, rischiava di creare situazioni discriminanti non compatibili con la realizzazione di un mercato unico236. Da qui la previsione di una norma, che benché
chiara nel suo intento di sovrapporre le diverse tutele, ha acceso non pochi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, tanto che l’opinione espressa dalla dottrina maggioritaria risulta ad oggi contraria all’estensione della protezione del diritto d’autore alle opere del design237. Alla base delle posizioni contrarie, si pone il timore che la tutela duratura e
priva di formalità costitutive del diritto d’autore possa scavalcare quella più breve fornita dalla legge sui disegni e modelli, rendendo quest’ultima priva di significato. Tale opinione risulta invece infondata agli occhi di quella parte della dottrina che sottolinea come la disciplina dei disegni e modelli garantisca all’industria «la certezza di cui necessita per un efficiente funzionamento economico»238, poiché questa determina in
modo certo la nascita del diritto facendolo decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione239. Inoltre la privativa garantisce una presunzione di validità, in quanto
costituisce uno strumento di tutela contro la contraffazione certo ed efficace, sia sotto il profilo della giurisdizione ordinaria, e soprattutto della tutela cautelare240.
Parimenti a quanto sollevato in materia di marchi di forma, anche nel caso della sovrapposizione di tutela con il diritto d’autore si evidenzia il pericolo che si generino effetti anti-competitivi insostenibili241: la tutela di 70 anni post mortem auctoris rischia
di rappresentare un tempo troppo lungo atto a precludere in maniera definitiva l’entrata sul mercato di terzi con un prodotto equivalente o alternativo, ossia capace di soddisfare
236 S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, Giuffrè, 2005.
237 Cfr. tra gli altri G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, cit., ID. Prospettive “protezionistiche” nel diritto industriale, in Riv. Dir. Ind, n. 1, 1995, M. RICOLFI, La tutela della proprietà intellettuale: tra incentivo all’innovazione e scambio ineguale, in Riv. Dir. Ind.,2002.
238 S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.
239 Cfr. art. 12 del Reg. UE 6/2002, art. 12 Dir. 98/71/CE e nel nostro ordinamento, cfr. art. 38 C.p.i. 240 S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.
241 «Orbene, se si accogliesse questa impostazione, si metterebbe capo in primo luogo, ad una sistemazione degli interessi coinvolti che colpirebbe molto negativamente (…) la fisionomia concorrenziale del mercato dei prodotti industriali. Fisionomia che il limitato termine temporale della tutela derivante dalla registrazione comunitaria non consentirebbe più di presidiare, venendo aggirato dal passaggio del «testimone», e quindi dalla saldatura, al ben più lungo termine di protezione del copyright. Una soluzione insomma, nettamente squilibrata in senso pro-monopolistico» cit. G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, cit.
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un medesimo bisogno. Parte della dottrina ritiene che ciò porti ad uno squilibrio nell’assetto degli interessi coinvolti e ad effetti monopolistici distorsivi della concorrenza, di gran lunga maggiori rispetto a quelli insiti nell’estensione di tale istituto alle opere dell’ingegno cosiddette classiche242. Nell’ambito della protezione del diritto d’autore
rilevano diverse tipologie di interessi e facenti capo a molteplici soggetti: quelli individuali ed economici relativo all’autore della creazione alla massima remunerazione del risultato dei propri sforzi creativi e a vedersi riconosciuta la facoltà di esercitare i propri diritti esclusivi243; quelli generali posti a salvaguardia e stimolo della concorrenza,
e all’arricchimento culturale; quelli individuali dei terzi o concorrenti che abbiano acquisito diritti sulle creazioni244.
Altra parte della dottrina esclude gli effetti anticompetitivi paventati, rifacendosi alla tipologia di protezione offerta dal diritto d’autore; si tratta infatti di una tutela che attiene alla forma espressiva delle creazioni, e non si estende al contenuto e alle idee che restano invece liberi. Il principio generale secondo cui il diritto d’autore non si applica alle idee, ma alla loro espressione245 è ricavabile da norme sia a livello nazionale246 che
internazionale, come l’art. 9, comma 2 dell’Accordo TRIPs, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il quale prevede che «la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». Applicando questa regola alle creazioni del disegno industriale, ne deriva che la tutela si rivolge solo all’aspetto esteriore del prodotto, senza estendersi all’idea o al contenuto di questo, e tale conseguenza permette a chiunque di entrare sul mercato247. Inoltre, la
242 S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.
243 Sull’argomento cfr. S. MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit., secondo cui «il privilegio accordato con la disciplina del diritto d’autore agli interessi del creatore rispetto ad altri, che pure sono in gioco nella materia, è particolarmente evidente con riguardo alla tutela e al rispetto che il legislatore garantisce alla personalità dell’autore e tale privilegio incide in modo e misura rilevanti nel campo delle creazioni estetiche».
244 «La normativa si occupa di questi interessi sia istituendo limiti a quelli principalmente tutelati, e ai quali appunto è conferita la configurazione di diritto soggettivo, ed elevando, in certi casi, anche gli interessi dei terzi a diritti soggettivi» cit. S. MAGELLI, L’estetica nel diritto della proprietà intellettuale, cit.
245 Cfr. anche paragrafo 3.2.
246 In questo senso si esprime chiaramente l’art. 2, numero 8 della l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, secondo cui «restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma (…)».
247 S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.
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valenza estetica significativa delle opere del design permette l’esistenza di un considerevole numero di varianti che possono essere apportate dai concorrenti, per cui l’effetto di barriera all’ingresso di nuovi concorrenti viene escluso. Tale impostazione, se funzionante sotto il profilo logico e teorico, pone tuttavia dei dubbi nel caso in cui sia esclusivamente l’aspetto del prodotto l’oggetto di protezione: in particolare, nel caso dei prodotti della moda non sono rinvenibili particolari caratteristiche funzionali o idee sottostanti che i concorrenti possano liberamente usare per produrre beni equivalenti. È ovvio che il riconoscimento del diritto d’autore su una creazione di moda, proprio perché riferito solo al suo aspetto esteriore, dunque la parte sostanziale dell’opera248, è facilmente
ascrivibile ad un monopolio creativo, che il legislatore deve preoccuparsi di scoraggiare.
4.1. Dalla “teoria della scindibilità” ai requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico”
Nel nostro ordinamento, una soluzione a tale problema era stata fornita attraverso la previsione del “criterio della scindibilità” come discriminante per l’applicazione alternativa della disciplina dei disegni e modelli o del diritto d’autore249: l’art. 5, comma
2, della vecchia l. mod. negava espressamente che ai modelli e disegni ornamentali tutelati dalla legge speciale potessero applicarsi anche le norme in materia di diritto d’autore, per cui tra le due forme di protezione non vi era nessuna possibilità di cumulo. L’accesso all’una o l’altra disciplina era basato esclusivamente sul carattere scindibile o meno della forma del prodotto per il quale si faceva domanda di brevetto, e secondo la giurisprudenza rilevante, la scindibilità del valore artistico da quello industriale doveva intendersi in senso “ideale”, ovvero rappresentava «l’idoneità dell’oggetto a dare vita ad una autonoma valutazione artistica a prescindere dal suo supporto materiale»250.
L’applicazione di questo criterio diede luce incertezze e perplessità: la giurisprudenza non era sempre conforme, riconoscendo per fattispecie pressoché identiche, a volte la protezione del diritto d’autore ed altre quella del brevetto ornamentale251. In generale,
248 Tanto che, come visto, nella disciplina dei marchi d’impresa, tale condizione è ostativa alla registrazione come marchio di forma e riguarda molti prodotti della moda.
249 Sul tema si tornerà più approfonditamente più avanti. Sul tema cfr. tra gli altri S. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.
250 Cass. 24 luglio 1996, n. 6644, in Giur. Ann. Dir. Ind., 1996.
251 Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3238 del 1977, affermava che il disegno di un tessuto non poteva mai essere dissociato dal prodotto al quale era applicato, mentre, precedentemente, (Cass., 22 ottobre 1956, n. 3806 e Cass., 1 febbraio 1967, n. 293) aveva giudicato tutelabile, in quanto
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l’interpretazione dominante, sia di legittimità che di merito, non riconosceva il diritto d’autore alle opere dell’industrial design, qualificandole sempre come modelli industriali. La distinzione tra le opere d’ingegno e del disegno industriale si basavano spesso, non tanto sul “carattere creativo” previsto dall’art. 1 della l. d. aut., quanto più sulla natura bidimensionale o tridimensionale dell’opera252: negli oggetti tridimensionali vi era
riscontrata sempre l’inscindibilità del valore artistico dal carattere industriale, diversamente da quelli bidimensionali253. Tale impostazione era fortemente criticata dalla
dottrina a causa della sua manifesta irrazionalità254: la soluzione di negare
indiscriminatamente tutela alle opere del design si rivelava iniqua, dal momento che queste erano capaci di occupare anche ruoli di grande rilievo nella panoramica artistica contemporanea255. Il primo a discostarsi da questa interpretazione, fu il Tribunale di
Siena, che si pronunciò a favore della protezione di un’opera di design attraverso il diritto d’autore, affermando la possibilità di riconoscere questo tipo di tutela alle opere del disegno industriale «ogni volta che l’oggetto prodotto industrialmente per lo stile peculiare, la bellezza delle linee, l’equilibrio dei volumi, la novità delle forme, rappresenta un’opera d’arte che può essere in sé, cioè al di fuori del prodotto su scala industriale, contemplabile e godibile sotto un profilo estetico a prescindere dalla funzione utilitaristica del prodotto»256.
La sentenza ha anticipato l’approccio dirompente introdotto dalla direttiva 98/71/CE. Infatti, la novella legislativa ha superato il giudizio sulla scindibilità o meno delle opere, prevedendo la possibilità per i disegni e modelli registrati di beneficiare anche della protezione del diritto d’autore, lasciando ampia libertà agli Stati membri di determinare l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa viene concessa, compreso il grado di originalità del disegno o modello.
scindibile, un disegno di fiori riprodotto a stampa su bustine per sementi ed il disegno di un’autovettura. E ancora, Trib. Milano, 19 luglio 1985, ritenne proteggibile dal diritto d’autore il disegno di un tessuto di Naj Oleari.
371 Cfr., ad esempio, Trib. Milano, 17 giugno 1974, in
252 Cfr. A. GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, Wolters Kluwer, 2010. 253 Cfr. Cass. 5 luglio 1990, n. 7707, per cui «la scindibilità può invece sussistere nei prodotti bidimensionali, atteso che in tal caso l’opera d’arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale, essendo idealmente separabile dal supporto al quale essa è collegata».
254 Cfr. G. SENA, Industrial design e diritto d’autore, in Riv. dir. ind., n. 2, 1991, secondo cui «l’irrazionalità di questa conclusione costituisce un sicuro indice della sua infondatezza».
255 S. GIUDICI, Dall'opera d'arte applicata all'industrial design, in Riv. Dir. Ind., n. 3-4, 1989.
256 Trib. Siena, 30 ottobre 1985. Cfr. la nota S. GIUDICI, Dall'opera d'arte applicata all'industrial design, cit.
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Il legislatore italiano ha recepito la normativa distaccandosene leggermente, pur sempre muovendosi all’interno dei confini dettati dalla stessa257; ai sensi del riformato art. 2, n.10
della l. aut., i disegni e modelli industriali possono essere ammessi a godere della tutela del diritto d’autore a condizione che presentino «di per sé» “carattere creativo” e “valore artistico”. In questo modo il legislatore ha inteso praticare il cumulo, evitando però una piena concessione della tutela d’autore alle opere dell’industrial design, dal momento che, in linea con l’approccio comunitario teso ad evidenziare il valore economico e concorrenziale dell’aspetto del prodotto, una sua tutela potenzialmente illimitata non avrebbe una giustificazione convincente258: si rischierebbe infatti l’instaurazione del
monopolio creativo di cui si è detto, garantendo una lunga tutela all’aspetto del prodotto. La previsione di requisiti ulteriori per il riconoscimento del diritto d’autore limita l’accesso della tutela ai disegni e modelli259, ponendosi dunque a garanzia dell’assetto
concorrenziale e degli interessi rilevanti. Tuttavia, parte della dottrina ha sottolineato come questa richiesta aggiuntiva da parte del legislatore italiano presenti profili di illegittimità costituzionale, dal momento che «la protezione del design subordinata alla presenza anche del valore artistico realizza una discriminazione dell’autore di tali opere rispetto agli autori delle altre opere protette», e quindi è «contraria ai principi di parità di trattamento tra gli autori, difficilmente compatibile con il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini sancito dall’art. 3 Cost.»260. Tale posizione non è da condividere, in
quanto la previsione rientra tra le scelte di politica legislativa del legislatore, per cui è libero di differenziare la protezione fra diverse opere; inoltre, parte della dottrina ha messo in luce come il giudizio non debba basarsi solo sul raffronto tra le opere elencate dall’art. 2 della l. d. aut., ma rapportato «all’interno del genus del disegno industriale (e quindi fra opere d’arte applicata e disegni e modelli», per cui il problema non è tanto
257 V. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit.
258 Cfr. G. GHIDINI, Profili evolutivi del diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza, Giuffrè, 2001, V. DI CATALDO, Dai vecchi “disegni e modelli ornamentali” ai nuovi “disegni e modelli”: i requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit.
259 Cfr, in giurisprudenza Trib. Milano, 13 settembre 2012, in dottrina in merito all’intento del legislatore di assicurare in questo modo la protezione solo agli oggetti di design di “fascia alta”, cfr. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012.
260 A. GUIZZARDI, La tutela d’autore del disegno industriale: incentivi all’innovazione e regime circolatorio, cit.