Il requisito del carattere individuale

L’altro requisito su cui poggia la registrazione dei disegni o modelli è il “carattere individuale”, che costituisce il filtro più importante d’accesso alla tutela ed elemento vitale dell’intero sistema. Inizialmente formulato come “distintività” dal dedicato gruppo di lavoro, esso doveva costituire l’unico criterio su cui basare la protezione dei disegni e modelli. Tale progetto incontrò l’opposizione di una parte del gruppo, dell’opinione che l’introduzione di un nuovo concetto totalmente differente dalle tradizioni degli Stati membri sarebbe risultato troppo innovativo, confuso e poco chiaro95_{. Quindi rimase il}

requisito della novità, affiancato da quello di “carattere distintivo”. Per un’assonanza confusoria con il diritto dei marchi ed esigenze di traduzione96_{, da “distintivo” si passò a}

“carattere individuale” nelle versioni finali della Direttiva e del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per “carattere individuale” di un disegno o modello si intende «l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato» e che deve differire «in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico». Con questa norma il legislatore mira ad escludere dalla tutela i disegni che, nonostante si differenzino rispetto ai disegni e modelli già noti, riescano comunque a suscitare nell’utilizzatore informato una sorta di dejà vu97_{; il carattere individuale si sostanzia dunque quale elemento}

determinante di differenziazione tra l’innovatività di un disegno e l’altro, in tal modo evocando l’originalità propria del sistema brevettuale.

Come la novità, anche il giudizio sull’individualità deve rientrare entro confini strettamente oggettivi ed ispirarsi ad obiettività, posto che l’accertamento sembra dover essere affidato ad una operazione di confronto meccanica degli elementi costitutivi di un

95 _{Su come si è evoluto il concetto di “carattere individuale” cfr. M. LEVIN, Levin Commentary in M.} Franzosi (a cura di), European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals, cit. 96 _{«The deviation from “distinctive” to “individual” represents no mental change; it has its real grounds in} a traslation problem. In the German version, which was the original of the Max Planck proposal, the word “Eigenart” was used, which showed out to be not so easy to translate into other languages», cit. M. LEVIN, Levin Commentary in M. Franzosi (a cura di), European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals, cit.

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disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti98_{. Tale raffronto non ha ad oggetto il}

valore estetico della forma, bensì il suo valore commerciale e concorrenziale, meritevole di tutela solo se dotato di un gradiente di differenziazione qualificato, variabile a seconda del margine di libertà del designer nel settore di appartenenza: il comma 2 della norma de quo sancisce infatti il principio della crowded art, in base al quale nei settori considerati più affollati, anche variazioni di modesta entità si considerano idonei a rappresentare una innovazione tutelabile ai sensi del Regolamento. Questo perché nei settori che presentano un’alta densità di forme, il requisito di una maggiore differenziazione dalle anteriorità potrebbe comportare l’impossibilità pratica di ottenere la registrazione di nuovi design. Ciò vale soprattutto per quelle aree creative che sono più influenzate dalla «monopolizzazione di certe configurazioni di prodotto», come ad esempio la moda, per cui bisogna necessariamente tenere in considerazione questo principio99_.

L’effetto è quello di abbassare la soglia di protezione100_{, ma parallelamente restringere}

il campo di applicazione, dato che ogni designer si troverà limitato nella propria attività dalle lievi modifiche delle creazioni altrui. Si evidenzia in tal modo la flessibilità del criterio del carattere individuale101_{, sottolineata inoltre dalla modifica dell’art. 6 del}

Regolamento: come riportato, nella versione in lingua italiana del Regolamento la disposizione si serve dell’espressione “in modo significativo” per qualificare il grado di differenziazione dell’impressione generale, anche se in realtà tale inciso è stato eliminato dalla versione ufficiale, sia del Regolamento che della Direttiva, e non è presente in nessuna delle altre versioni in lingua dei documenti102_{. Questa inspiegabile difformità tra}

98 _{M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, I disegni e modelli industriali e artigianali, in (a cura di) V. De} Sanctis, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Giuffrè, 2009.

99 _{U. KOSCHTIAL, Design law: Individual character, visibility and functionality, in Internatioanl Review} of intellectual property and competition law, n. 35, 2005.

100 _{«Certo è comunque che questa configurazione del carattere individuale come differenza percepibile a} livello qualificato consente la registrazione di modelli che sarebbero confondibili a livello medio, e perciò un accesso alla tutela anche di forme che non potrebbero fungere da segno distintivo», cit. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit.

101 _{M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, I disegni e modelli industriali e artigianali, in (a cura di) V. De} Sanctis, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, Giuffrè, 2009.

102 _{Come spiegato nel Commentario Ufficiale alla Proposta di Direttiva, la soppressione del termine “in} modo significativo” è stata frutto delle pressioni da parte del mondo tessile, che ha insistito affinché anche le più piccole differenze potessero beneficiare della tutela garantita dalla normativa. Il mondo tessile e della moda si distinguono sicuramente tra i più affollati settori di riferimento. Cfr. anche Franzosi Commentary in M. Franzosi (a cura di), European Design Protection. Commentary to Directive and Regulation proposals, cit.

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le traduzioni non è di poco conto, dato che la soppressione di tale specificazione ha l’effetto di rendere il requisito del carattere individuale meno severo e più semplice, benché “rinforzato” dal considerando 13 della Direttiva, ove si prevede che l’accertamento del carattere individuale debba fondarsi su «una chiara differenza».

Il concetto del carattere individuale poggia sull’impatto estetico che il disegno o modello è capace di suscitare nella peculiare figura dell’utilizzatore informato. La ratio della norma è da rinvenire sempre nel sotteso sistema del market approach, che esalta il valore economico dell’apparenza del prodotto: la sua meritevolezza viene valutata a livello di mercato, come capacità di colpire gli occhi dell’utilizzatore e di suscitarne l’attenzione103_.

Da tale impostazione discendono inevitabilmente alcuni rilievi. Innanzitutto ci si chiede se la valutazione del carattere individuale debba essere condotta attraverso un esame minuzioso ed analitico delle singole differenze, o invece debba essere rimessa più ad un “colpo d’occhio”, opzione che sembrerebbe più coerente con l’approccio descritto dall’impressione generale104_{. Conforme a questo orientamento è la posizione del}

Tribunale dell'Unione europea che, chiamato a decidere sulla validità di un disegno o modello comunitario, ha concluso che l'esame relativo al requisito della individualità, «non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti. Di conseguenza, occorre operare un raffronto tra, da un lato, l'impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall'altro, l'impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità»105_.

Tale metro di giudizio tuttavia è facilmente contestabile dal punto di vista dell’oggettività: l’ambigua e poco chiara formulazione della norma, che manca di fissare parametri oggettivi entro cui delineare l’individualità del disegno, rischia infatti di

103 _{Parte della dottrina ha sostenuto l’esistenza di una certa omogeneità tra capacità distintiva e carattere} individuale, anche se, valutandosi la prima dal punto di vista del consumatore e la seconda da quello dell’utilizzatore informato, il carattere individuale della forma sarà più facile da riconoscere rispetto alla capacità distintiva. Cfr. in questo senso A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit. Bosshard parla di un problema di ordine sistematico, in quanto chiedere che una forma debba essere diversa dalle precedenti in misura sufficiente da attirare l’attenzione del pubblico accosta il contenuto del carattere individuale a quello della capacità distintiva, quindi al requisito per l’accesso alla tutela del marchio. Cfr. M. BOSSHARD, La tutela dell’aspetto del prodotto industriale, cit.

104 _{G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit.}

105 _{Trib. I Grado UE, Sez. II, 22 giugno 2010, n. 153/08, caso Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd c. (UAMI)} - Bosch Security Systems BV.

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assoggettare totalmente il giudizio all’apprezzamento soggettivo del giudice. Inoltre, il riferimento all’utilizzatore informato del prodotto «sembra far pensare che l’accertamento giudiziale della validità (e della contraffazione) del disegno o modello non possa essere più condotto tramite consulenze tecniche di esperti, ma, semmai, attraverso indagini demoscopiche, ovvero mediante regole di esperienza giurisprudenziali del tutto analoghe a quelle di cui si serve la giurisprudenza in tema di segni distintivi»106_.

La figura dell’utilizzatore informato è stata dettata da una scelta di compromesso da parte del legislatore comunitario, che ha unito e mediato tra le opposte posizioni volte ad individuare come parametro di riferimento o il semplice consumatore del prodotto, o l’esperto del relativo settore merceologico107_{. Questa scelta non è stata tuttavia sgombra}

di critiche da parte della dottrina, che ha fornito interpretazioni diverse ed alternative108_:

alcuni riconoscono nell’utilizzatore semplicemente come un designer, specializzato in una determinata area di produzione109_{, altri lo definiscono come un designer}

generalmente informato del mercato110_{, o ancora come un consumatore particolarmente}

attento111_.

Si può concludere che l’utilizzatore informato si situi a metà tra la figura del consumatore medio (quello a cui si fa riferimento nel diritto dei marchi) che non ha una conoscenza specifica del mercato, e quello dell’esperto settoriale (concetto più vicino alla “persona esperta del ramo” del diritto brevettuale)112_{. Il legislatore comunitario fa}

riferimento ad una figura fittizia, un consumatore con un’attenzione non media, ma molto alta, un operatore capace di orientarsi nel settore industriale cui appartiene il disegno o

106 _{G. MONDINI, La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli, cit. In questo} senso anche senso A. VANZETTI, V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit.

107 _{M. FABIANI, V. di NICOLANTONIO, I disegni e modelli industriali e artigianali, in (a cura di) V. De} Sanctis, La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale, cit.

108 _{In Italia cfr. tra gli altri V. DI CATALDO, Dai vecchi «disegni e modelli ornamentali» ai nuovi «disegni} e modelli» - I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime, cit. che identifica l’utilizzatore informato con l’acquirente finale del prodotto.

109 _{U. KOSCHTIAL, Design law: Individual character, visibility and functionality, cit.}

110 _{P. AUTERI, et al. Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, n. 1, 2016.} 111 _{M. PANUCCI, La nuova disciplina italiana dell'industrial design, in Diritto industriale, 2001, secondo} cui: «l’impressione generale dell’utilizzatore informato infatti non è altro che l’impressione confusoria eventualmente suscitata in un consumatore di medio-alta attenzione». Diversamente S. SANDRI, L’utilizzatore informato nel design, in Diritto Industriale, n. 5, 2006, che esclude la possibilità che l’utilizzatore informato si identifichi con il consumatore, anche qualificato.

112 _{Nello stesso senso la giurisprudenza britannica, cfr. Procter & Gamble Co vs Reckitt Benckiser Ltd,} EWCA Civ 936, al punto 16 in cui la corte, richiamando il Considerando n. 14 del Regolamento, dichiara: «The Regulation does not tell us much about the notional "informed user." He/she is clearly not quite the same sort of person as the "person skilled in the art" of patent law. The equivalent to that person in the field of design would be some sort of average designer, not a user»

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modello con tanta disinvoltura da identificare quelli che riproducono disegni già diffusi113_{, senza però che questa capacità sconfini nella conoscenza acquisita con}

l’esperienza tecnica114_{. Alla luce di quanto riportato, assume grande rilevanza la posizione}

della giurisprudenza: come viene coniugata questa nozione nelle diverse fattispecie? Come viene strutturata la figura dell’utilizzatore informato, ad esempio, nei casi riguardanti uno dei settori più mutevoli ed affollati, quale è quello della moda?115 _{Si tratta}

questo di un campo contrassegnato da mutevolezza, “temporalità” e da una tendenziale rivisitazione dei design passati, per cui l’identificazione di disegni e modelli nuovi ed aventi carattere individuale rappresenta una vera e propria sfida.