Sull’onere della prova in giudizio

Il caso solleva altre importanti questioni circa l’onere della prova, che sembra essere chiaro spetti alla parte accusata di contraffazione, e sul tipo di giudizio che deve essere impiegato per desumere la contraffazione; nel caso di specie è stata condotta un’analisi generale ed imperfetta dei due modelli a confronto, fatto che potrebbe apparire controverso nel confronto con il resto dei Paesi europei, dove viene preferita un’analisi comparativa più minuziosa160_{, ma che in realtà riflette la posizione maggioritaria della}

dottrina nazionale e della giurisprudenza comunitaria, che evidenziano come il confronto

159 _{Punto 3.2, Trib. Milano, 14 maggio 2013, n. 6714}

160 _{G. CASUCCI, Prada v. NAU s.r.l., luglio 2013, in Intellectual property magazine, consultabile su} http://www.intellectualpropertymagazine.com/trademark/prada-sa-v-nau-srl.

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debba sempre riguardare “l’impressione generale”, più assomigliabile ad un “colpo d’occhio”, che ad un esame dettagliato161_.

In merito all’onere della prova si è pronunciata chiaramente la Corte di Giustizia nel già richiamato caso, Gautzsch Grosandel vs MBM Joseph Duna162_{. Nei punti 41 e 42 della}

sentenza la Corte richiama l’art. 19 del Regolamento, stabilendo che «l’onere di dimostrare che l’uso contestato risulta dalla copiatura di tale disegno o modello incombe al titolare medesimo, mentre, nel contesto di cui al secondo comma della medesima disposizione, spetta alla controparte dimostrare che l’uso contestato risulta da un lavoro creativo indipendente», per cui risulta molto chiara la distinzione dell’attribuzione dell’onere in caso di disegno registrato e non registrato.

In tema concorre però anche l’art. 88 del Regolamento, che ritiene applicabili le singole leggi nazionali per tutte le questioni che non rientrano nel Regolamento, quindi anche le modalità di produzione della prova. La Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che «tuttavia, secondo la giurisprudenza, in forza dei principi di equivalenza e di effettività, gli Stati membri devono accertarsi che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a controversie analoghe di natura interna né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile da parte dell’amministrato l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione». Dunque, deve esserci un apprezzamento da parte dei giudici circa l’effettiva possibilità per le parti di esercitare i diritti garantiti dal Regolamento, in modo che non ci sia una disuguaglianza tra questioni interne e comunitarie.

Ancora sulle responsabilità in termini di prova in giudizio, si è pronunciata la Corte di Giustizia in uno dei casi più importanti nell’ambito della tutela dei disegni e modelli nel settore moda. Si tratta del caso che ha visto contrapposte le società Karen Millen Fashions Ltd e Dunnes Store Ltd163_{. La controversia nasce nel Regno Unito, quando nel gennaio}

2007, la Karen Millen, importante casa di moda inglese la cui attività principale consiste nel produrre e vendere capi di abbigliamento femminile, cita in giudizio Dunnes Store, catena di distribuzione multinazionale di abbigliamento, per la contraffazione di due diversi capi, con marchio SAVIDA, nello specifico una camicia a righe, sul mercato in due diversi colori, ed un top nero.

161 _{Cfr. supra pag. 47.}

162 _{Corte di Giustizia UE, 13 febbraio 2014, C-479/12. Cfr. nota 150.} 163 _{Corte di Giustizia UE, 19 giugno 2014, C-345/13.}

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Affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti capi, la Karen Millen propone ricorso dinanzi alla High Court, chiedendo in particolare di vietare alla Dunnes l’utilizzo di tali disegni o modelli e domandando un risarcimento. Durante il giudizio di merito, la Supreme Court decide di interpellare la Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, circa due diverse questioni pregiudiziali: - se nella valutazione del carattere individuale, l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato debba essere considerata con riferimento a qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure alla combinazione di elementi di disegni o modelli noti di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori;

- se ai sensi dell’art. 85, paragrafo 2, del regolamento, il titolare del diritto debba limitarsi ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece sia tenuto a provare che il disegno o modello abbia carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo;

Gli interrogativi rappresentano questioni notevoli per la modellazione del concetto di carattere individuale, e la decisione della Corte è rilevante nella sua funzione di indirizzamento delle future pronunce da parte delle autorità nazionali.

Nel merito della prima questione, la Corte smonta la posizione della Dunnes, fondata sui considerando 14 e 19 del regolamento n. 6/2002, in cui ricorrono, rispettivamente, le espressioni «insieme dei disegni o modelli già esistenti» e «rispetto ad altri disegni o modelli», e su cui la convenuta, sempre rifacendosi alla strategia di difesa che mira ad individuare e dimostrare la carenza dei requisiti di tutelabilità dell’opera “originale”, basava il confronto per la verifica della sussistenza del carattere individuale. Infatti, oltre a rammentare il fatto che le disposizioni preliminari dei trattati non hanno valore giuridico vincolante, la Corte rileva che «pur se il considerando 14 del regolamento n. 6/2002 si

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riferisce all’impressione suscitata su un utilizzatore informato dall’“insieme dei disegni o modelli già esistenti”, tale espressione non ricorre in alcuna disposizione del regolamento in questione»164_{. Ed inoltre che «né l’utilizzo delle suddette espressioni né}

quello, al considerando 19 del regolamento n. 6/2002, dell’espressione “rispetto ad altri disegni o modelli” implicano che l’impressione che rileva ai fini dell’articolo 6 di tale regolamento sia quella suscitata non da disegni o modelli anteriori individualizzati, bensì da una combinazione di elementi isolati, tratti da tali disegni o modelli». Per queste motivazioni, la Corte quindi rigetta l’uso della amalgam theory165_{, stabilendo che per la}

verifica con le anteriorità debbano essere considerati singolarmente i disegni e modelli che suscitano nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

Sulla seconda questione, la Corte si è espressa sulla corretta interpretazione dell’art. 85 del Regolamento, ovvero la presunzione di validità che sussiste nei confronti dei disegni e modelli nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione. La norma tipizza due diverse situazioni relative al design registrato (primo comma) e non registrato (secondo comma). Dal tenore dello stesso articolo, discende che, affinché un disegno o modello comunitario non registrato sia considerato valido, incombe sul titolare l’onere di dimostrare che sussistono tutte le condizioni richieste dall’art. 11 e di indicare in che cosa il suo disegno o modello presenta il requisito dell’individualità.

Stante la presunzione di validità dei disegni e modelli comunitari non registrati prevista dal Regolamento, la Corte giudica per sua natura incompatibile con tale disposizione l’interpretazione avanzata dalla Dunnes, secondo cui il titolare dovrebbe fornire la prova che il disegno o modello soddisfi tutte le condizioni elencate nella sezione 1 del Regolamento. Tale interpretazione infatti, oltre al fatto di non essere conforme all’obiettivo di semplicità e rapidità che giustifica l’istituto del disegno o modello non registrato, «avrebbe l’effetto di svuotare del suo significato e della sua sostanza la seconda condizione prevista al predetto articolo 85, paragrafo 2, ossia quella per cui il titolare di un disegno o modello deve indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello»166_.

164 _{Punto 32 e 33, Corte di Giustizia UE, 19 giugno 2014, C-345/13.}

165 _{H. ATHERTON, Case comment: Karen Millen Fashions Ltd vs Dunnes Store (Limerick) Ltd, in} European Intellectual Property Review, n. 2, 2015.

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Dalle motivazioni della Corte si evince pertanto che il titolare del disegno o modello non registrato debba limitarsi ad indicare e identificare le caratteristiche che concorrono alla definizione dell’individualità della sua opera. Spetterà al convenuto, eventualmente intenzionato a contestare l’accusa di contraffazione, dimostrare che il disegno o modello non possiede il requisito del carattere individuale se confrontato con altre creazioni, ma sempre secondo i principi dettati dalla Corte di Giustizia. Il paragone con le altre creazioni dunque non andrà fatto in relazione a elementi diversi appartenenti ad una combinazione di disegni, ma dovrà essere riferito a disegni e modelli singolarmente considerati. Questo caso dimostra come l’istituto dell’unregistered design venga effettivamente utilizzato dalle aziende di moda a tutela delle proprie creazioni. Servendosi di tale istituto, esse sono in grado di perseguire una protezione che, seppur parziale e di breve durata, è comunque del tutto adeguata a proteggere gli investimenti effettuati e a difendere la propria creatività.

2.2.3 Ancora sulla tendenza. La determinazione del carattere individuale del